Rechtsprechung
   BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09   

Volltextveröffentlichungen (8)

mehr
  • bundesgerichtshof.de

    Kosten des Patentanwalts II

  • damm-legal.de (Kurzinformation und Volltext)

    Erstattung von Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung nur, soweit diese erforderlich sind / Zu den Voraussetzungen

  • IWW
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung nur bei Vorliegen eines Erforderlichkeitsnachweises bzgl. einer Mitwirkung zur Abmahnung; Nachweis einer erforderlichen Mitwirkung eines Patentanwalts bei Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage i.R.e. Kostenerstattung; Nachweiserbringung i.R.e. Kostenerstattung für die Kosten eines Patentanwalts neben einem normalen Rechtsanwalt bei Übernahme typischer Aufgaben wie Recherchen zum Registerstand

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Verfahrensrecht - Kostenerstattung, wenn Patentanwalt neben Rechtsanwalt tätig

Kurzfassungen/Presse (7)

  • Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

    Kosten des Patentanwalts

  • 123recht.net (Kurzinformation)

    Erhöhtes Kostenrisiko durch Patentanwalt

  • beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

    Zur Erstattungsfähigkeit zusätzlicher Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung

mehr
  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Mahnverfahren: Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

  • pfitzer-law.de (Kurzinformation)

    Patentanwaltskosten bei Abmahnungen im Markenrecht

  • lto.de (Kurzinformation)

    Erstattung der Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung kann nur bei einem Nachweis der Erforderlichkeit seiner Mitwirkung zur Abmahnung erfolgen


  • Vor Ergehen der Entscheidung:


  • damm-legal.de (Kurzinformation zum Verfahren - vor Ergehen der Entscheidung)

    Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher Patentanwaltskosten in Markenrechtssachen

Besprechungen u.ä. (2)

  • medi-ip.de (Entscheidungsbesprechung)

    Keine Kostenerstattung für außergerichtliche Abmahnung durch einen Patentanwalt neben einem Rechtsanwalt

  • internet-law.de (Kurzanmerkung)

    Die Mitwirkung des Patentanwalts

Verfahrensgang

Zeitschriftenfundstellen

  • MDR 2011, 932
  • GRUR 2011, 754
  • MMR 2011, 830



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Wird zitiert von ... (7)  

  • BGH, 21.12.2011 - I ZR 196/10  

    Kosten des Patentanwalts III

    Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

    Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II, mwN).

    Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II, mwN).

    Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 24-33 - Kosten des Patentanwalts II).

    dd) Die Revision macht schließlich vergeblich geltend, der Klägerin stehe ein Kostenerstattungsanspruch jedenfalls deshalb zu, weil zum Zeitpunkt der Beauftragung im Jahr 2007 die Einschaltung eines Patentanwalts unter den Umständen des Streitfalls die absolute Regel gewesen sei und sie deshalb auf eine Kostenerstattung habe vertrauen dürfen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 36 f. - Kosten des Patentanwalts II).

  • BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11  

    Kosten des Patentanwalts IV

    Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 Kosten des Patentanwalts II).*).
  • OLG Frankfurt, 05.01.2012 - 6 U 107/10  

    Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für kennzeichenrechtliche Abmahnung

    Liegen die besonderen Voraussetzungen, unter denen für eine kennzeichenrechtliche Abmahnung die Hinzuziehung sowohl eines Rechtsanwalts als auch eines Patentanwalts erforderlich ist (vgl. BGH GRUR 2011, 754 - Patentanwaltskosten II), nicht vor, ist nur eine Geschäftsgebühr erstattungsfähig; dies gilt auch, wenn mit der Abmahnung zunächst der Patentanwalt und ergänzend hierzu der Rechtsanwalt beauftragt worden ist.

    Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2011, 754 - Patentanwaltskosten II; ebenso bereits der erkennende Senat GRUR-RR 2010, 127) steht dem Markeninhaber ein Erstattungsanspruch für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts zum Zwecke der Abmahnung nur dann zu, wenn der zunächst beauftragte Rechtsanwalt zusätzlichen Bedarf für die Erbringung der vom Bundesgerichtshof angesprochenen spezifischen patentanwaltstypischen Leistungen gesehen hat und deshalb ein Patentanwalt zu diesem Zwecke ergänzend hinzugezogen worden ist.

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  • OLG Frankfurt, 29.02.2012 - 6 W 25/12  

    Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei Klage auf Erstattung von Kosten

    Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem solchen Verfahren sind daher nach § 140 III MarkenG stets erstattungsfähig; dies gilt ungeachtet der vom Bundesgerichtshof (GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II) entwickelten Grundsätze über die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltkosten für die markenrechtliche Abmahnung selbst.

    An dieser Beurteilung vermag auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 24.2.2011 (I ZR 181/09; GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II) nichts zu ändern.

  • KG, 10.07.2012 - 5 W 248/11  

    Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit

    Dem widerspricht - entgegen der Auffassung der Kläger - die Entscheidung des BGH vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II (= GRUR 2011, 754) nicht.

    Die unmittelbare oder analoge Anwendung des einen prozessualen Kostenerstattungsanspruch begründenden § 143 Abs. 3 PatG hat der BGH in dem dort entschiedenen Fall ausdrücklich verneint (BGH GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II, Rn 11 ff).

  • BAG, 20.09.2011 - 9 AZR 344/10  

    Musikinstrument - Instandsetzungskosten

    Der Anspruch auf Erstattung der Kosten ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1 iVm. § 670 BGB) nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (vgl. BGH 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 - Rn. 19, WRP 2011, 1057).
  • BPatG, 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10  
    Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungsoder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten (zuletzt BGH I ZR 181/09 vom 24. Februar 2011 -Kosten des Patentanwalts II, Entscheidung abrufbar über die Internetseite des BGH; vgl. ferner BGH GRUR 2005, 271 -Unterbevollmächtigter III; NJW 2003, 901 -Auswärtiger Rechtsanwalt I; GRUR 2005, 1072 -Auswärtiger Rechtsanwalt V; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31).
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