Volltextveröffentlichungen (4)

• openjur.de

  Markenrecht: Verkaufspräsentation als rechtserhaltende Benutzung der Marke "OLYMPIA"

• Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)

  Einwilligung in eine Schutzrechtsentziehung hinsichtlich streitgegenständlicher Waren (hier: IR-Marke "OLYMPIA"); Zeitpunkt der Geltendmachung einer Schutzrechtsentziehung nach Ende der Benutzungsschonfrist jedoch vor Stellung des Schutzrechtsentziehungsantrages; ...

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  MarkenG § 26
  Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Marke

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (25)

• BGH, 19.12.1979 - I ZB 4/78

  Räumlich und zeitlich begrenzter Verkaufstest mit einer Zigarettenmarke - …

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  aa) In der bisherigen BGH-Rechtsprechung (zum Teil noch zu § 11Abs. 1 Nr. 4 WZG) war eine Benutzungshandlung erst dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entsprach, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH GRUR 1978, 46, 47 - Doppelkamp I; BGH GRUR 1979, 707, 708 - Haller; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH GRUR 2003, 1047, 1048 - Kellogg"s/Kelly"s) .

  Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sollten dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen werden (BGH GRUR 1978, 294 - Orbicin; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA; BGH GRUR 2003, 1047, 1048 - Kellogg"s/Kelly"s).

  Im Hinblick auf § 5 Abs. 7 WZG hat der BGH ausgeführt, dass auch eine Testaktion, deren Ergebnis erst über die endgültige Einführung der Ware unter der fraglichen Marke auf dem Markt entscheiden soll, im Einzelfall schon eine zur Aufrechterhaltung des Zeichenrechts hinreichende Zeichenbenutzung darstellen könne (BGH GRUR 1978, 642, 644 - Silva; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend).

  Entspricht bei einer solchen Testaktion die Zeichenbenutzung nach Art, Umfang und Intensität den insoweit zu stellenden Anforderungen, so komme es nicht mehr darauf an, ob nach Beendigung der Testaktion die Absicht erkennbar bleibt, das Zeichen zu einem späteren Zeitpunkt erneut in Benutzung zu nehmen (BGH 1978, 642, 644 - Silva; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend).

  Sie könnten allerdings indizielle Bedeutung dafür gewinnen, ob eine später nachfolgende Zeichenbenutzung als ernsthafte, und nicht als eine bloße Scheinbenutzung anzusehen sei (BGH GRUR 1980, 289, 290 -Trend).

  Auch der Umstand, dass die Beklagte bereits seit März 2003, und damit rund 10 Monate bevor sie Kenntnis von dem Schutzrechtsentziehungsantrag des Klägers erlangt hat, umfangreiche und kostenträchtige Vorbereitungsmaßnahmen im Hinblick auf die Entwicklung der "Fa OLYMPIA"-Produkte ergriffen hatte (vgl. Anlagen B 1 bis B 7), spricht -zumindest indiziell-dafür, dass die später nachfolgende Zeichenbenutzung als ernsthafte, und nicht als eine bloße Scheinbenutzung anzusehen ist (vgl. BGH GRUR 1980, 289, 290 -Trend).

• BGH, 07.06.1978 - I ZR 125/76

  Löschung eines im Warenverzeichnis enthaltenen Oberbegriffs - Anforderungen an …

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515- Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO und BGH GRUR 2009, 60, 62 f. - LOTTOCARD).

  Für den Fall, dass die Waren, für die die Marke benutzt worden ist, schwerpunktmäßig bereits unter einen von mehreren Oberbegriffen fallen, besteht kein Anlass für die Aufrechterhaltung der weiteren Oberbegriffe (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).

  Um zu verhindern, dass entgegen dem Zweck des Benutzungszwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzumelden, für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit diesem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für bestimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Waren gelten (BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39 - Taurus).

  Fallen unter den Oberbegriff auch Waren, die nur im Gleichartigkeitsbereich der benutzten Waren liegen oder gar mit den letzteren ungleichartig sind, kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (BGH GRUR 1978, 647 TIGRESS zu "Eau de Toilette").

• BGH, 13.07.1989 - I ZR 157/87

  "Taurus"; Umfang des Schutzbereichs eines Warenzeichens

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515- Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO und BGH GRUR 2009, 60, 62 f. - LOTTOCARD).

  Für den Fall, dass die Waren, für die die Marke benutzt worden ist, schwerpunktmäßig bereits unter einen von mehreren Oberbegriffen fallen, besteht kein Anlass für die Aufrechterhaltung der weiteren Oberbegriffe (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).

  Um zu verhindern, dass entgegen dem Zweck des Benutzungszwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzumelden, für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit diesem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für bestimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Waren gelten (BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39 - Taurus).

 
• BGH, 17.05.2001 - I ZR 187/98

  ISCO; Klage auf Bewilligung der Eintragung einer Marke vor Abschluß des …

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515- Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO und BGH GRUR 2009, 60, 62 f. - LOTTOCARD).

  Für den Fall, dass die Waren, für die die Marke benutzt worden ist, schwerpunktmäßig bereits unter einen von mehreren Oberbegriffen fallen, besteht kein Anlass für die Aufrechterhaltung der weiteren Oberbegriffe (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).

  Dafür lässt sich auch die achte Begründungserwägung zur Ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) anführen, wonach verlangt werden muss, dass eingetragene Marken tatsächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen, um die Gesamtzahl der in der Gemeinschaft eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, und Art. 10 der Richtlinie über die Benutzung der Marke, der durch § 26 MarkenG umgesetzt worden ist (BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).

• EuGH, 11.03.2003 - C-40/01

  Ansul

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft erfolgt, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH GRUR 2003, 425, 428 Rn. 43 - Ansul/Ajax; EuGH…, Beschluss vom 27. Januar 2004, Az. C-259/02, Rn. 27 - La Mer Technology;… EuGH GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 - Vitafruit;… EuGH GRUR 2008, 343, 346 Rn. 72 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2006, 152, 154 - GALLUP).

  Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden, insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen, vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (EuGH GRUR 2003, 425, 427 f. Rdnr. 37 - Ansul/Ajax).

  Es ging um die Erschließung eines konkreten Absatzmarktes für die betreffenden Waren (EuGH GRUR 2003, 425, 428 Rn. 43 - Ansul/Ajax).

• BGH, 10.04.2008 - I ZR 167/05

  LOTTOCARD

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  Dies geht zu Lasten des insoweit darlegungs- und beweispflichtigen Klägers (vgl. BGH GRUR 2009, 60, 61 - LOTTOCARD;… Fezer, Markenrecht, 3. Auflage, 2001, § 49 Rn. 19), nachdem die Beklagte ihrer sekundären Darlegungs- und Beweislast genügt hat.

  Nachdem der Kläger vorgetragen hatte, dass die Beklagte die Marke "OLYMPIA" nicht rechtzeitig und ernsthaft vor Stellung des Löschungsantrages benutzt habe, insbesondere, dass die Presseerklärung der Beklagten vom März 2004 (Anlage K 4) nicht mehr als rechtzeitige Nutzung der Marke "OLYMPIA" anzusehen sei, hat die Beklagte im Rahmen ihrer sekundären Darlegungs- und Beweislast (vgl. dazu BGH GRUR 2009, 60, 61 - LOTTOCARD) vorgetragen und unter Beweis gestellt, dass sie einem ihrer Schweizer Großkunden, der Fa. C. , bereits im Verlauf eines "Strategie-Meetings" am 29. August 2003 Duschgele und Deodorants unter der Bezeichnung "Fa OLYMPIA" zum Kauf angeboten habe, und dass der Kunde im Nachgang zu dieser Veranstaltung entsprechende Produkte geordert habe, die auch ausgeliefert worden seien.

  In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515- Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO und BGH GRUR 2009, 60, 62 f. - LOTTOCARD).

• BGH, 28.09.1977 - I ZB 4/76

  Orbicin

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sollten dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen werden (BGH GRUR 1978, 294 - Orbicin; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA; BGH GRUR 2003, 1047, 1048 - Kellogg"s/Kelly"s).

  Dafür kämen in erster Linie diejenigen Verwendungsarten in Betracht, die in § 15 WZG als dem Zeicheninhaber vorbehaltener bestimmungsgemäßer Gebrauch eines Warenzeichens beschrieben seien, nämlich das Versehen von Waren mit dem Warenzeichen und deren Verbringung in den geschäftlichen Verkehr sowie der Gebrauch auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen usw. (BGH GRUR 1978, 294 - Orbicin).

  Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass schon in diesem Stadium das Warenzeichen in einer Weise verwendet werden könne, die nicht als bloß formal zu beurteilen sei (BGH GRUR 1998, 570, 571 - Sapen; BGH GRUR 1978, 294, 295 f. - Orbicin).

• EuGH, 27.01.2004 - C-259/02

  La Mer Technology

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft erfolgt, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (…EuGH GRUR 2003, 425, 428 Rn. 43 - Ansul/Ajax; EuGH, Beschluss vom 27. Januar 2004, Az. C-259/02, Rn. 27 - La Mer Technology;… EuGH GRUR 2006, 582, 584 Rn. 70 - Vitafruit;… EuGH GRUR 2008, 343, 346 Rn. 72 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2006, 152, 154 - GALLUP).

  Es sei Sache des nationalen Gerichts zu prüfen, ob solche Umstände den Schluss bestätigten, dass die Benutzung der Marke innerhalb des einschlägigen Zeitraums ernsthaft gewesen sei, oder ob sie vielmehr einen Willen des Inhabers, lediglich diesen Antrag abzuwehren, offenbarten (EuGH, Beschluss vom 27. Januar 2004, Az. C-259/02, Rn. 33 - La Mer Technology).

• BGH, 21.04.1994 - I ZR 291/91

  "Simmenthal"; Zumutbarkeit der anderweitigen Benutzung eines Warenzeichens

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  In diesem Fall kann eine Beibehaltung des Oberbegriffs unter Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung gedeckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515- Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 62 - ISCO und BGH GRUR 2009, 60, 62 f. - LOTTOCARD).

  Für den Fall, dass die Waren, für die die Marke benutzt worden ist, schwerpunktmäßig bereits unter einen von mehreren Oberbegriffen fallen, besteht kein Anlass für die Aufrechterhaltung der weiteren Oberbegriffe (vgl. zum WZG: BGH GRUR 1978, 647, 648 - - TIGRESS; BGH GRUR 1990, 39, 40 - Taurus; BGH GRUR 1994, 512, 515 - Simmenthal; zum MarkenG BGH GRUR 2002, 59, 63 - ISCO).

• BGH, 28.08.2003 - I ZR 293/00

  "Kellogg's/Kelly's"; Anforderungen an die rechtserhaltende Benutzung einer Marke

  Auszug aus OLG Hamburg, 05.02.2009 - 3 U 105/05

  aa) In der bisherigen BGH-Rechtsprechung (zum Teil noch zu § 11Abs. 1 Nr. 4 WZG) war eine Benutzungshandlung erst dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entsprach, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH GRUR 1978, 46, 47 - Doppelkamp I; BGH GRUR 1979, 707, 708 - Haller; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH GRUR 2003, 1047, 1048 - Kellogg"s/Kelly"s) .

  Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer der Benutzung sollten dabei am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen werden (BGH GRUR 1978, 294 - Orbicin; BGH GRUR 1980, 289, 290 - Trend; BGH GRUR 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA; BGH GRUR 2003, 428, 430 - BIG BERTHA; BGH GRUR 2003, 1047, 1048 - Kellogg"s/Kelly"s).

• BPatG, 05.03.1996 - 24 W (pat) 124/94
• BGH, 06.10.2005 - I ZB 20/03

  GALLUP
• EuGH, 11.05.2006 - C-416/04

  Sunrider / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Artikel 8 Absatz 1 …
• BGH, 10.11.1999 - I ZB 53/98

  Contura; Rechtserhaltende Benutzung einer Marke auf dem Warengebiet der …
• BGH, 01.07.1993 - I ZR 194/91

  Löschungsanspruch bei Verwechselungsgefahr - Sana/Schosana
• BGH, 15.12.1999 - I ZR 114/97

  PLAYBOY; Rechtserhaltende Benutzung einer Marke; Benutzungshandlungen in der …
• EuGH, 13.09.2007 - C-234/06

  Il Ponte Finanziaria / HABM - Rechtsmittel - Gemeinschaftsmarke - Eintragung der …
• BGH, 17.01.1985 - I ZR 107/83

  "topfitz/topfit"; Benutzung eines Warenzeichens bei geringen Umsätzen
• BGH, 09.06.1978 - I ZR 67/76

  Eintragung einen neuen Warenzeichens - Zeitlich begrenzte Benutzung eines …
• BGH, 13.05.1977 - I ZR 177/75

  "Doppelkamp"
• BGH, 10.10.2002 - I ZR 235/00

  "BIG BERTHA"; Benutzung einer Marke durch Verwendung als Unternehmenskennzeichen; …
• BGH, 26.11.1997 - I ZR 136/95

  Rechtserhaltende Benutzung eines Warenzeichens durch Angabe als besondere …
• BGH, 25.05.1979 - I ZB 13/76

  Verwendung eines Zeichens zur Verschleierung der Herkunft aus dem eigenen Betrieb …
• BPatG, 17.11.1998 - 24 W (pat) 29/98
• BGH, 06.05.1999 - I ZB 54/96

  HONKA

• OLG Koblenz, 25.04.2006 - 4 U 1219/05

  Unlauterer Wettbewerb: Erheblichkeit der fehlenden Angabe des Grundpreises

  Allein deshalb, weil zu demselben Konzern gehörende Schwestergesellschaften der Beklagten in mehreren gerichtsbekannten Parallelverfahren ebenfalls gegen die Verpflichtung zur Grundpreisangabe verstoßen haben (LG Karlsruhe 14 O 185/04, OLG Karlsruhe 6 U 4/05, LG Wuppertal 15 O 137/04, OLG Düsseldorf I-20 U 36/05, LG Gera 1 HKO 336/04, OLG Jena 2 U 384/05, LG Wiesbaden 12 O 7/05, OLG Frankfurt 6 U 99/05, LG Würzburg 1 IHO 188/05, OLG Bamberg 3 U 105/05, LG Bad Kreuznach 5 O 148/04), hat sich keine relevante Nachahmungsgefahr manifestiert.