Volltextveröffentlichungen (13)

• lexetius.com

  Winkelmesseinrichtung

  PatG § 21 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2

• openjur.de
• bundesgerichtshof.de

  Winkelmesseinrichtung

 
• rechtsprechung-im-internet.de

  Winkelmesseinrichtung

  § 21 Abs 1 Nr 4 PatG, § 21 Abs 2 PatG
  Widerruf eines Patents: Erweiterung des Schutzbereichs durch Streichung eines ursprünglich nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals - Winkelmesseinrichtung

• IWW
• Wolters Kluwer

  Aufnahme eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch bei einer inhaltlichen Einschränkung des Patentanspruchs durch die Einfügung; Einschränkung eines Patentanspruchs durch ein hinzugefügtes Merkmal ...

• rewis.io

  Widerruf eines Patents: Erweiterung des Schutzbereichs durch Streichung eines ursprünglich nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals - Winkelmesseinrichtung

• rewis.io

  Widerruf eines Patents: Erweiterung des Schutzbereichs durch Streichung eines ursprünglich nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals - Winkelmesseinrichtung

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Aufnahme eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch bei einer inhaltlichen Einschränkung des Patentanspruchs durch die Einfügung; Einschränkung eines Patentanspruchs durch ein hinzugefügtes Merkmal ...

• rechtsportal.de

  Aufnahme eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals in den Patentanspruch bei einer inhaltlichen Einschränkung des Patentanspruchs durch die Einfügung; Einschränkung eines Patentanspruchs durch ein hinzugefügtes Merkmal ...

• datenbank.nwb.de
• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Patentrecht - Rechtsbeschwerde; Winkelmesseinrichtung

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (2)

• Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

  Winkelmesseinrichtung

• ipweblog.de (Kurzinformation)

  Winkelmesseinrichtung

Verfahrensgang

• BPatG, 12.08.2009 - 19 W (pat) 5/08
• BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09
• BPatG, 13.07.2011 - 19 W (pat) 5/08

Papierfundstellen

• GRUR 2011, 40

Wird zitiert von ... (73)Neu Zitiert selbst (7)

• BGH, 05.10.2000 - X ZR 184/98

  Zeittelegramm; Nichtigerklärung eines Patents bei gegenüber der Anmeldung engerer …

  Auszug aus BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  In solchen Fällen sei den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelange, aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden könnten (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeittelegramm).

  Er scheidet aus, wenn die Hinzufügung des Merkmals dazu geführt hat, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (BGH aaO GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm).

  Ein solcher Patentanspruch gefährdet die Rechtssicherheit für Dritte, die sich auf den Inhalt der Patentanmeldung in der eingereichten und veröffentlichten Fassung verlassen (BGH aaO GRUR 2001, 140, 141).

• BPatG, 18.08.1999 - 2 Ni 47/98

  Auszug aus BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Diese Auffassung wird in der Sache auch vom Bundespatentgericht vertreten, das es in solchen Fällen aber für erforderlich hält, die Ansprüche oder die Beschreibung um eine Erklärung ("nach Art eines Disclaimers") zu ergänzen, dass aus der unzulässigen Änderung Rechte nicht hergeleitet werden (vgl. nur BPatG, Urteil vom 18. August 1999 - 2 Ni 47/98, BPatGE 42, 57 = GRUR 2000, 302, 304 ff.; Urteil vom 21. März 2001 - 2 Ni 42/99 (EU), BPatGE 44, 123, 129 f.; Beschluss vom 17. August 2005 - 20 W (pat) 307/05, GRUR 2006, 487).
• BPatG, 21.03.2001 - 2 Ni 42/99

  Auszug aus BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Diese Auffassung wird in der Sache auch vom Bundespatentgericht vertreten, das es in solchen Fällen aber für erforderlich hält, die Ansprüche oder die Beschreibung um eine Erklärung ("nach Art eines Disclaimers") zu ergänzen, dass aus der unzulässigen Änderung Rechte nicht hergeleitet werden (vgl. nur BPatG, Urteil vom 18. August 1999 - 2 Ni 47/98, BPatGE 42, 57 = GRUR 2000, 302, 304 ff.; Urteil vom 21. März 2001 - 2 Ni 42/99 (EU), BPatGE 44, 123, 129 f.; Beschluss vom 17. August 2005 - 20 W (pat) 307/05, GRUR 2006, 487).

 
• BGH, 23.01.1990 - X ZB 9/89

  Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents im Einspruchsverfahren; Beschränkung …

  Auszug aus BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Eine solche Änderung kann nicht mehr als nach § 21 Abs. 2 PatG statthafte Beschränkung angesehen werden (vgl. schon BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 125 f. = GRUR 1990, 432, 433 - Spleißkammer).
• BGH, 31.05.2007 - X ZR 172/04

  Zerfallszeitmessgerät

  Auszug aus BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Wie im Revisionsverfahren (dazu BGH, Urteil vom 31. Mai 2007 - X ZR 172/04, BGHZ 172, 298 = GRUR 2007, 1059 Rn. 38 - Zerfallszeitmessgerät) wird die Auslegung jedoch auf tatsächlicher Grundlage getroffen, zu der neben den objektiven technischen Gegebenheiten auch ein bestimmtes Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen und methodische Herangehensweise dieser Fachleute gehören, die das Verständnis des Anspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen können.
• BPatG, 17.08.2005 - 20 W (pat) 307/05

  Auszug aus BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Diese Auffassung wird in der Sache auch vom Bundespatentgericht vertreten, das es in solchen Fällen aber für erforderlich hält, die Ansprüche oder die Beschreibung um eine Erklärung ("nach Art eines Disclaimers") zu ergänzen, dass aus der unzulässigen Änderung Rechte nicht hergeleitet werden (vgl. nur BPatG, Urteil vom 18. August 1999 - 2 Ni 47/98, BPatGE 42, 57 = GRUR 2000, 302, 304 ff.; Urteil vom 21. März 2001 - 2 Ni 42/99 (EU), BPatGE 44, 123, 129 f.; Beschluss vom 17. August 2005 - 20 W (pat) 307/05, GRUR 2006, 487).
• BPatG, 12.08.2009 - 19 W (pat) 5/08

  Auszug aus BGH, 21.10.2010 - Xa ZB 14/09

  Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Patentgericht das Streitpatent unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels in abermals geänderter Fassung aufrechterhalten (BPatGE 51, 271).

• BGH, 17.02.2015 - X ZR 161/12

  Patentnichtigkeitssache betreffend ein Europäisches Patent: Nichtigerklärung …

  Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (Fortführung von BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung;… Urteil vom 21. Juni 2011, X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement).

  Dagegen ist die Nichtigerklärung oder Löschung nicht zu vermeiden, wenn die Änderung dazu führt, dass der Gegenstand der Anmeldung gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen zu einem Aliud abgewandelt wird (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; Beschluss vom 6. August 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker).

  Die Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf europäische Patente Anwendung findet, hat der Bundesgerichtshof bislang offen gelassen (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 19 - Winkelmesseinrichtung).

  In diesem Fall kann die unzulässige Erweiterung dadurch behoben werden, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 14 - Winkelmesseinrichtung;… BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 19 - Integrationselement;… ebenso EPA, Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 2. Februar 1994 - G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 11 - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Pro-ducts).

  Der Widerruf oder die Nichtigerklärung des Patents ist andererseits unumgänglich, wenn die Hinzufügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals dazu führt, dass der Patentanspruch des erteilten Patents eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglichen Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (BGH, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 21 - Winkelmesseinrichtung;… BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 27 - Integrationselement;… BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 16 - Tintenstrahldrucker).

  Die Aufrechterhaltung eines mit dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patents mit der Maßgabe, dass das in Rede stehende Merkmal im Patentanspruch verbleibt, der Patentinhaber daraus aber keine Rechte herleiten kann, scheidet in einem solchen Fall aus, weil sie dazu führen würde, dass das Patent in der Fassung nach dem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren einen anderen Gegenstand hätte als ursprungsoffenbart (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 23 - Winkelmesseinrichtung).

  In einem solchen Fall wird den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit dadurch Rechnung getragen, dass das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür gesorgt wird, dass im Übrigen aus der Änderung Rechte nicht hergeleitet werden können, insbesondere das nicht offenbarte Merkmal bei der Prüfung der Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeittelegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 16 - Winkelmesseinrichtung;… BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 - Integrationselement;… BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 16 - Tintenstrahldrucker).

  (a) Ob es sich bei der Einfügung eines in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmals um eine bloße Einschränkung des angemeldeten Gegenstands handelt oder um ein Aliud, bestimmt sich danach, ob damit lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in diesen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der daraus weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung;… BGH, GRUR 2011, 1003 Rn. 29 - Integrationselement;… BGH, GRUR 2013, 1135 Rn. 26 f. - Tintenstrahldrucker).

• BPatG, 22.08.2018 - 4 Ni 10/17

  Zigarettenpackung - Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Zigarettenpackung …

  Der im Falle eines Nichtigkeitsangriffs wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung nach Art. 11 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG (bzw. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) mögliche Rechtserhalt eines Streitpatents bei nicht ursprünglich offenbarten einschränkenden Merkmalen (uneigentliche Erweiterung) ist Resultat einer bereits teleologisch restriktiven Auslegung des Tatbestands und erfordert insoweit die in der Rechtsprechung (BGH GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung) geforderte (inzidente) korrigierende zusätzliche Prüfung der Patentfähigkeit des verteidigten Anspruchs unter Wegfall des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals, und zwar losgelöst davon, ob ein Angriff wegen mangelnder Patentfähigkeit im Rahmen derselben Nichtigkeitsklage erfolgt ist.

  So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Winkelmesseinrichtung" (GRUR 2011, 40) zum Einspruchsverfahren und dem Widerrufsgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG wie auch zum Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2011, 1003 - Integrationselement) beim nationalen Patent, aber auch dem folgend zum EP-Patent (BGH GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung) und dem Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach seiner Rechtsprechung zum Nichtigkeitsverfahren (GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm) die Nichtigerklärung des Patents des Weiteren vermieden werden kann, wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des angemeldeten Gegenstands führt.

  So wird in der Entscheidung "Winkelmesseinrichtung" (GRUR 2011, 40) ausgeführt, dass ein Zusatz dieser Art weder im Hinblick auf künftige Verletzungsverfahren erforderlich sei, noch um sicherzustellen, dass der Patentinhaber aus den in Rede stehenden Merkmalen Rechte nicht herleite.

  Der ausdrücklichen Erwähnung dieses Umstands in der Patentschrift könne deshalb keine rechtsgestaltende, sondern allenfalls eine klarstellende Funktion zukommen (BGH GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung).

  Damit würde einem "Disclaimer" aber zugleich auch nicht nur eine "allenfalls klarstellende Funktion" zukommen, wie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof angenommen (BGH GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung), sondern diesem könnte dann eine rechtsgestaltende Wirkung nicht mehr abgesprochen werden, welche auch im Urteilstenor und im Streitpatent als Ausdruck einer rechtsgestaltenden Beschränkung körperlich seinen Niederschlag finden müsste, um in jedem nachfolgenden Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden zu können.

  Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung).

  Das fragliche Merkmal ist deshalb lediglich bei der Prüfung der Patentfähigkeit insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH GRUR 15, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung; BGH GRUR 11, 40 - Winkelmesseinrichtung).

  Der Senat folgt im vorliegenden Fall der Auffassung, welche bei beschränkenden Merkmalen eine solche Möglichkeit der eingeschränkten Inanspruchnahme einer Priorität bejaht, wobei es der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Behandlung uneigentlicher Erweiterungen folgend an sich nicht einmal eines expliziten Zusatzes "Disclaimers" im Anspruch des Streitpatents oder an anderer Stelle bedürfte (BGH GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung).

• BGH, 06.08.2013 - X ZB 2/12

  Tintenstrahldrucker

  Die Löschung eines Gebrauchsmusters hat zu unterbleiben, wenn der Schutzanspruch zwar ein Merkmal enthält, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist, das aber nur zu einer Beschränkung des Gegenstandes und nicht zur Erteilung von Schutz für ein "Aliud" führt (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung;… Urteil vom 21. Juni 2011, X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement).

  Wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des geschützten Gegenstands geführt hat, kann dies dadurch geschehen, dass das betreffende Merkmal im Anspruch verbleibt, bei der Prüfung der Patentfähigkeit aber jedenfalls insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung derselben herangezogen werden darf (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeittelegramm; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 - Winkelmesseinrichtung;… Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 - Integrationselement).

  Das Patent ist hingegen zu widerrufen oder für nichtig zu erklären, wenn die Hinzufügung des Merkmals dazu geführt hat, dass das Schutzrecht eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (BGH, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm; GRUR 2011, 40 Rn. 21 - Winkelmesseinrichtung;… GRUR 2011, 1003 Rn. 27 - Integrationselement).

  Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung;… GRUR 2011, 1003 Rn. 29 - Integrationselement).

 
• BGH, 21.06.2011 - X ZR 43/09

  Integrationselement

  Eine die Nichtigerklärung des Patents rechtfertigende Abwandlung des ursprünglich offenbarten Gegenstands zu einem Aliud liegt nicht erst dann vor, wenn der patentierte Gegenstand dazu in einem Ausschließlichkeitsverhältnis steht (exklusives Aliud), sondern bereits dann, wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (Vergleiche BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung ).

  Ist der Gegenstand des Schutzrechts gegenüber dem Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen in unzulässiger Weise verallgemeinert worden, kann die Beschränkung grundsätzlich dadurch erfolgen, dass die unzulässige Verallgemeinerung aus dem Patentanspruch gestrichen wird (BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 ff.  Winkelmesseinrichtung;… ebenso EPA, Entscheidung vom 2. Februar 1994 - G 1/93, GRUR Int. 1994, 842 Rn. 11 - beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products).

  In solchen Fällen ist den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit Genüge getan, wenn das einschränkende Merkmal im Patentanspruch verbleibt und zugleich dafür Sorge getragen wird, dass im Übrigen, also was die Entstehung von Patentrechten anbelangt, keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden können (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 201, 140, 142 f. - Zeittelegramm; BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 16 - Winkelmesseinrichtung).

  Ein die Nichtigerklärung nach sich ziehendes Aliud liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aber auch schon dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. zum Einspruchsverfahren BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 22  Winkelmesseinrichtung).

• BPatG, 03.07.2012 - 4 Ni 15/10

  Unterdruckwundverband - Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Unterdruckwundverband …

  Die Frage, ob im Rahmen der sich aus Art. 123 Abs. 2 und 3 EPÜ ergebenden Beschränkungen des Änderungsrechts auch bei europäischen Patenten der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu nationalen Patenten gefolgt werden kann, wonach trotz unzulässiger Erweiterung der Anmeldung (Stammanmeldung) durch Aufnahme eines beschränkenden Merkmals das Patent erhalten werden kann (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 18 - Winkelmesseinrichtung, ebenfalls zur Teilanmeldung; GRUR 2001, 140, Tz. 40 - Zeittelegramm) bedarf jedenfalls dann keiner Klärung, wenn die unzulässige Erweiterung zu einem Aliud geführt hat.

  Der Senat kann vorliegend deshalb offen lassen, ob mit der Rechtsauffassung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (…EPA, G 1/93, GRUR Int. 1994, 842, Tz. 14 - Beschränkendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products) die unzulässige Erweiterung einer Anmeldung durch ein beschränkendes Merkmal unausweichlich zum Widerruf bzw. der Nichtigkeit eines Patents führt oder ob der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu nationalen Patenten folgend bei einer derartigen beschränkenden Erweiterung auch das europäische Patent erhalten bleibt und das unzulässig erweiterte Merkmal im Anspruch verbleiben kann (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 18 - Winkelmesseinrichtung, ebenfalls zur Teilanmeldung; GRUR 2001, 140, Tz. 40 - Zeittelegramm).

  Denn unabhängig von dieser Rechtsfrage, die auch der Bundesgerichtshof bisher für europäische Patente offengelassen hat (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 19 - Winkelmesseinrichtung), führt nach einhelliger Auffassung jedenfalls die unzulässige Erweiterung der Anmeldung durch Einfügung einer anderen technischen Lehre, eines Aliuds, unausweichlich zur Nichtigkeit des insoweit angegriffenen Patents.

  (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 22 - Winkelmesseinrichtung).

  Ein die Nichtigerklärung nach sich ziehendes Aliud liegt danach bereits dann vor, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2011, 40, Tz. 29 - Integrationselement).

• BPatG, 11.09.2015 - 14 W (pat) 30/13

  Patentbeschwerdeverfahren - "Kosmetische Zubereitung" - Patenterteilungsverfahren …

  Sie macht jedoch unter Bezugnahme auf die Entscheidung "Winkelmesseinrichtung" des Bundesgerichtshofs (GRUR 2011, 40) geltend, die Aufnahme eines nicht ursprungsoffenbarten Disclaimers im Erteilungsverfahren sei jedenfalls dann zulässig, wenn die Öffentlichkeit - wie im vorliegenden Fall - durch die Aufnahme einer entsprechenden Fußnote informiert werde und durch das nicht ursprungsoffenbarte Merkmal kein "Aliud", sondern ein "Minus" entstehe.

  Diesen Grundsätzen entsprechend stellt der BGH für das Einspruchs- und Nichtigkeits- sowie für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. BGH, GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm; BGH, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; BGH, GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker; BGH, GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung, hier vor allem Rdn. 46 und 51) maßgeblich darauf ab, ob den berechtigten Interessen Dritter durch andere Maßnahmen als den Widerruf bzw. die Nichtigerklärung eines unzulässig erweiterten Patents ausreichend Rechnung getragen werden kann.

  In diesen Fällen hat sich in der Rechtsprechung des BGH zur Beseitigung der unzulässigen Erweiterung die sog. Disclaimerlösung durchgesetzt, nach der dem Aspekt einer unzulässigen Änderung grundsätzlich dadurch ausreichend Rechnung getragen werden kann, dass das fragliche Merkmal der Prüfung der Patentfähigkeit nicht zugrunde gelegt wird (BGH, GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm; BGH, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; BGH, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; BGH, GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung).

  Der von der Anmelderin gewählten "Fußnoten-Lösung" kommt lediglich eine deklaratorische Wirkung zu, sie ändert jedoch nichts an der rein rechtlich zu beurteilenden Unzulässigkeit des Disclaimers (vgl. BGH, GRUR 2011, 40, 44, Rdn. 35 - Winkelmesseinrichtung; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 21 Rdn. 91; § 38, Rdn. 45, m. w. N.).

• BGH, 19.07.2016 - X ZR 36/14

  Patentfähigkeit eines Verfahrens betreffend Funkruf-Telekommunikationsdienste und …

  a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs führt es zwar zur Nichtigerklärung eines Patents, wenn der patentierte und der ursprünglich offenbarte Gegenstand in einem Ausschließlichkeitsverhältnis zueinander stehen (exklusives Aliud), oder wenn die Veränderung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht wenigstens in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (vgl. BGH, Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung).

  Der Aufnahme des Hinweises in die Patentschrift, dass aus der Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals, dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, keine Rechte hergeleitet werden können ("Disclaimer"), bedarf es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwar grundsätzlich nicht (BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung).

• BPatG, 12.04.2018 - 4 Ni 7/17

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Polsterumformungsmaschine (europäisches …

  2.1 Insoweit ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entgegen der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentsamts zur sogenannten "unentrinnbaren Falle" anerkannt, dass auch im Rahmen des Art. 11 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatÜG für erteilte EP-Patente sowie auch der beschränkenden Verteidigung von EP-Patenten durch geänderte Patentansprüche (BGH GRUR 2015, 573 - Wundbehandlungsvorrichtung) eine sog. uneigentliche Erweiterung nicht zur Rechtsfolge der Nichtigerklärung bzw. zur Unzulässigkeit der Anspruchsänderung führt, sondern sich nur in einer korrigierenden Prüfung einer zugleich angegriffenen Patentfähigkeit erschöpft, und zwar dergestalt, dass das unzulässig beschränkende Merkmal bzw. dessen Information im Rahmen der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht einschränkend mitgelesen werden darf, während für ein späteres Patentverletzungsverfahren das einschränkende Merkmal den Schutzbereich weiterhin einschränkt (zum nationalen Patent bereits BGH GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm).

  In diesen Fällen muss bei einer bereits auf der Tatbestandsebene vorzunehmenden Korrektur entweder der Angriff wegen unzulässiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung im Falle einer "uneigentlichen Erweiterung" zu einer (teilweisen) Klageabweisung bzw. Zurückweisung des Einspruchs führen oder - im Falle einer anzunehmenden Korrektur nur auf Rechtsfolgenseite - erscheint eine rechtliche Klärung geboten, ob der (Teil-)erhalt des Patents nicht einer gestaltenden oder zumindest feststellenden Tenorierung bedürfte, welche das Bundespatentgericht konsequenterweise im Wege der "Disclaimerlösung" und Kennzeichnung des ursprünglich nicht offenbarten einschränkenden Merkmals als Ausdruck einer insoweit nur beschränkten Aufrechterhaltung des Patentanspruchs stets gefordert hat, der Bundesgerichtshof dagegen als nicht erforderlich, aber auch nicht grundsätzlich zu beanstanden gesehen hat, weil dem Zusatz ("Disclaimer") keine rechtsgestaltende und allenfalls eine klarstellende Funktion zukomme (BGH GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung).

  Denn die Frage, ob es sich um eine Einschränkung oder um ein "Aliud" handelt, entscheidet sich danach, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2011, 40 Winkelmesseinrichtung).

• BGH, 09.04.2013 - X ZR 130/11

  Verschlüsselungsverfahren

  Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die Hinzufügung einen technischen Aspekt betrifft, der den ursprünglich eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung Rn. 22, zum Einspruchsverfahren;… Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement Rn. 29).
• BPatG, 24.07.2023 - 4 Ni 22/22
  Ein Merkmal, das in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der ursprünglichen Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde, wie im vorliegenden Fall das Merkmal 7.2, kann im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfügung zu einer Einschränkung gegenüber dem Inhalt der Anmeldung führt (BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 13 - Winkelmesseinrichtung; BGH, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 Rn 46 - 50 - Wundbehandlungsvorrichtung).

  Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH…, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 Rn. 37, 42 - Wundbehandlungsvorrichtung; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung;… Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement).

  Bei der Prüfung der Patentfähigkeit ist das nicht-ursprungsoffenbarte Merkmal insoweit außer Betracht zu lassen, als es nicht zur Stützung der Patentfähigkeit herangezogen werden darf (BGH…, Urteil vom 17. Februar 2015 - X ZR 161/12, GRUR 2015, 573 Rn. 37, 42 - Wundbehandlungsvorrichtung; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 ff. - Winkelmesseinrichtung;… Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 ff. - Integrationselement).

• BPatG, 01.08.2013 - 4 Ni 28/11

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• BPatG, 08.04.2014 - 4 Ni 34/12

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  Schleifvorrichtung 2
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