Volltextveröffentlichungen (12)

• MIR - Medien Internet und Recht

  NJW-Orange - Zur Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung und zur Unterscheidungskraft bei einer Farbmarke

• openjur.de
• bundesgerichtshof.de

  NJW-Orange

 
• rechtsprechung-im-internet.de

  NJW-Orange

  § 8 Abs 3 MarkenG

• IWW

  § 50 Abs. 1, 2 Satz 1, § ... 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 8 Abs. 3 MarkenG, 2 Satz 1 MarkenG, §§ 3, 7, 8 MarkenG, § 3 Abs. 1, § 7, § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG, § 3 Abs. 1 MarkenG, § 8 Abs. 1 MarkenG, § 7 MarkenG, § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG, Richtlinie (EU) 2015/2436, § 50 Abs. 1 MarkenG, § 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG, § 50 Abs. 2 MarkenG, § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG, § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, § 8 MarkenG, Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG, Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2008/95/EG, § 37 Abs. 2 MarkenG, § 89 Abs. 4 MarkenG

• Wolters Kluwer

  Verfahren wegen einer Löschung der angemeldeten abstrakten Farbmarke Nr. 30 2008 037 660 "Orange" wegen nicht Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Marke

• rewis.io

  NJW-Orange

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  MarkenG § 8 Abs. 3
  A) An der Rechtsprechung, wonach verbleibende Zweifel, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, zu Lasten des Antragstellers des Löschungsverfahrens und nicht des Markeninhabers gehen, hält der Senat nicht fest. b) Es obliegt generell dem Markeninhaber, im ...

• rechtsportal.de

  MarkenG § 8 Abs. 3
  Verfahren wegen einer Löschung der angemeldeten abstrakten Farbmarke Nr. 30 2008 037 660 'Orange' wegen nicht Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Marke

• wrp (Wettbewerb in Recht und Praxis)(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Markenrecht: NJW-Orange

• datenbank.nwb.de

  NJW-Orange

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (8)

• lhr-law.de (Kurzinformation)

  Markeninhaber muss im Löschungsverfahren Umstände zum Fortbestand der Marke nachweisen

• beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

  NJW-Orange - Markeninhaber muss im Löschungsverfahren Umstände nachweisen aus denen sich der Bestand oder Fortbestand der Marke ergibt

• Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

  Die NJW - und ihr Orange

 
• Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

  Markenlöschung - und die verschiedenen Eintragungshindernisse

• lto.de (Kurzinformation)

  Streit um Farbmarke: NJW muss um ihr Orange kämpfen

• ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

  Rechtsprechungsänderung: Markeninhaber muss im Löschungsverfahren Umstände zum (Fort-)Bestand seiner Marke nachweisen

• jurios.de (Kurzinformation)

  Alle Jurist:innen kennen den orangenen Farbton der NJW! Wirklich? Alle?

• wbs.legal (Kurzinformation)

  Zum Markenrecht - Fachzeitschrift NJW kämpft um ihr "Orange"

Verfahrensgang

• BPatG, 26.02.2020 - 29 W (pat) 24/17
• BGH, 08.07.2021 - I ZB 16/20
• BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

Papierfundstellen

• MDR 2022, 113
• GRUR 2021, 1526
• MIR 2021, Dok. 082

Wird zitiert von ... (9)Neu Zitiert selbst (30)

• EuGH, 19.06.2014 - C-217/13

  Oberbank - Vorabentscheidungsersuchen - Marken - Richtlinie 2008/95/EG - Art. 3 …

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Es obliegt generell dem Markeninhaber, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (im Anschluss an EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Rot] und EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]).

  Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. = WRP 2014, 940 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH…, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 = WRP 2014, 449 - grill meister;… Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 13 = WRP 2015, 195 - for you;… BGHZ 211, 268 Rn. 13 - Sparkassen-Rot; BGH…, Beschluss vom 30. Januar 2020 - I ZB 61/17 - GRUR 2020, 411 Rn. 10 = WRP 2020, 58 - #darferdas? II).

  a) Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH…, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH…, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

  Ob eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, beurteilt sich nach der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise; dabei handelt es sich um den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde (EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 39 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]).

  Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss dies zu dem Ergebnis führen, dass eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung vorliegen (EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 42 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]).

  Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH…, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 64 - Philips;… Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 26 - Nestlé [HAVE A BREAK]; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH…, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 23 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau, mwN).

  (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union können bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (…EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH…, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 28 = WRP 2008, 1087 - VISAGE).

  Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (…EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]; GRUR 2014, 776 Rn. 43 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt (BGH…, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 32 = WRP 2014, 438 - test).

  (4) Der Senat hat bislang offengelassen, ob hieran angesichts der Entscheidung "Farbmarke Rot" des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, GRUR 2014, 776 - Oberbank u.a.) festgehalten werden kann, ob eine Änderung der Senatsrechtsprechung angezeigt oder ob angesichts der Formulierung der Vorlagefragen in jenem Verfahren durch das Bundespatentgericht (…vgl. BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 19 - Gelbe Wörterbücher) hierzu eine weitere Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union erforderlich ist (…BGHZ 211, 268 Rn. 55 - Sparkassen-Rot).

  Dieser ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. EuGH…, Urteil vom 26. September 2013 - C-610/11, GRUR Int. 2013, 1047 Rn. 63 - Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions [CENTROTHERM]; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; EuGH…, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 79 bis 81 = WRP 2021, 29 - Ferrari [testarossa]).

  Dies gilt insbesondere für die zum Nachweis einer solchen Benutzung geeigneten Gesichtspunkte wie Intensität, Umfang und Dauer der Benutzung dieser Marke sowie der für sie betriebene Werbeaufwand (EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 68 bis 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]).

  Zwar beruht die Farbmarke Rot-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union auf der Vorgabe des 33. Senats des Bundespatentgerichts in dem Vorabentscheidungsersuchen (BPatG, Beschluss vom 8. März 2013 - 33 W (pat) 33/12, BPatGE 53, 256), im deutschen Recht sei von der Befugnis nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 der Richtlinie 2008/95/EG kein Gebrauch gemacht worden (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 65 und 74 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]).

• BGH, 09.07.2015 - I ZB 65/13

  Abstrakte Farbmarke - Nivea-Blau

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH…, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 64 - Philips;… Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 26 - Nestlé [HAVE A BREAK];… EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 23 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau, mwN).

  Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH…, Beschluss vom 19. November 2009 - I ZR 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 28 = WRP 2010, 888 - Farbe gelb) oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH…, Urteil vom 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 [juris Rn. 19] = WRP 2005, 610 - Lila-Schokolade; BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 24 - Nivea-Blau).

  Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher nur zu prüfen, ob das Tatgericht den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob alle wesentlichen Umstände berücksichtigt sind und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 25 - Nivea-Blau, mwN).

  Bei der Frage, ob sich eine Farbe im Verkehr als Marke durchgesetzt hat, wird sich die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung im Regelfall erst nach Vorlage eines methodisch einwandfreien Parteigutachtens oder eines von Amts wegen einzuholenden gerichtlichen Sachverständigengutachtens (vgl. dazu BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 42 - Nivea-Blau) treffen lassen.

  Diese Vorgabe ist unzutreffend, weil der deutsche Gesetzgeber von dieser Befugnis im Eintragungsverfahren durch § 37 Abs. 2 MarkenG (…BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test) und im Löschungsverfahren durch § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG (BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 40 - Nivea-Blau) Gebrauch gemacht hat.

  Übersteigt der in einem solchen Gutachten ermittelte Zuordnungsgrad zum Anmeldezeitpunkt oder zum Entscheidungszeitpunkt die Schwelle von 50%, ist in der Regel von einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede stehenden Farbmarke auszugehen (vgl. BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 34 f. - Nivea-Blau;… vgl. zur Terminologie BGH, GRUR 2021, 1199 Rn. 59 - Goldhase III, mwN).

• BGH, 21.07.2016 - I ZB 52/15

  Bestand der roten Farbmarke der Sparkassen

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung, ob das Schutzhindernis auch noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht, ist der Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am 2. Oktober 2019 (BGH, Beschluss vom 21. Juli 2016 - I ZB 52/15, BGHZ 211, 268 Rn. 57 - Sparkassen-Rot).

  Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG vgl. EuGH…, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. = WRP 2014, 940 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH…, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 11 = WRP 2014, 449 - grill meister;… Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 81/13, GRUR 2015, 173 Rn. 13 = WRP 2015, 195 - for you; BGHZ 211, 268 Rn. 13 - Sparkassen-Rot; BGH…, Beschluss vom 30. Januar 2020 - I ZB 61/17 - GRUR 2020, 411 Rn. 10 = WRP 2020, 58 - #darferdas? II).

  Solche Umstände, die für die Unterscheidungskraft einer abstrakten Farbmarke sprechen, können darin bestehen, dass die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet ist, sehr gering und der maßgebliche Markt sehr spezifisch ist (BGHZ 211, 268 Rn. 14 bis 15 - Sparkassen-Rot, mwN).

  Zu berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (BGHZ 211, 268 Rn. 31 - Sparkassen-Rot, mwN).

  In einem solchen Fall lassen die Umstände, die - wie Umsätze, Marktanteile und Werbeaufwendungen - sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen können, regelmäßig nur darauf schließen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (BGHZ 211, 268 Rn. 32 - Sparkassen-Rot, mwN).

  (4) Der Senat hat bislang offengelassen, ob hieran angesichts der Entscheidung "Farbmarke Rot" des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, GRUR 2014, 776 - Oberbank u.a.) festgehalten werden kann, ob eine Änderung der Senatsrechtsprechung angezeigt oder ob angesichts der Formulierung der Vorlagefragen in jenem Verfahren durch das Bundespatentgericht (…vgl. BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 19 - Gelbe Wörterbücher) hierzu eine weitere Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union erforderlich ist (BGHZ 211, 268 Rn. 55 - Sparkassen-Rot).

 
• EuGH, 04.05.1999 - C-108/97

  Windsurfing Chiemsee

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  a) Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee];… EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH…, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO).

  (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union können bei der Beurteilung der Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee];… GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH…, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 28 = WRP 2008, 1087 - VISAGE).

  Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee];… GRUR 2014, 776 Rn. 43 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt (BGH…, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 32 = WRP 2014, 438 - test).

  Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die entsprechenden Anforderungen erfüllt, ist Aufgabe der mit dem Eintragungs- und Löschungsverfahren befassten Ämter und Gerichte der Mitgliedstaaten (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 ff. - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee]).

• EuGH, 22.10.2020 - C-720/18

  Ferrari - Vorlage zur Vorabentscheidung - Rechtsangleichung - Marken - Richtlinie …

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Es obliegt generell dem Markeninhaber, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (im Anschluss an EuGH…, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Rot] und EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]).

  Dieser ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. EuGH…, Urteil vom 26. September 2013 - C-610/11, GRUR Int. 2013, 1047 Rn. 63 - Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions [CENTROTHERM];… EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18 und C-721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 79 bis 81 = WRP 2021, 29 - Ferrari [testarossa]).

  Angesichts der nachfolgenden Testarossa-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (GRUR 2020, 1301 Rn. 81 - Ferrari) ist aber nicht mehr zweifelhaft, dass es dem Markeninhaber generell im Löschungsverfahren obliegt, diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt und dass die Vorgabe des Bundespatentgerichts im Vorabentscheidungsersuchen für die Beurteilung der Beweislast in der Farbmarke Rot-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union ohne Bedeutung war.

  Auch die Frage, welcher der Beteiligten im Löschungsverfahren die Feststellungslast trägt, ist durch die neuere Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zweifelsfrei geklärt (vgl. EuGH, GRUR 2020, 1301 Rn. 79 bis 81 - Ferrari [testarossa]).

• BGH, 17.10.2013 - I ZB 65/12

  test - Markeneintragungs- oder -löschungsverfahren: Prüfung des Wegfalls des …

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (…EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee];… GRUR 2014, 776 Rn. 43 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt (BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 32 = WRP 2014, 438 - test).

  Diese Vorgabe ist unzutreffend, weil der deutsche Gesetzgeber von dieser Befugnis im Eintragungsverfahren durch § 37 Abs. 2 MarkenG (BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test) und im Löschungsverfahren durch § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG (…BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 40 - Nivea-Blau) Gebrauch gemacht hat.

• BGH, 29.07.2021 - I ZR 139/20

  Markenschutz des Goldtons des "Lindt Goldhasen"

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Die Nutzung der Farbe als "Hausfarbe" wird von dieser Vorschrift nicht gefordert (vgl. zur Verkehrsgeltung BGH, Urteil vom 29. Juli 2021 - I ZR 139/20, GRUR 2021, 1199 Rn. 40 = WRP 2021, 1295 - Goldhase III).

  Übersteigt der in einem solchen Gutachten ermittelte Zuordnungsgrad zum Anmeldezeitpunkt oder zum Entscheidungszeitpunkt die Schwelle von 50%, ist in der Regel von einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede stehenden Farbmarke auszugehen (…vgl. BGH, GRUR 2015, 1012 Rn. 34 f. - Nivea-Blau; vgl. zur Terminologie BGH, GRUR 2021, 1199 Rn. 59 - Goldhase III, mwN).

• BGH, 18.09.2014 - I ZR 228/12

  Zur Reichweite des Schutzes einer Farbmarke

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 23 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher;… BGH, GRUR 2015, 581 Rn. 15 - Langenscheidt-Gelb, jeweils mwN).

  (4) Der Senat hat bislang offengelassen, ob hieran angesichts der Entscheidung "Farbmarke Rot" des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, GRUR 2014, 776 - Oberbank u.a.) festgehalten werden kann, ob eine Änderung der Senatsrechtsprechung angezeigt oder ob angesichts der Formulierung der Vorlagefragen in jenem Verfahren durch das Bundespatentgericht (vgl. BGH, GRUR 2014, 1101 Rn. 19 - Gelbe Wörterbücher) hierzu eine weitere Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union erforderlich ist (…BGHZ 211, 268 Rn. 55 - Sparkassen-Rot).

• BGH, 23.10.2014 - I ZB 61/13

  Langenscheidt-Gelb - Markenlöschungsverfahren: Voraussetzungen der Überwindung …

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13, GRUR 2015, 581 Rn. 9 = WRP 2015, 726 - Langenscheidt-Gelb;… Beschluss vom 5. Oktober 2017 - I ZB 97/16, GRUR 2018, 301 Rn. 11 = WRP 2018, 459 - Pippi-Langstrumpf-Marke, mwN).

  Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. BGH…, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 23 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher; BGH, GRUR 2015, 581 Rn. 15 - Langenscheidt-Gelb, jeweils mwN).

• BGH, 18.10.2017 - I ZB 105/16

  Zur Schutzfähigkeit von dreidimensionalen quadratischen Verpackungsmarken für …

  Auszug aus BGH, 22.07.2021 - I ZB 16/20

  Die einzelnen in §§ 3, 7 und 8 MarkenG angeführten Eintragungshindernisse, die unterschiedliche Sachverhalte der Schutzunfähigkeit eines Zeichens umschreiben, bilden grundsätzlich selbstständige Antragsgründe für das Löschungsbegehren und damit eigene Streitgegenstände (BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017 - I ZB 105/16, BGHZ 216, 208 Rn. 11 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN;… Beschluss vom 23. Juli 2020 - I ZB 42/19, GRUR 2020, 1089 Rn. 10 = WRP 2020, 1311 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung II).

  Bei der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren vorzunehmenden Prüfung eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses ist danach - ebenso wie im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) - auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, mwN).

• BGH, 05.10.2017 - I ZB 97/16

  Markenschutz: Unterscheidungskraft der Wortmarke "Pippi Langstrumpf" für die …
• EuGH, 26.09.2013 - C-610/11

  Centrotherm Systemtechnik / HABM - Rechtsmittel - Verfallsverfahren - …
• BPatG, 08.03.2013 - 33 W (pat) 33/12

  Markenbeschwerdeverfahren - Löschungsverfahren - "Sparkassen-Rot (abstrakte
• BGH, 14.01.2021 - I ZR 40/20

  STELLA - Markenverfall, Darlegungs- und Beweislast
• BGH, 07.10.2004 - I ZR 91/02

  Lila-Schokolade
• BGH, 03.02.2005 - I ZR 45/03

  Russisches Schaumgebäck
• BGH, 19.11.2009 - I ZB 76/08

  Farbe gelb
• BGH, 22.10.2009 - I ZR 76/08

  Anhörungsrüge wegen mangelnder Berücksichtigung von Parteivortrag
• BGH, 23.10.2008 - I ZB 48/07

  POST II
• BGH, 19.01.2006 - I ZB 11/04

  LOTTO
• EuGH, 07.07.2005 - C-353/03

  DIE FÜR DIE EINTRAGUNG EINER MARKE ERFORDERLICHE UNTERSCHEIDUNGSKRAFT KANN DURCH …
• BGH, 09.07.2009 - I ZB 88/07

  ROCHER-Kugel
• EuGH, 18.06.2002 - C-299/99

  NUR MARKEN, DIE AUFGRUND IHRES WESENS ODER IHRER BENUTZUNG UNTERSCHEIDUNGSKRÄFTIG …
• BGH, 21.02.2008 - I ZB 24/05

  VISAGE
• BGH, 30.01.2020 - I ZB 61/17

  Markenrecht: Anforderungen an die Prüfung der Unterscheidungskraft bei mehreren …
• BGH, 26.11.2020 - I ZB 6/20

  RETROLYMPICS
• BPatG, 26.02.2020 - 29 W (pat) 24/17

  Anspruch auf Löschung der aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Farbmarke …
• BGH, 23.07.2020 - I ZB 42/19

  Quadratische Verpackung für Ritter-Sport-Schokolade bleibt als Marke geschützt
• BGH, 17.10.2013 - I ZB 11/13

  grill meister - Rechtsbeschwerdeverfahren nach Zurückweisung einer …
• BGH, 10.07.2014 - I ZB 81/13

  Markenrecht: Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft - for you

• BGH, 12.10.2023 - I ZB 28/23

  KÖLNER DOM

  Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. nur EuGH…, Urteil vom 16. September 2015 - C-215/14, GRUR 2015, 1198 [juris Rn. 59 f.] = WRP 2015, 1455 - Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH, Beschluss vom 22. Juli 2021 - I ZB 16/20, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 16] = WRP 2021, 1566 - NJW-Orange; jeweils mwN).
• BPatG, 23.11.2022 - 29 W (pat) 62/20

  Markenbeschwerdeverfahren - Löschungsantrag - Nichtigkeitsverfahren - …

  Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 5. November 2021 die Parteien gebeten, bei ihren Stellungnahmen die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Feststellungslast im Löschungsverfahren betreffend eine verkehrsdurchgesetzte Marke (BGH GRUR 2021, 1526 - NJW-Orange) zu berücksichtigen.

  Nach neuer BGH-Rechtsprechung trägt nämlich die Markeninhaberin die Feststellungslast, dass sich die Bezeichnung "ultrafilter international" zu den maßgeblichen Zeitpunkten im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (BGH GRUR 2021, 1526 - NJW-Orange).

  Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss dies zu dem Ergebnis führen, dass eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung vorliegen (…EuGH a. a. O. Rn. 42 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 - NJW-Orange).

  dd) Da es generell dem Markeninhaber obliegt, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (vgl. im Anschluss an EuGH GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa];… GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 - NJW-Orange), gehen im vorliegenden Streitfall die verbleibenden Zweifel bezüglich einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG zu Lasten der Markeninhaberin.

• BPatG, 16.02.2023 - 25 W (pat) 20/20

  Goldhase IV

  Auch aus der Entscheidung "NJW-Orange" (vgl. BGH GRUR 2021, 1526) ergebe sich für den hiesigen Fall nichts Anderes.

  Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (…vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 40 - Farbmarke Rot;… BGH GRUR 2015, 1012, Rn. 23 - Nivea-Blau; GRUR 2021, 1526, Rn. 25 f. - NJW Orange).

  Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, einer Farbe ohne Hinzutreten von grafischen Elementen oder Wortbestandteilen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2015, 581, Rn. 15 - Langenscheidt-Gelb, GRUR 2021, 1526, Rn. 25 f. - Farbmarke Orange).

 
• BPatG, 17.06.2022 - 29 W (pat) 10/19
  Insoweit erforderlich ist ein Sachvortrag, aus dem sich ergibt, von wem, in welcher Form, in welchem Umfang, Zeitraum und Gebiet das Zeichen "als Marke" benutzt worden ist (BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 37 - NJW-Orange).
• BPatG, 15.05.2023 - 26 W (pat) 14/22
  Verbleibende Zweifel gingen damals zu Lasten der Löschungsantragstellerin, während es nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH (GRUR 2021, 1526 Rdnr. 37 ff. - NJW-Orange im Anschluss an EuGH GRUR 2014, 776 Rdnr. 70 - Oberbank u. a. [Farbmarke-Rot]; GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]) dem Markeninhaber obliegt, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt.
• BPatG, 11.08.2022 - 26 W (pat) 6/21
  Dabei obliegt es nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH (GRUR 2021, 1526 Rdnr. 37 ff. im Anschluss an EuGH GRUR 2014, 776 Rdnr. 70 - Oberbank u. a. [Farbmarke-Rot]; GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]) dem Markeninhaber, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt.
• BPatG, 04.05.2022 - 25 W (pat) 11/20
  (5) Die Frage, wer im Fall einer Bösgläubigkeit im Nichtigkeitsverfahren die Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen für das Schutzhindernis trägt, muss vorliegend nicht beantwortet werden, weil sich nach Überzeugung des Senats eine Bösgläubigkeit der Anmelderin insbesondere aus der E-Mail vom 11. Januar 2018, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke eingereicht wurde, zweifelsfrei ergibt (…vgl. dazu für die Verfallslöschungen und Verkehrsdurch-setzungsverfahren BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 - Rocher-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 31 - Post II und die neuesten Entscheidungen GRUR 2021, 1526 Rn. 37 - NJW-Orange;… GRUR 2021, 736 Rn. 22 - STELLA).
• BPatG, 30.03.2022 - 29 W (pat) 17/20
  Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen in Folge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware und/oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von den Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (…EuGH GRUR 1999, 723EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee;… EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee;… EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 - NJW-Orange;… BGH GRUR 2016, 1167Rn. 31 - Sparkassen-Rot).
• BPatG, 28.09.2022 - 26 W (pat) 18/19
  Dabei obliegt es nach der jüngsten Rechtsprechung des BGH (GRUR 2021, 1526 Rdnr. 37 ff. - NJW-Orange im Anschluss an EuGH GRUR 2014, 776 Rdnr. 70 - Oberbank u. a. [Farbmarke-Rot]; GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]) dem Markeninhaber, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt.