Volltextveröffentlichungen (9)

• openjur.de
• bundesgerichtshof.de

  EPA-Vertreter

• rechtsprechung-im-internet.de

  § 143 Abs 3 PatG, Art 134 Abs 2 EuPatÜbk
  Kostenerstattung für EPA-Vertreter in Patentstreitsache - EPA-Vertreter

 
• IWW
• Wolters Kluwer

  Erstattungsfähigkeit der Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache

• rewis.io

  Kostenerstattung für EPA-Vertreter in Patentstreitsache - EPA-Vertreter

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  PatG § 143 Abs. 3
  Erstattungsfähigkeit der Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache

• datenbank.nwb.de

  Kostenerstattung für EPA-Vertreter in Patentstreitsache - EPA-Vertreter

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (3)

• damm-legal.de (Kurzinformation)

  Auch die Kosten für einen "nur" beim Europäischen Patentamt zugelassenen Patentanwalt sind erstattungsfähig

• beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

  Kosten der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache sind entsprechend § 143 Abs. 3 PatG erstattungsfähig

• bundesanzeiger-verlag.de (Kurzinformation)

  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines EPA-Vertreters

Sonstiges

• Bundesgerichtshof (Verfahrensmitteilung)

  PatG § 143 Abs 3
  Zur Frage der Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten eines beim Europäischen Patentamt gem. Art. 134 EPÜ zugelassenen Vertreter. Die Klägerin beanstandet, dass § 143 Abs. 3 PatG allenfalls auf beim EPA zugelassene Vertreter aus dem Ausland, nicht aber auf einen ...

Papierfundstellen

• BGHZ 225, 155
• MDR 2020, 939
• GRUR 2020, 781

Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (15)

• BGH, 22.02.2011 - X ZB 4/09

  Begriff der Patentstreitsache - Patentstreitsache

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  Die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters kann dem Gericht und den zur Vertretung einer Partei berufenen und bei der Prozessvertretung mitwirkenden Anwälten in gleicher Weise wie die eines Patentanwalts den besonderen Sachverstand vermitteln, um die technische Lehre einer Erfindung und die für ihr Verständnis maßgeblichen Umstände erfassen und in patentrechtlicher Hinsicht beurteilen zu können (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Februar 2011 - X ZB 4/09, GRUR 2011, 662 Rn. 10 mwN - Patentstreitsache I;… GRUR 2013, 756 Rn. 10 - Patentstreitsache II).

  Deshalb ist für den Anwendungsbereich des § 143 Abs. 3 PatG auch insoweit eine typisierende Betrachtung angezeigt (vgl. zu § 91 ZPO etwa: BGH, GRUR 2011, 662 Rn. 19 - Patentstreitsache I).

• BGH, 17.09.2015 - I ZR 47/14

  Auskunftsvereinbarung zwischen einem Markeninhaber und einem Einzelhändler: …

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  Die unwiderlegliche gesetzliche Vermutung in § 143 Abs. 3 PatG (vgl. zu § 140 Abs. 3 MarkenG aF BGH, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 47/14, GRUR 2016, 526 Rn. 46 - Irreführende Lieferantenangabe) befreit gerade von der gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war (BlPMZ 1936, 103, 114 [zu § 51 Abs. 5 PatG aF];… Grabinski/Zülch, aaO, § 143 Rn. 23 mwN).

  Der von der Rechtsprechung für andere Verfahren entwickelte Grundsatz, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts nur zu erstatten sind, wenn der Anspruchsteller darlegt und erforderlichenfalls nachweist, dass die Beteiligung erforderlich war (…für das Markenrecht: BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 24 - Kosten des Patentanwalts II;… GRUR 2012, 756 Rn. 24 f. - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2016, 526 Rn. 46 - Irreführende Lieferantenangabe), ist auf das Verhältnis der an einer Patentstreitsache beteiligten Parteien nicht übertragbar.

• OLG Karlsruhe, 19.04.2004 - 6 W 20/04

  Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten: Behandlung eines zugelassenen …

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  Der in diesem Punkt im Wesentlichen übereinstimmenden Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum (…OLG Düsseldorf, InstGE 12, 63 Rn. 19 = Beschluss vom 5. März 2010 - 2 W 14/10, juris Rn. 22; OLG Karlsruhe, GRUR 2004, 888; GRUR 1980, 331 [zu § 51 Abs. 5 PatG aF];… Grabinski/Zülch, aaO, § 143 Rn. 22;… Gruber, GRUR Int. 2016, 1025, 1026;… Kaess, aaO, § 143 Rn. 133;… Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Kap. B Rn. 372; Rojahn/Rektorschek, Mitt. 2014, 1, 6;… Rüting in Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. (2018), § 91 Rn. 106;… Schulte/Rinken, PatG, 10. Aufl. (2017), § 143 Rn. 28; Vierkötter/Schneider/Thierbach, Mitt.

  Die technischen Fragen, die sich einem EPA-Vertreter und einem Patentanwalt stellen, unterscheiden sich grundsätzlich nicht (OLG Karlsruhe, GRUR 2004, 888;… OLG Düsseldorf, InstGE 12, 63 Rn. 19 = Beschluss vom 5. März 2010 - 2 W 14/10, juris Rn. 22).

 
• BGH, 19.04.2007 - I ZB 47/06

  Consulente in marchi

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  a) Der unmittelbare Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist auf einen nach der Patentanwaltsordnung zugelassenen inländischen Patentanwalt beschränkt (…vgl. z.B. Grabinski/Zülch in Benkard, PatG, 11. Aufl. (2015), § 143 Rn. 22;… Kaess in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl. (2016), § 143 Rn. 133;… Kircher in BeckOK Patentrecht, 13. Edition [Stand: 15. Oktober 2019], § 143 Rn. 38; ebenso für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Markenstreitsache gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF [jetzt § 140 Abs. 4 MarkenG]: BGH, Beschluss vom 19. April 2007 - I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 15 - Consulente in marchi).

  (d) Die Vergleichbarkeit hängt auch nicht davon ab, ob im Einzelfall ein schutzwürdiges Interesse an der Mitwirkung eines EPA-Vertreters besteht oder ob ein europäisches Patent betroffen ist (vgl. zum Kennzeichenrecht: BGH, GRUR 2007, 999 Rn. 15 - Consulente in marchi).

• OLG Düsseldorf, 05.03.2010 - 2 W 14/10

  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  Der in diesem Punkt im Wesentlichen übereinstimmenden Meinung in Rechtsprechung und Schrifttum (OLG Düsseldorf, InstGE 12, 63 Rn. 19 = Beschluss vom 5. März 2010 - 2 W 14/10, juris Rn. 22; OLG Karlsruhe, GRUR 2004, 888; GRUR 1980, 331 [zu § 51 Abs. 5 PatG aF];… Grabinski/Zülch, aaO, § 143 Rn. 22;… Gruber, GRUR Int. 2016, 1025, 1026;… Kaess, aaO, § 143 Rn. 133;… Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 12. Aufl., Kap. B Rn. 372; Rojahn/Rektorschek, Mitt. 2014, 1, 6;… Rüting in Cepl/Voß, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl. (2018), § 91 Rn. 106;… Schulte/Rinken, PatG, 10. Aufl. (2017), § 143 Rn. 28; Vierkötter/Schneider/Thierbach, Mitt.

  Die technischen Fragen, die sich einem EPA-Vertreter und einem Patentanwalt stellen, unterscheiden sich grundsätzlich nicht (OLG Karlsruhe, GRUR 2004, 888; OLG Düsseldorf, InstGE 12, 63 Rn. 19 = Beschluss vom 5. März 2010 - 2 W 14/10, juris Rn. 22).

• OLG Karlsruhe, 09.02.2018 - 6 W 79/16

  Kostenfestsetzung: Erstattungsfähigkeit der Kosten eines beim Europäischen …

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  2012, 149, 155; Zapp, GRUR-Prax 2018, 194) tritt der Senat bei.

  (e) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, ist nicht zwischen einem im Inland und einem im Ausland ansässigen EPA-Vertreter zu differenzieren (so z.B. auch Zapp, GRUR-Prax 2018, 194).

• BGH, 25.08.2015 - X ZB 5/14

  Patentanwaltskosten: Festsetzung gegen den Auftraggeber - Festsetzung der …

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  aa) Für den Fall der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache besteht eine planwidrige Regelungslücke (zu dieser Analogievoraussetzung z.B. BGH, Beschluss vom 25. August 2015 - X ZB 5/14, GRUR 2015, 1253 Rn. 19 - Festsetzung der Patentanwaltsvergütung;… Urteil vom 8. Januar 2019 - II ZR 364/18, BGHZ 220, 354 = NJW 2019, 1512 Rn. 14).

  Die Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache ist rechtlich so weitgehend mit dem in § 143 Abs. 3 PatG geregelten Tatbestand vergleichbar, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen wie bei Erlass dieser Regelung hätte leiten lassen, zum gleichen Abwägungsergebnis gelangt (vgl. allgemein: BGH, GRUR 2015, 1253 Rn. 19 - Festsetzung der Patentanwaltsvergütung).

• BGH, 08.01.2019 - II ZR 364/18

  Verpflichtung zur Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens einer GmbH als …

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  aa) Für den Fall der Mitwirkung eines beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreters in einer Patentstreitsache besteht eine planwidrige Regelungslücke (zu dieser Analogievoraussetzung z.B. BGH…, Beschluss vom 25. August 2015 - X ZB 5/14, GRUR 2015, 1253 Rn. 19 - Festsetzung der Patentanwaltsvergütung; Urteil vom 8. Januar 2019 - II ZR 364/18, BGHZ 220, 354 = NJW 2019, 1512 Rn. 14).

  bb) Es besteht auch eine vergleichbare Interessenlage (zu dieser Analogievoraussetzung: BGHZ 220, 354 Rn. 14).

• BGH, 21.12.2011 - I ZR 196/10

  Kosten des Patentanwalts III

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  Der von der Rechtsprechung für andere Verfahren entwickelte Grundsatz, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts nur zu erstatten sind, wenn der Anspruchsteller darlegt und erforderlichenfalls nachweist, dass die Beteiligung erforderlich war (…für das Markenrecht: BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 24 - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 Rn. 24 f. - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2016, 526 Rn. 46 - Irreführende Lieferantenangabe), ist auf das Verhältnis der an einer Patentstreitsache beteiligten Parteien nicht übertragbar.
• BGH, 29.11.2013 - PatAnwZ 1/12

  Befähigung für den Beruf des Patentanwalts: Auslegung des Begriffs der …

  Auszug aus BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  (bb) Der Umstand, dass als Vertreter beim Europäischen Patentamt nicht nur zugelassen werden kann, wer ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 PAO absolviert hat, sondern insoweit auch der Abschluss einer Fachhochschule ausreichend sein kann (Regel 11 Abs. 1 ABVEP; zur abweichenden Rechtslage nach der Patentanwaltsordnung BGH, Urteil vom 29. November 2013 - PatAnwZ 1/12, GRUR 2014, 510 Rn. 13, 15 ff. - Zulassung zum Patentanwalt), führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
• OLG Frankfurt, 22.01.2003 - 6 W 4/03
• BGH, 20.03.2013 - X ZB 15/12

  Patentstreitsache II
• BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09

  Kosten des Patentanwalts II
• BGH, 18.12.2012 - X ZB 11/12

  Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren
• BGH, 12.02.2014 - X ZR 42/13

  Patentnichtigkeitsverfahren vor dem BGH: Vertretungsberechtigung eines in Malta …

• BGH, 03.11.2020 - X ZR 85/19

  Fensterflügel - Patentverletzungsklage: Zulässigkeit einer zweiten auf dasselbe …

  bb) Aber auch eine analoge Anwendung von § 145 PatG kommt in einem solchen Fall nicht in Betracht, da es bereits an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt (zu den Voraussetzungen einer Rechtsanalogie allgemein etwa BGH…, Beschluss vom 25. August 2015 - X ZB 5/14, GRUR 2015, 1253 Rn. 19 - Festsetzung der Patentanwaltsvergütung; Beschluss vom 14. April 2020 - X ZB 2/18, GRUR 2020, 781 Rn. 14 - EPA-Vertreter).
• OLG Frankfurt, 21.08.2023 - 6 W 24/20

  Keine Erstattung von Patentanwaltskosten in Markensache

  a) Nach (bisher) herrschender und auch vom Senat vertretenen Meinung ist § 140 IV MarkenG zwar als eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung zu verstehen, welche gerade von der gem. § 91 I 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war, befreit (BGH GRUR 2020, 781 - EPA-Vertreter; BGH GRUR 2003, 639 - Kosten des Patentanwalts).
• OLG Düsseldorf, 13.07.2022 - 15 W 15/22
  Nach (bisher) herrschender und auch vom Senat vertretenen Meinung ist § 143 Abs. 3 PatG zwar als eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung zu verstehen, welche gerade von der gem. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war, befreit (BGH GRUR 2020, 781- EPA-Vertreter; BGH GRUR 2003, 639 - Kosten des Patentanwalts; Senat I-15 UH 1/16, Beschl. v. 19.07.2019; OLG Düsseldorf I-2 W 12/18, Beschl. v. 25.05.2018; OLG Hamburg BeckRS 2018, 30228; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2012, 305 - Unberechtigte Patentberühmung;… BeckOK PatR/Kircher, 24. Ed., PatG § 143 Rn. 35;… Benkard/Grabinski/Zülch, PatG 11. Aufl., § 143 Rn. 23;… Busse/Keukenschrijver/Kaess, PatG 8. Aufl., § 143 Rn. 131;… Schulte/Rinken, PatG 11. Aufl., § 143 Rn. 37).
• OLG Frankfurt, 24.05.2023 - 6 W 74/22

  Kosten für Patentanwalt auch in Designsache nur, wenn Beauftragung erforderlich …

  a) Nach (bisher) herrschender und auch vom Senat vertretenen Meinung war § 52 IV DesignG ebenso wie die Parallelregelung im Marken und PatG zwar als eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung zu verstehen, welche gerade von der gem. § 91 I 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war, befreit (vgl. zu Patentsachen BGH GRUR 2020, 781 - EPA-Vertreter; BGH GRUR 2003, 639 - Kosten des Patentanwalts;… zum Markenrecht Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, 4. Aufl. 2023, MarkenG § 140 Rn. 56-59).