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   BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11   

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https://dejure.org/2012,11972
BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11 (https://dejure.org/2012,11972)
BGH, Entscheidung vom 10.05.2012 - I ZR 70/11 (https://dejure.org/2012,11972)
BGH, Entscheidung vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11 (https://dejure.org/2012,11972)
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Volltextveröffentlichungen (15)

  • lexetius.com

    Kosten des Patentanwalts IV

    BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

  • markenmagazin:recht

    Kosten des Patentanwalts IV - Zum Erfordernis der Mitwirkung

  • damm-legal.de (Kurzinformation und Volltext)

    Kosten für Patentanwalt nicht erstattungsfähig, wenn dieser nur die Markenrecherche für eine Abmahnung durchführt

  • openjur.de
  • bundesgerichtshof.de PDF

    Kosten des Patentanwalts IV

  • rechtsprechung-im-internet.de

    § 670 BGB, § 677 BGB, § 683 S 1 BGB, § 14 Abs 6 S 1 MarkenG
    Abmahnung einer Markenverletzung: Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts IV

  • IWW
  • JLaw (App) | www.prinz.law PDF
  • Wolters Kluwer

    Anforderungen an die Darlegung der Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht

  • rewis.io

    Abmahnung einer Markenverletzung: Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts IV

  • ra.de
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Anforderungen an die Darlegung der Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht

  • datenbank.nwb.de

    Abmahnung einer Markenverletzung: Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts IV

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Urteil ist unvollständig

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (11)

  • beck-blog (Kurzinformation)

    Keine automatische Kostenerstattung bei Mitwirkung eines Patentanwalts bei einer Abmahnung

  • beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

    Keine Erstattung zusätzlicher Patentanwaltskosten bei markenrechtlicher Abmahnung, wenn lediglich Markenrecherche durch den Patentanwalt behauptet wird

  • Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

    Kosten des Patentanwalts IV

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Zur Erstattung der durch die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung entstandenen Kosten

  • otto-schmidt.de (Kurzinformation)

    Zur Erstattung der durch die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung entstandenen Kosten

  • ipweblog.de (Kurzinformation)
  • dr-bahr.com (Kurzinformation)

    Keine automatischen Abmahnkosten für Patentanwalt

  • it-recht-kanzlei.de (Kurzinformation)

    Erstattungsanspruch von Patentanwaltskosten im Markenrecht

  • anwalt24.de (Kurzinformation)

    Patentanwaltskosten bei einer markenrechtlichen Abmahnung

  • anwalt.de (Kurzinformation)

    Erstattung von Patentanwaltskosten bei Abmahnungen

  • anwalt.de (Kurzinformation)

    Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden?

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Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • MDR 2012, 924
  • GRUR 2012, 759
 
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Wird zitiert von ... (34)Neu Zitiert selbst (2)

  • BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09

    Kosten des Patentanwalts II

    Auszug aus BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11
    Allein der nicht weiter substanziierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

    Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG, kann dagegen - wie der Senat in seinem nach Verkündung des Berufungsurteils veröffentlichten Urteil "Kosten des Patentanwalts II" entschieden hat - weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 11-14 = WRP 2011, 1057).

    Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen sachlichen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II).

    Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

    Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

    Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz muss über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung eine Markenrecherche durchzuführen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 26 - Kosten des Patentanwalts II).

  • OLG Nürnberg, 15.03.2011 - 3 U 1644/10

    Markenrechtsverletzung durch Verwendung der Wortmarke "Schneeflöckchen"

    Auszug aus BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11
    Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben (OLG Nürnberg, MarkenR 2011, 183).
  • BGH, 18.12.2015 - V ZR 160/14

    Benutzung eines kostenpflichtigen, privaten Parkplatzes:

    Allerdings hat der Senat (Urteil vom 21. September 2012 - V ZR 230/11, NJW 2012, 3781 Rn. 13) die Aufwendungen zur Ermittlung des Fahrzeughalters in Anlehnung an die Rechtsprechung des I. Zivilsenats zur Erstattungsfähigkeit der Kosten einer berechtigten außergerichtlichen Abmahnung (Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 9) als zur Vorbereitung der an den Zustandsstörer gerichteten Unterlassungsaufforderung erforderlich und nach § 683 Satz 1, § 677, § 670 BGB als ersatzfähig angesehen.
  • BGH, 21.09.2012 - V ZR 230/11

    Besitzschutz: Kraftfahrzeughalterhaftung auf Unterlassung eines Falschparkens auf

    Diese Aufwendungen waren zur Vorbereitung der an den Beklagten gerichteten Unterlassungsaufforderung erforderlich und sind daher gemäß §§ 683, 677, 670 BGB (vgl. BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759) ersatzfähig.
  • BGH, 29.06.2017 - I ZR 9/16

    Zu den Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts im Designrecht

    Sofern die Abmahnung der Klägerin als berechtigt anzusehen ist, wird das Berufungsgericht Feststellungen dazu zu treffen haben, ob die durch die Einschaltung des Patentanwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig sind, weil seine Mitwirkung an der Abmahnung erforderlich war (vgl. BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).
  • BGH, 06.02.2013 - I ZR 106/11

    VOODOO

    Soweit das Berufungsgericht einen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nach Art. 102 Abs. 2 GMV in Verbindung mit §§ 670, 683, 677 BGB dem Grunde nach bejaht, wird es weiter prüfen müssen, ob der Anspruch die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts umfasst (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 19 ff. = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 24 ff. - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).
  • BGH, 24.09.2020 - I ZB 59/19

    Kosten des Patentanwalts VI

    Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, GRUR 2019, 983 Rn. 10 - Kosten des Patentanwalts V; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 67).

    Für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, insbesondere die Mitwirkung des Patentanwalts an einer markenrechtlichen Abmahnung, hat der Bundesgerichtshof demgegenüber ausgesprochen, dass eine analoge Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG aF nicht in Betracht kommt und die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig sind, wenn diese Mitwirkung erforderlich war (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 15 bis 33 - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 Rn. 14 - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 47/14, GRUR 2016, 526 Rn. 46 = WRP 2016, 489 - Irreführende Lieferantenangabe).

    In einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof die - nicht von § 140 Abs. 3 MarkenG erfasste - Erstattungsfähigkeit für vorgerichtliche Kosten der patentanwaltlichen Mitwirkung verneint, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl. BGH, GRUR 2012, 759 Rn. 17 - Kosten des Patentanwalts IV).

  • BGH, 18.12.2012 - X ZB 11/12

    Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

    So sieht der Bundesgerichtshof zum Beispiel die Zuziehung eines Patentanwalts bei der außergerichtlichen Abmahnung einer Kennzeichenrechtsverletzung regelmäßig dann - und nur dann - als notwendig an, wenn hierbei Aufgaben angefallen sind, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören und die von dem mit der Abmahnung betrauten Rechtsanwalt nicht wahrgenommen werden konnten (BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).
  • BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

    Kosten des Patentanwalts VII

    Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

    Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung der Patentanwältin (zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 [juris Rn. 22 ff.] - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

  • OLG Düsseldorf, 31.01.2013 - 2 U 54/11

    Abweisung der Klage wegen Verletzung eines Patents betreffend die Verwendung

    Ob die Einschaltung des Rechtsanwalts die zusätzliche Mitwirkung eines Patentanwaltes entbehrlich macht, ist mit Blick auf die konkrete Person und Sachkunde des mandatierten Rechtsanwaltes und Patentanwaltes zu beurteilen (BGH, a.a.O., Kosten des Patentanwaltes II; GRUR 2012, 759 - Kosten des Patentanwaltes IV; Kühnen, a.a.O., Rdnr. 640).
  • BGH, 09.05.2019 - I ZB 83/18

    Zur Frage der Erstattungsfähigkeit eines durch die Mitwirkung eines

    Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV).
  • BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

    Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit und Europarechtskonformität des § 140 Abs. 4

    Das Beschwerdegericht hat die Kosten des Patentanwalts in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

    Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung des Patentanwalts (zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

  • BGH, 13.10.2022 - I ZB 66/20

    Zur Vereinbarkeit von § 140 Abs. 3 MarkenG a.F. (jetzt § 140 Abs. 4 MarkenG) mit

  • OLG Frankfurt, 14.06.2018 - 6 U 24/17

    Schutzumfang eines für Küchenmesser eingetragenen Designs ("Küchenmesser")

  • BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

    Kosten des Patentnichtigkeitsverfahrens: Erstattungsfähigkeit von Rechts- und

  • BGH, 13.10.2022 - I ZB 35/20

    Zur Vereinbarkeit von § 140 Abs. 3 MarkenG a.F. (jetzt § 140 Abs. 4 MarkenG) mit

  • OLG Frankfurt, 22.01.2020 - 6 W 2/20

    Verfassungsmäßigkeit von Art. 100 Abs. 1 GG

  • AG Velbert, 30.07.2021 - 19 C 16/21

    Anwaltliche Abmahnung, Falschparker, Erstattung von Anwaltsgebühren

  • OLG Frankfurt, 08.11.2012 - 6 U 208/11

    Höhe der Geschäftsgebühr für kennzeichenrechtliche Abmahnung; Lizenzanalogie als

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 37/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 49/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 35/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 36/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 48/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

  • LG Hamburg, 14.07.2016 - 327 O 392/14

    Markenverletzung: Anspruch auf Unterlassung einer Bezeichnung, auf Löschung einer

  • OLG Frankfurt, 21.08.2023 - 6 W 24/20

    Keine Erstattung von Patentanwaltskosten in Markensache

  • OLG Stuttgart, 25.09.2023 - 8 W 343/22

    Kosten des Patentanwalts: Notwendigkeit der Beauftragung eines Patentanwalts

  • BPatG, 19.10.2023 - 30 W (pat) 804/22
  • BPatG, 19.10.2023 - 30 W (pat) 803/22
  • OLG Frankfurt, 26.03.2019 - 6 W 1/19

    Kostenfestsetzung: Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in einer

  • OLG Düsseldorf, 24.02.2022 - 20 U 226/13
  • BPatG, 19.10.2023 - 30 W (pat) 802/22
  • OLG München, 08.10.2018 - 6 W 339/18

    Erstattungsfähigkeit der Kosten des Patentanwalts für nur hilfsweise auf

  • OLG Köln, 29.08.2012 - 17 W 47/12

    Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz nicht gleichwertig mit Patentanwalt

  • OLG Stuttgart, 07.10.2013 - 8 W 328/13

    Patentanwaltsgebühr: Erstattungsfähigkeit der Kosten des im Markenrechtsstreit

  • BPatG, 15.10.2013 - 3 ZA (pat) 31/13
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