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   BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09   

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https://dejure.org/2014,47619
BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09 (https://dejure.org/2014,47619)
BGH, Entscheidung vom 11.11.2014 - X ZR 128/09 (https://dejure.org/2014,47619)
BGH, Entscheidung vom 11. November 2014 - X ZR 128/09 (https://dejure.org/2014,47619)
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Volltextveröffentlichungen (11)

  • rechtsprechung-im-internet.de

    Repaglinid

    Art 56 EuPatÜbk, § 4 PatG
    Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Arzneimittelpatent: Ermittlung der Aufgabe der Erfindung anhand der durch sie erzielten Vorteile; Neuheitsschädlichkeit der naheliegenden Problemlösung - Repaglinid

  • IWW

    § 286 ZPO, Art. 56 EPÜ, § 4 PatG, § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO

  • JLaw (App) | www.prinz.law PDF
  • Wolters Kluwer

    Patentfähigkeit von Repaglinid; Beschreiten unterschiedlicher Wege zur Lösung des der Erfindung zugrunde liegenden technischen Problems

  • rewis.io

    Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Arzneimittelpatent: Ermittlung der Aufgabe der Erfindung anhand der durch sie erzielten Vorteile; Neuheitsschädlichkeit der naheliegenden Problemlösung - Repaglinid

  • ra.de
  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • GRUR 2015, 356
 
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Wird zitiert von ... (49)Neu Zitiert selbst (7)

  • BGH, 10.09.2009 - Xa ZR 130/07

    Escitalopram - EPÜ Art. 54, Art. 56; PatG § 3, § 4, § 16a, § 49a; EG-VO 469/2009

    Auszug aus BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09
    Das deckt sich mit den Erkenntnissen, die der Senat in einem Rechtsstreit gewonnen hat, in welchem der maßgebliche Prioritätstag des dort unter Schutz gestellten Enantiomers rund drei Jahre (14. Juni 1988) vor dem Anmeldetag des Streitpatents lag (BGH, Urteil vom 10. September 2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 Rn. 38 - Escitalopram).

    cc) Dass der Bundesgerichtshof die Bereitstellung eines Enantiomers in einem besonderen Fall nicht als nahegelegt beurteilt hat (BGH, GRUR 2010, 123 Rn. 42 ff. - Escitalopram), gibt zu einer abweichenden Beurteilung des Streitfalls keinen Anlass.

    Dabei handelt es sich um zusätzliche, wenn auch unerwartete und überraschende Effekte, die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Annahme einer erfinderischen Leistung für sich genommen nicht rechtfertigen können (vgl. BGH, Urteil vom 12. Februar 2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel I; BGH, GRUR 2010, 123 Rn. 41 - Escitalopram).

  • BGH, 10.12.2002 - X ZR 68/99

    "Kosmetisches Sonnenschutzmittel"; Erfinderische Tätigkeit bei Kombination

    Auszug aus BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09
    Dabei handelt es sich um zusätzliche, wenn auch unerwartete und überraschende Effekte, die nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Annahme einer erfinderischen Leistung für sich genommen nicht rechtfertigen können (vgl. BGH, Urteil vom 12. Februar 2002 - X ZR 68/99, GRUR 2003, 317, 320 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel I; BGH, GRUR 2010, 123 Rn. 41 - Escitalopram).
  • BGH, 15.05.2012 - X ZR 98/09

    Calcipotriol-Monohydrat

    Auszug aus BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09
    d) Dass die günstigen blutzuckersenkenden Werte im Wesentlichen (nur) für die Ratte verifiziert waren, stellte die hinreichende Erfolgserwartung des Fachmanns hinsichtlich der Verwendungsmöglichkeiten der Enantiomere von AG-EE 388 in der Diabetestherapie nicht infrage (zum Kriterium der hinreichenden Erfolgserwartung vgl. BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09, GRUR 2012, 803 Rn. 46 - Calcipotriol-Monohydrat), sondern veranlasste ihn, auf dem vorgesehenen und üblichen Weg bis hin zum marktfähigen und zugelassenen Arzneimittel (vgl. dazu etwa T.  , B14 S. 3 ff. = B14a S. 4 ff.) fortzufahren.
  • BGH, 22.05.1990 - X ZR 124/88

    Ermittlung des einem Patent zugrunde liegenden technischen Problems

    Auszug aus BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09
    Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören oder die sich bei ihrer Erarbeitung herausgestellt haben, sind deshalb bei der Bestimmung des technischen Problems nicht zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 22. Mai 1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 814 - Falzmaschine; Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 Rn. 14 - Dreinahtschlauchfolienbeutel).
  • BGH, 22.05.2007 - X ZR 56/03

    injizierbarer Mikroschaum

    Auszug aus BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09
    Vielmehr können sich für dem Fachmann je nach den Umständen des betroffenen Gebiets der Technik verschiedene Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen anbieten, und dementsprechend ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass das Beschreiten unterschiedlicher Wege naheliegend sein kann (BGH, Urteil vom 22. Mai 2007 - X ZR 56/03, GRUR 2008, 56 Rn. 24 - Injizierbarer Mikroschaum; Urteil vom 6. März 2012 - X ZR 50/09, juris Rn. 19, jeweils mwN).
  • BGH, 30.07.2009 - Xa ZR 22/06

    Dreinahtschlauchfolienbeutel

    Auszug aus BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09
    Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören oder die sich bei ihrer Erarbeitung herausgestellt haben, sind deshalb bei der Bestimmung des technischen Problems nicht zu berücksichtigen (BGH, Urteil vom 22. Mai 1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 814 - Falzmaschine; Urteil vom 30. Juli 2009 - Xa ZR 22/06, GRUR 2010, 44 Rn. 14 - Dreinahtschlauchfolienbeutel).
  • BGH, 06.03.2012 - X ZR 50/09

    Patentfähigkeit bestimmter 1,4-substituierter Piperidinderivate der allgemeinen

    Auszug aus BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09
    Vielmehr können sich für dem Fachmann je nach den Umständen des betroffenen Gebiets der Technik verschiedene Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen anbieten, und dementsprechend ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass das Beschreiten unterschiedlicher Wege naheliegend sein kann (BGH, Urteil vom 22. Mai 2007 - X ZR 56/03, GRUR 2008, 56 Rn. 24 - Injizierbarer Mikroschaum; Urteil vom 6. März 2012 - X ZR 50/09, juris Rn. 19, jeweils mwN).
  • BGH, 05.05.2020 - KZR 36/17

    FRAND-Einwand - FRAND-Bedinungen, besondere Verhaltenspflichten eines

    Mit Rücksicht hierauf dürfen Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehören, bei der Bestimmung des technischen Problems nicht berücksichtigt werden (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).
  • BGH, 14.06.2016 - X ZR 29/15

    Pemetrexed - Europäisches Patent: Voraussetzungen einer Patentverletzung mit

    aa) Nach der Rechtsprechung des Senats dient die Bestimmung des technischen Problems (der Aufgabe) in einem Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).
  • BGH, 21.01.2020 - X ZR 65/18

    Europäisches Patent: Vorteilhafte Dosierung nach Dosis-Wirkungs-Beziehungs-Studie

    Nach der Rechtsprechung des Senats haben Vorteile, die sich erst durch die Erfindung als erreichbar herausgestellt haben, bei der Bestimmung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems ebenso außer Betracht zu bleiben wie Elemente, die zur technischen Lösung gehören (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).
  • BPatG, 12.09.2019 - 4 Ni 73/17

    Lacosamid - Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Lacosamid" - Inanspruchnahme der

    Schließlich hebt auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Repaglinid" vom 11. November 2014 (GRUR 2015, 356) hervor, dass die Bestimmung des technischen Problems dazu dient, "den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik nahegelegt war oder nicht.

    In der Rechtsprechung ist es anerkannt, dass selbst bei einer Anzahl überschaubarer alternativer Lösungsansätze, von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile hat, und die sich als gleichwertige, ebenso vorzugswürdige Alternativen darstellen, in der Regel für den Fachmann Anlass besteht, jeden dieser Lösungsansätze in Betracht zu ziehen (vgl. BGH GRUR 2012, 261 - E-Mail via SMS; GRUR 2012, 803 - Calcipotriol-Monohydrat), und dass das Beschreiten eines jeden von mehreren unterschiedlichen Wegen zur Problemlösung naheliegen kann (vgl. BGH GRUR 2015, 356 - Repaglinid).

    Der Fachmann wusste jedoch um die häufig unterschiedlichen Wirkungen von Enantiomeren (vgl. BGH GRUR 2015, 356 - Repaglinid).

  • BPatG, 17.07.2018 - 3 Ni 23/16
    Denn kommen für den Fachmann mehrere Alternativen zur Lösung eines Problems in Betracht - hier entweder eine Folsäure- oder eine Vitamin B12-Gabe -, kann das Beschreiten unterschiedlicher Wege naheliegend sein (vgl. BGH, GRUR 2015, 356, Rn. 31 - Repaglinid).

    Denn zum einen können sich für den Fachmann je nach den Umständen des betroffenen Gebiets der Technik verschiedene Möglichkeiten zum weiteren Vorgehen anbieten und dementsprechend ist in der Rechtsprechung des BGH anerkannt, dass das Beschreiten unterschiedlicher Wege naheliegend sein kann (vgl. BGH, GRUR 2015, 356, Rn. 31 - Repaglinid).

  • BPatG, 04.05.2023 - 3 Ni 2/21
    Aus dem technischen Problem ergibt sich auch, ob der Stand der Technik Anlass bot, sich mit einer bestimmten Problemstellung zu befassen und hierfür eine bestimmte Lösung in Betracht zu ziehen; das technische Problem ist dabei aber so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik erhielt, ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt (BGH GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin; BGH GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; BGH GRUR 2020, 603 Rn. 12 - Tadalafil).

    Durch die Bestimmung der objektiven Aufgabe wird zugleich auch der Ausgangspunkt für die fachmännischen Bemühungen zu einer Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung lokalisiert, von dem aus die hieran erst anschließende und davon zu trennende Prüfung auf Patentfähigkeit, insbesondere auf erfinderische Tätigkeit, zu erfolgen hat (vgl. BGH, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; BGH, a.a.O. - Quetiapin).

  • BGH, 15.07.2021 - X ZR 60/19

    Patentnichtigkeitsverfahren: Bestimmung des technischen Problems und Heranziehung

    Welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden, und ob der Gegenstand des Streitpatents geeignet ist, das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem zu lösen, ist für dessen Bestimmung unerheblich, und erst bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung der Schutzfähigkeit zu bewerten (vgl. BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 f.- Quetiapin; Urteil vom 2. März 2021 - X ZR 29/19 Rn. 10 f. - juris).
  • BGH, 24.08.2021 - X ZR 59/19

    Oszillationsantrieb

    Welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wurden, und ob der Gegenstand des Streitpatents geeignet ist, das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem zu lösen, ist erst bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung der Patentfähigkeit zu bewerten (BGH, Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 f. - Quetiapin).
  • BPatG, 11.07.2023 - 3 Ni 19/22
    Denn nach der Rechtsprechung des BGH haben Vorteile, die sich erst durch die Erfindung als erreichbar herausgestellt haben, bei der Bestimmung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems ebenso außer Acht zu bleiben wie Elemente, die zur technischen Lösung gehören (vgl. BGH GRUR 2020, 603 Rn. 12 - Tadalafil; BGH GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).

    Zwar ist nach Repaglinid die Veranlassung zu Versuchen nur so lange gegeben, wie sich in der Folge der Versuche keine Hindernisse oder sonstige Umstände einstellen, die aus fachlicher Sicht ein Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Weg nicht länger angeraten erscheinen lassen (vgl. BGH, Urt. v. 11.11.2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 38 - Repaglinid).

  • BPatG, 27.06.2023 - 3 Ni 13/22
    Das technische Problem ist aber nur so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich die Frage, welche Anregungen der Fachmann durch den Stand der Technik erhielt, ausschließlich erst bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt (BGH GRUR 2015, 352 Rn. 17 - Quetiapin; BGH GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; BGH GRUR 2020, 603 Rn. 12 - Tadalafil).

    Die Aufgabe stellt somit lediglich den Ausgangspunkt für die fachmännischen Bemühungen zu einer Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung dar, von dem aus sodann die hieran erst anschließende und davon zu trennende Prüfung auf Patentfähigkeit, insbesondere auf erfinderische Tätigkeit, zu erfolgen hat (vgl. BGH, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid; BGH, a.a.O. - Quetiapin).

  • BPatG, 10.11.2015 - 3 Ni 19/14

    (Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Verfahren zum Anpassen von Tierfutter an

  • BGH, 17.04.2018 - X ZR 56/16

    Patentfähigkeit eines Tongebers für ein Einparkhilfesystem für Fahrzeuge; Prüfung

  • BPatG, 24.01.2017 - 3 Ni 3/15

    Patentfähigkeit des Streitpatents mit der Bezeichnung "Isobutylgaba und dessen

  • BPatG, 12.04.2018 - 4 Ni 7/17

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Polsterumformungsmaschine (europäisches

  • BGH, 13.03.2018 - X ZR 44/16

    Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Herstellung der feuerfesten Zustellung einer

  • BGH, 13.06.2017 - X ZR 16/15

    Patentfähigkeit eines Verfahrens zum Befestigen eines Gegenstandes (z.B.

  • BGH, 17.05.2018 - X ZR 19/16

    Patentfähigkeit des Patents mit der Bezeichnung "Filterpatrone zum Einsetzen in

  • BGH, 05.06.2018 - X ZR 86/16

    Patentfähigkeit und Schutzfähigkeit des Patents mit der Bezeichnung

  • BGH, 10.03.2020 - X ZR 44/18

    Klage auf Nichtigerklärung eines Patents für eine Mobilstation für ein digitales

  • OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

    Kein hinreichend gesicherter Rechtsbestand nach negativem qualifizierten Hinweis

  • BGH, 08.02.2022 - X ZR 22/20

    Streitpatent betreffend ein Verfahren zur Diagnose einer bakteriellen Infektion

  • BPatG, 01.10.2019 - 4 Ni 23/17
  • BPatG, 07.02.2017 - 3 Ni 20/15

    Erfolgsaussichten einer Nichtigkeitsklage gegen ein ergänzendes Schutzzertifikat

  • BGH, 17.12.2020 - X ZR 15/19

    Rechtsstreit um ein Patent bezüglich eines Verfahrens zur L-Aminosäureproduktion

  • BPatG, 01.12.2015 - 3 Ni 23/14

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Behandlungsverfahren und pharmazeutische

  • BGH, 19.12.2017 - X ZR 125/15

    Patentfähigkeit einer aus einem Gehäuse mit einem Lichtaustrittsfenster und einem

  • BPatG, 29.09.2021 - 3 Ni 12/20

    Patentnichtigkeitssache - "Arylharnstoff-Verbindungen in Kombination mit anderen

  • OLG Düsseldorf, 04.06.2020 - 15 U 58/19
  • BGH, 19.02.2019 - X ZR 19/17

    Voraussetzungen für die Patentfähigkeit eines Auslauftrichters für ein Silo eines

  • BGH, 02.03.2021 - X ZR 29/19

    Streit um die Patentfähigkeit eines sanitären Einbauteils wegen seiner Neuheit

  • BGH, 31.07.2018 - X ZR 68/16

    Patentfähigkeit eines Systems zur kombinierten Ablation und Belichtung eines

  • BGH, 18.04.2019 - X ZR 61/17

    Patentfähigkeit eines Überwachungssystems zur prozessbegleitenden Überwachung von

  • BGH, 23.03.2021 - X ZR 16/19

    Klage gegen die Inhaberin eines mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland

  • BPatG, 12.04.2016 - 3 Ni 37/14

    Erfolgsaussichten einer Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Patent mit der

  • BGH, 28.01.2021 - X ZR 2/19

    Patentfähigkeit eines Verfahrens zur Diagnose einer Sepsis oder sepsisähnlichen

  • BGH, 23.03.2021 - X ZR 22/19

    Nichtigerklärung eines europäischen Patents mit der Priorität einer japanischen

  • BPatG, 23.04.2015 - 3 Ni 32/13

    Wirkungslosigkeit dieser Entscheidung

  • BPatG, 15.09.2015 - 3 Ni 20/14

    Voraussetzungen für die Nichtigkeitserklärung eines europäischen Patents auf dem

  • BPatG, 04.12.2018 - 3 Ni 3/17

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Pharmazeutische nanoparticuläre Zubereitung

  • BPatG, 23.02.2016 - 3 Ni 27/14

    Voraussetzungen für die Nichtigerklärung eines europäischen Patents über die

  • OLG Hamburg, 22.08.2019 - 3 U 88/15

    Anspruch auf Unterlassung sowie Auskunft und Rechnungslegung wegen

  • BPatG, 18.10.2018 - 1 Ni 23/17
  • BPatG, 21.07.2015 - 3 Ni 17/14

    Wirkungslosigkeit dieser Entscheidung

  • BPatG, 19.12.2018 - 9 W (pat) 11/18
  • BPatG, 28.01.2016 - 17 W (pat) 44/13

    Voraussetzungen für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit bei Anmeldung

  • BPatG, 12.05.2020 - 3 Ni 34/17

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Ubichinon Qn zur Behandlung von

  • BPatG, 17.12.2019 - 3 Ni 20/17
  • BPatG, 18.12.2018 - 17 W (pat) 44/15
  • BPatG, 25.09.2019 - 18 W (pat) 3/19
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