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   BGH, 18.12.2012 - X ZB 11/12   

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BGH, 18.12.2012 - X ZB 11/12 (https://dejure.org/2012,43062)
BGH, Entscheidung vom 18.12.2012 - X ZB 11/12 (https://dejure.org/2012,43062)
BGH, Entscheidung vom 18. Dezember 2012 - X ZB 11/12 (https://dejure.org/2012,43062)
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Volltextveröffentlichungen (13)

  • bundesgerichtshof.de PDF

    Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

  • rechtsprechung-im-internet.de

    Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

    § 84 Abs 2 S 2 PatG, § 143 Abs 3 PatG, § 91 Abs 1 S 1 ZPO, § 574 Abs 1 Nr 2 ZPO
    Kostenfestsetzung in Patentnichtigkeitsverfahren: Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Patentgerichts zur Entscheidung über eine Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung; zweckentsprechende Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt - Doppelvertretung im ...

  • JLaw (App) | www.prinz.law PDF
  • Wolters Kluwer

    Erfolgsaussichten einer Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Patentgerichts hinsichtlich einer Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung im Patentnichtigkeitsverfahren

  • kanzlei.biz

    Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

  • rewis.io
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    PatG § 84 Abs. 2 S. 2
    Erfolgsaussichten einer Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse des Patentgerichts hinsichtlich einer Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung im Patentnichtigkeitsverfahren

  • datenbank.nwb.de
  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Patentrecht - Rechtsbeschwerde im Patentnichtigkeitsverfahren

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

    Doppelvertretung im Patentnichtigkeitsverfahren

  • anwalt-suchservice.de (Kurzinformation)

    Erstattung der Kosten eines mitwirkenden Rechtsanwalts im Patentnichtigkeitsverfahren

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • BGHZ 196, 52
  • MDR 2013, 477
  • GRUR 2013, 427
  • Rpfleger 2013, 293
 
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Wird zitiert von ... (46)

  • BPatG, 13.10.2016 - 35 W (pat) 16/12

    Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren - Löschungsverfahren - Beschwerde gegen

    Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen zu der Frage, ob in entsprechender Anwendung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs BGHZ 196, 52 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsprozess die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen ist.

    Ende des Jahres 2012 hat der Bundesgerichtshof für das patentrechtliche Nichtigkeitsverfahren entschieden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen ist, wenn gleichzeitig mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (BGH, Beschluss vom 18. Dezember 2012 mit dem Aktenzeichen X ZB 11/12 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, veröffentlicht u. a. in BGHZ 196, 52 und GRUR 2013, 427 ff.).

    Zur Begründung hat der Senat ausgeführt, dass er es für eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung halte, ob im Lichte der Beschlusses des Bundesgerichtshofs BGH GRUR 2013, 427 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - auch im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsprozess die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO i. V. m. § 17 Abs. 4 GebrMG und i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG anzusehen ist.

    Ihre Auffassungen, dass sich die für den Beschluss des Bundesgerichtshofes BGH GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - maßgebenden Überlegungen nicht entsprechend auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren übertragen ließen, hat die Präsidentin im Wesentlichen wie folgt begründet:.

    IV.3 Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Kosten für den von ihr neben dem Patentanwalt zum Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren hinzugezogenen Rechtsanwalt können auch nicht auf der Grundlage der Überlegungen als erstattungsfähig anerkannt werden, die für den Beschluss des Bundesgerichtshofes BGH GRUR 2013, 427 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - entscheidend waren.

    IV.3.2    Gegen die regelmäßige Erstattungsfähigkeit der Kosten anwaltlicher Doppelvertretung im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren bei parallelem Verletzungsrechtsstreit spricht weiter der Umstand, dass bei dieser Verfahrenslage - anders als vom Bundesgerichtshof für das Nichtigkeitsverfahren festgestellt (vgl. BGH GRUR 2013, 427 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren), der Abstimmungsbedarf zwischen den beiden Anwälten für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht typischer Weise die zusätzliche Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren erfordert, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsprozess betraut ist.

    Insoweit kann der Senat die Einschätzung des Bundesgerichtshofs, wonach die notwendige Abstimmung zwischen beiden Anwälten naturgemäß die Mitwirkung des anderen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordert (BGH GRUR 2013, 427, 429 Rz. 30 a. E. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren), nicht auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren übertragen.

    Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nummer 1 und 2 PatG zuzulassen, weil die Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist, ob die in dem Beschluss des Bundesgerichtshofs BGHZ 196, 52 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - niedergelegten Grundsätze auf das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu übertragen sind.

  • BPatG, 26.06.2020 - 3 Ni 45/16
    Die Rechtsanwaltskosten, deren Erstattungsfähigkeit die Beklagte im Kostenfestsetzungsverfahren bestritten hatte und die sich aus der 1, 3-fachen Verfahrensgebühr auf der Grundlage des Nichtigkeitsstreitwerts sowie der Post- und Telekommunikationspauschale zusammensetzen, hat die Rechtspflegerin dabei mit der Begründung zuerkannt, sie seien nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2013, 427) bei einem parallelen Verletzungsverfahren erstattungsfähig.

    Die fehlende Personenidentität zwischen dem von der Lizenznehmerin der Beklagten betriebenen Besichtigungs- und Beweisverfahren und der sich gegen die Beklagte selbst richtenden Nichtigkeitsklage stehe nach BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 der Erstattungsfähigkeit nicht entgegen, da es um den Abstimmungsbedarf des Verletzungsbeklagten gehe, der in beiden Verfahren bestehe.

    Inwieweit Doppelvertretungskosten durch die Inanspruchnahme eines Patent- und eines Rechtsanwalts notwendig sind, beurteilt sich nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung dabei aufgrund einer typisierenden Betrachtungsweise (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 23 f. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 75 Rn. 27 - Kosten des Patentanwalts II).

    Danach wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt (und umgekehrt) typischerweise als notwendig i.S.v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

    So besteht etwa nach rechtkräftigem Abschluss des Verletzungsrechtstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren regelmäßig keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung mehr (BGH GRUR 2013, 427 Rn. 34 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    b) Nach der Rechtsprechung des BGH müssen das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren zeitgleich anhängig gewesen sein (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

    Solange das Besichtigungs- und Beweisverfahren noch andauerte, war mithin die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem mit der Erstellung und Erhebung der Nichtigkeitsklage betrauten Patentanwalts notwendig, um - wie der Bundesgerichtshof typisierend festgestellt hat (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rdnr. 28-30 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 28-30 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren) - den Vortrag beider Verfahren aufeinander abzustimmen.

    Denn entgegen den Ausführungen der Beklagten reicht es für die Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits aus, wenn der Verletzungsrechtsstreit von einem mit dem Patentinhaber wirtschaftlich verbundenen Dritten betrieben wird (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 37/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

    § 140 Abs. 3 MarkenG ist im Markenlöschungsverfahren auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt als auch - im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 3 MarkenG dem Anwaltszwang gem. § 78 ZPO Rechnung trägt - an einer vergleichbaren Interessenlage (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Tz. 21, 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG).

    Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Tz. 32 - Kosten des Patentanwalts II).

    Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i.  S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, da die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle und einen besonderen Abstimmungsbedarf begründe, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordere, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 27 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    (2) Der vorliegende Fall weist zu der bereits vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fallkonstellation der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) gewisse Parallelen auf.

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 35/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

    § 140 Abs. 3 MarkenG ist im Markenlöschungsverfahren auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt als auch - im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 3 MarkenG dem Anwaltszwang gem. § 78 ZPO Rechnung trägt - an einer vergleichbaren Interessenlage (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Tz. 21, 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG).

    Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Tz. 32 - Kosten des Patentanwalts II).

    Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, da die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle und einen besonderen Abstimmungsbedarf begründe, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordere, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 27 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    (2) Der vorliegende Fall weist zu der bereits vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fallkonstellation der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) gewisse Parallelen auf.

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 49/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

    § 140 Abs. 3 MarkenG ist im Markenlöschungsverfahren auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt als auch - im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 3 MarkenG dem Anwaltszwang gem. § 78 ZPO Rechnung trägt - an einer vergleichbaren Interessenlage (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Tz. 21, 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG).

    Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Tz. 32 - Kosten des Patentanwalts II).

    Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i.  S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, da die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle und einen besonderen Abstimmungsbedarf begründe, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordere, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 27 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    (2) Der vorliegende Fall weist zu der bereits vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fallkonstellation der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) gewisse Parallelen auf.

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 48/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

    § 140 Abs. 3 MarkenG ist im Markenlöschungsverfahren auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt als auch - im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 3 MarkenG dem Anwaltszwang gem. § 78 ZPO Rechnung trägt - an einer vergleichbaren Interessenlage (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Tz. 21, 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG).

    Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Tz. 32 - Kosten des Patentanwalts II).

    Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i.  S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, da die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle und einen besonderen Abstimmungsbedarf begründe, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordere, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 27 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    (2) Der vorliegende Fall weist zu der bereits vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fallkonstellation der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) gewisse Parallelen auf.

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 36/14

    Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der

    § 140 Abs. 3 MarkenG ist im Markenlöschungsverfahren auch nicht analog anwendbar, da es sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt als auch - im Hinblick darauf, dass § 140 Abs. 3 MarkenG dem Anwaltszwang gem. § 78 ZPO Rechnung trägt - an einer vergleichbaren Interessenlage (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Tz. 21, 22 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren - zur parallelen Vorschrift des § 143 Abs. 3 PatG).

    Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellen würden, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 24 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2011, 754, Tz. 32 - Kosten des Patentanwalts II).

    Eine solche typisierende Betrachtungsweise kommt dann in Betracht, wenn bestimmte Umstände typischerweise den Schluss zulassen, dass eine bestimmte Maßnahme zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 25 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    Weiter hat der Bundesgerichtshof die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt dann als typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig i. S. von § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit einem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist, da die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle und einen besonderen Abstimmungsbedarf begründe, der die Mitwirkung desjenigen anwaltlichen Vertreters auch im Nichtigkeitsverfahren erfordere, der mit der Vertretung der Partei im Verletzungsverfahren betraut ist (BGH GRUR 2013, 427, Tz. 27 ff. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

    (2) Der vorliegende Fall weist zu der bereits vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fallkonstellation der Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren (BGH GRUR 2013, 427) gewisse Parallelen auf.

  • BPatG, 22.02.2018 - 35 W (pat) 405/12
    Auch könne nicht zurückgegriffen werden auf die in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 18. Dezember 2012 - Az. X ZB 11/12 - (vgl. GRUR 2013, 427 ff. - "Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren") niedergelegten Grundsätze, wonach im Patentnichtigkeitsverfahren die Beauftragung eines Rechtsanwalts neben einem bevollmächtigten Patentanwalt dann typischerweise zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sei, wenn ein paralleles Verletzungsverfahren stattgefunden habe.

    b) Der erkennende Senat erachtet auch für ein Gebrauchsmusterlöschungs- und ein entsprechendes Beschwerdeverfahren die Anwendung der Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH, die dieser bei der Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren anwendet und die die Antragsgegnerin zu Recht zitiert hat (vgl. GRUR 2013, 427 ff.), für geboten.

    Die Rechtsbeschwerde gegen die vorliegende Kostenfestsetzungsentscheidung wird gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Satz 1 ZPO zugelassen (vgl. BGH GRUR 2013, 427, 428 [Rz. 14]).

    Die Frage, ob die in der Entscheidung des BGH vom 18. Dezember 2012 - Az. X ZB 11/12 -"Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren" (BGH a. a. O.) niedergelegten Grundsätze ohne weiteres auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren und ein sich hieran anschließendes Beschwerdeverfahren übertragbar sind, ist eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

  • BPatG, 23.08.2017 - 3 ZA (pat) 73/16

    Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren VIII - Patentnichtigkeitsklageverfahren

    Sind ein Nichtigkeits- und ein Verletzungsrechtsstreit nicht gleichzeitig nebeneinander anhängig oder überschneiden sie sich zeitlich nur kurzfristig, so kann auch aus der weitgehend typischen Vorgeschichte eines Nichtigkeitsverfahrens, in denen sich die Beteiligten und ihre (rechts- und patentanwaltlichen) Vertreter bereits mit Fragen der Verletzung und der Bestandskraft des Patents befasst haben, keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung hergeleitet werden (im Anschluss an BGH v. 18.12.2012 (X ZB 11/12) = GRUR 2013, 427, Tz. 34 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren und BGH v. 18.12.2012 - X ZB 6/12) = GRUR 2013, 430, Tz. 32 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Abgrenzung zu 5. Senat vom 1. Dezember 2015 (5 ZA (pat) 103/14) = BlfPMZ 2016, 150 - Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte).

    Sie verweist auf die Entscheidung BGH GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, wonach eine Doppelvertretung selbst im Fall eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtsstreits nicht schlechthin als notwendig angesehen werden dürfe.

    bb) Bei der Prüfung der Notwendigkeit der Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn 23 f. - Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430, Rn 23 f. - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 84 Rn. 66; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 40; Busse, PatG, 8. Aufl., § 84 Rn. 93).

    Darin vertritt der 5. Senat die Auffassung, dass es nach den auf die Umstände des Einzelfalls abstellenden Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil v. 8. (richtig muss es heißen: 18.) Dezember 2012 - Az. X ZB 11/12 (GRUR a.a.O.,  Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren) nicht auszuschließen sei, dass eine Erstattungsfähigkeit im Grundsatz auch in Betracht kommen könne, wenn kein Verletzungsverfahren anhängig sei.

  • BPatG, 01.12.2015 - 5 ZA (pat) 103/14

    Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte -

    aa) Unstreitig stand eine Verletzungsklage, bei der eine gleichzeitige Beauftragung von Rechts- und Patentanwalt üblich ist, wobei deren Kosten nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch erstattungsfähig sind (vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 8. Dezember 2012 - Az. X ZB 11/12 -, abgedruckt in: BGHZ 196, 52; GRUR 2013, 427; Mitt. 2013, 145 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren), niemals im Raum.

    bb) Zwar ist den Klägerinnen darin Recht zu geben, dass nach den auf die Umstände des Einzelfalls abstellenden Ausführungen des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 8. Dezember 2012 (a. a. O. - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren) es nicht auszuschließen ist, dass eine Erstattungsfähigkeit im Grundsatz auch in Betracht kommen kann, wenn kein Verletzungsverfahren anhängig ist.

    Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 Abs. 1 ZPO ist die Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht, da das Gesetz sie nicht ausdrücklich vorsieht, nur eröffnet, wenn das Bundespatentgericht sie zugelassen hat (vgl. zur Möglichkeit der Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht BGHZ 196, 52; GRUR 2013, 427; Mitt. 2013, 145 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren).

  • BPatG, 23.08.2017 - 3 Ni 6/12

    Notwendigkeit von Doppelvertretungskosten und Kosten von Privatgutachten i.R.e.

  • BPatG, 28.09.2015 - 3 ZA (pat) 9/15

    Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist

  • BPatG, 17.05.2017 - 35 W (pat) 1/14

    Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren - Kostenfestsetzungsverfahren -

  • BVerwG, 27.06.2019 - 2 KSt 1.19

    Aufwendung; Bahnfahrkarte; Behördenvertreter; Deutsche Bahn; Einsparmöglichkeit;

  • BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

    Kostenerstattung für EPA-Vertreter in Patentstreitsache - EPA-Vertreter

  • BPatG, 19.02.2014 - 4 ZA (pat) 22/13

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen den

  • BPatG, 04.04.2017 - 1 ZA (pat) 6/16

    Erstattung der Kosten eines im Nichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts

  • BPatG, 17.05.2018 - 35 W (pat) 3/15

    Gebrauchsmusterbeschwerdeverfahren - Kostenfestsetzungsverfahren -

  • BPatG, 15.03.2018 - 35 W (pat) 10/16

    Grundlagen zur Festsetzung der erstattungsfähigen Parteikosten in einem

  • BPatG, 02.05.2018 - 35 W (pat) 7/16
  • BPatG, 13.12.2017 - 35 W (pat) 11/14

    Grundsätze zur Festsetzung der Parteikosten eines

  • BPatG, 15.10.2013 - 3 ZA (pat) 31/13
  • BGH, 21.01.2013 - X ZB 12/12

    Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Rechtsanwalts im

  • BPatG, 21.10.2015 - 5 ZA (pat) 31/15

    Streitwert bei mehreren Klägern - Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung

  • BPatG, 11.02.2020 - 35 W (pat) 4/19
  • BPatG, 20.07.2017 - 4 Ni 21/12

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Klagegebühr bei Verbindung von

  • BPatG, 23.11.2015 - 1 Ni 36/12

    Erstattung von Kosten eines Rechtsanwalts in Patentnichtigkeitsverfahren;

  • OLG Düsseldorf, 26.02.2015 - 2 W 5/15

    Erstattungsfähigkeit der Kosten des Einspruchsverfahrens

  • BPatG, 05.05.2017 - 4 Ni 37/14

    Grundsätze zur Erstattungsfähigkeit von Kosten für die Beiziehung eines

  • BPatG, 08.02.2017 - 5 ZA (pat) 59/16
  • BPatG, 27.11.2014 - 35 W (pat) 5/12

    Kostenfestsetzung i.R.e. Antrags auf Löschung des Gebrauchsmusters " Vorrichtung

  • BPatG, 08.05.2013 - 4 ZA (pat) 31/12
  • BPatG, 05.05.2020 - 5 Ni 17/16
  • BPatG, 04.11.2019 - 1 ZA (pat) 2/19
  • BPatG, 08.08.2019 - 5 Ni 17/16
  • BPatG, 15.07.2019 - 35 W (pat) 416/13
  • BPatG, 12.12.2017 - 35 W (pat) 12/15

    Anspruch auf Löschung eines Gebrauchsmusters wegen fehlender Neuheit;

  • BPatG, 29.06.2016 - 5 ZA (pat) 14/16

    Erstattungsfähigkeit von verauslagten Gerichtskosten i.R.d. Erhebung der weiteren

  • BPatG, 20.06.2016 - 5 ZA (pat) 4/16

    Anforderungen an die Erstattungsfähigkeit von Kosten für die Übersetzung eines

  • BPatG, 24.10.2013 - 4 ZA (pat) 35/13

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung - zum

  • BPatG, 13.11.2017 - 35 W (pat) 14/15

    Grundsätze zur Kostenfestsetzung im Gebrauchsmusterprozess

  • BPatG, 05.05.2017 - 4 ZA (pat) 8/17
  • BPatG, 12.12.2013 - 4 ZA (pat) 36/13

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung - in

  • BPatG, 17.07.2019 - 6 ZA (pat) 43/18
  • BPatG, 08.08.2018 - 5 ZA (pat) 34/18
  • BPatG, 17.05.2017 - 1 ZA (pat) 2/16
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