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   BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12   

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https://dejure.org/2012,43046
BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12 (https://dejure.org/2012,43046)
BGH, Entscheidung vom 18.12.2012 - X ZB 6/12 (https://dejure.org/2012,43046)
BGH, Entscheidung vom 18. Dezember 2012 - X ZB 6/12 (https://dejure.org/2012,43046)
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Volltextveröffentlichungen (11)

  • rechtsprechung-im-internet.de

    § 84 Abs 2 S 2 PatG, § 143 Abs 3 PatG, § 91 Abs 1 S 1 ZPO, § 567 Abs 2 ZPO, § 574 Abs 1 Nr 2 ZPO
    Kosten des Patentnichtigkeitsverfahrens: Erstattungsfähigkeit von Rechts- und Patentanwaltskosten; Rechtsbeschwerde gegen die Kostenfestsetzung

  • JLaw (App) | www.prinz.law PDF
  • Wolters Kluwer

    Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt; Entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren

  • rewis.io
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    PatG § 143 Abs. 3
    Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt; Entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren

  • datenbank.nwb.de
  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Verfahrensrecht - Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten (Patentstreit)

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
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Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • GRUR 2013, 430
 
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Wird zitiert von ... (17)

  • BGH, 25.08.2015 - X ZB 5/14

    Patentanwaltskosten: Festsetzung gegen den Auftraggeber - Festsetzung der

    (a) Eine Analogie ist zulässig, wenn das Gesetz eine planwidrige oder ungewollte Regelungslücke enthält, die sich aus einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem dem konkreten Gesetzgebungsverfahren zugrunde liegenden Regelungsplan ergibt, und der zu beurteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht soweit mit dem Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt hat, vergleichbar ist, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen (BGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - IX ZR 65/09, BGHZ 184, 101 Rn. 32; Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430; Urteil vom 1. Juli 2014 - VI ZR 345/13, BGHZ 201, 380 Rn. 14; Beschluss vom 23. September 2014 - II ZB 4/14, WM 2014, 2167 Rn. 12; Urteil vom 26. Februar 2015 - IX ZR 172/14, WM 2015, 684 Rn. 28, 31).
  • BGH, 03.02.2015 - X ZR 76/13

    Stabilisierung der Wasserqualität - Beurteilung der Widerruflichkeit eines

    (1) Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt (vgl. zur erfinderischen Tätigkeit: BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/12, GRUR 2012, 378 Rn. 16 - Installiereinrichtung II).
  • BPatG, 28.09.2015 - 3 ZA (pat) 9/15

    Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist

    Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 3. Juni 2014 hat die Klägerin u. a. neben einer Verfahrensgebühr für ihre patentanwaltlichen Vertreter eine weitere Verfahrensgebühr ("1,3 Verfahrensgebühr § 13, Nr. 3104 VV RVG i. V. m. BGH-Entscheidungen zur Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren (X ZB 6/12 und X ZB 11/12 analog") für mitwirkende Rechtsanwälte in Höhe von 21.726,90 EUR geltend gemacht.

    aa) Nach neuerer Rechtsprechung wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. Schulte, § 80 Rn. 40 m. w. N., insb. BGH GRUR 13, 427; 13, 430).

    In den von der Klägerin genannten Rechtsprechungsfällen (BGH X ZB 6/12 (= GRUR 2013, 430 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren) und X ZB 11/12 (= GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren)) hat der Bundesgerichtshof im Übrigen auch betont, dass eine Doppelvertretung selbst im Falle eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtstreits nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden darf.

    2012, 371 (= BPatGE 53, 173) den Fall einer nur kurzzeitigen Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nennt (BGH GRUR 2013, 427 Rn. 34 - Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 32 - Rechtsanwalt in Nichtigkeitsverfahren; vgl. a. Schulte, a. a. O. § 80 Rn. 40 unter a)).

  • BPatG, 19.02.2014 - 4 ZA (pat) 22/13

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen den

    Der BGH habe in seinen Entscheidungen vom 18.12.2012 X ZB 6/12 und X ZB 11/12 dargelegt, dass im Nichtigkeitsverfahren die Kosten für die Zuziehung eines Rechtsanwalts zur entsprechenden Rechtsverfolgung typischerweise bei Vorliegen eines Verletzungsverfahrens als notwendig anzusehen seien.

    Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist im Nichtigkeitsverfahren typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (BGH, Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 11/12, GRUR 2013, 427 - Rn. 26 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430 - Rn. 26; Beschl. v. 21.01.2013 - X ZB 12/12 - Rn. 7).

    Begründet wird dies u. a. damit, dass die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 27).

    Zugleich hat der Bundesgerichtshof (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 32, m. w. N.) aber auch festgestellt, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren gebe, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergehe und in denen die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig zu verneinen sei.

  • BPatG, 26.06.2020 - 3 Ni 45/16
    Danach wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt (und umgekehrt) typischerweise als notwendig i.S.v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

    b) Nach der Rechtsprechung des BGH müssen das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren zeitgleich anhängig gewesen sein (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

    Solange das Besichtigungs- und Beweisverfahren noch andauerte, war mithin die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem mit der Erstellung und Erhebung der Nichtigkeitsklage betrauten Patentanwalts notwendig, um - wie der Bundesgerichtshof typisierend festgestellt hat (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rdnr. 28-30 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 28-30 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren) - den Vortrag beider Verfahren aufeinander abzustimmen.

    Denn entgegen den Ausführungen der Beklagten reicht es für die Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits aus, wenn der Verletzungsrechtsstreit von einem mit dem Patentinhaber wirtschaftlich verbundenen Dritten betrieben wird (vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

  • BPatG, 12.12.2013 - 4 ZA (pat) 36/13

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung - in

    Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist danach typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (BGH, Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 11/12, GRUR 2013, 427 - Rn. 26 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430 - Rn. 26; Beschl. v. 21.01.2013 - X ZB 12/12 - Rn. 7).

    Begründet wird dies u. a. damit, dass die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 27).

    Zugleich hat der Bundesgerichtshof (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 32, m. w. N.) aber auch festgestellt, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren gebe, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergehe und in denen die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig zu verneinen sei, so z. B. bei kurzzeitiger Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder bei rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsrechtsstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren.

  • BGH, 25.08.2015 - X ZB 6/14

    Patentanwaltskosten: Festsetzung gegen den Auftraggeber

    (a) Eine Analogie ist zulässig, wenn das Gesetz eine planwidrige oder ungewollte Regelungslücke enthält, die sich aus einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem dem konkreten Gesetzgebungsverfahren zugrunde liegenden Regelungsplan ergibt, und der zu beurteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht soweit mit dem Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt hat, vergleichbar ist, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen (BGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - IX ZR 65/09, BGHZ 184, 101 Rn. 32; Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430; Urteil vom 1. Juli 2014 - VI ZR 345/13, BGHZ 201, 380 Rn. 14; Beschluss vom 23. September 2014 - II ZB 4/14, WM 2014, 2167 Rn. 12; Urteil vom 26. Februar 2015 - IX ZR 172/14, WM 2015, 684 Rn. 28, 31).
  • BPatG, 11.02.2021 - 4 Ni 25/17
    Die Voraussetzungen der Entscheidung des BGH (GRUR 2013, 430 - Rn. 29) zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten lägen deshalb uneingeschränkt vor.

    Bei der Prüfung der Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten einer Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn. 23 f. - Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430, Rn. 23 f. - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Schulte/Püschel, PatG, 10. Auflage 2017, § 80 Rdn. 40 m. w. N.).

  • BPatG, 15.03.2021 - 26 W (pat) 12/20
    Im Hinblick auf die vom Gesetzgeber vorgenommene Gleichstellung des BPatG mit den Oberlandesgerichten (vgl. amtliche Begründung zum Entwurf des 6. Überleitungsgesetzes zum Patentgesetz, BlPMZ 1961, 140, 155 rechte Spalte; BGH GRUR 1986, 453, juris-Tz. 10) wäre eine Äußerung des Gesetzgebers zu erwarten gewesen, wenn er trotz seiner Verweisung auf die Vorschriften der ZPO die der Rechtsvereinheitlichung dienende Rechtsbeschwerde in (selbständigen) Nebenverfahren des BPatG hätte ausschließen wollen (vgl. auch BPatG 4 ZA (pat) 35/11 - Rechtsbeschwerde im Kostenfestsetzungsverfahren; 4 ZA (pat) 13/12 - Mitwirkender Rechtsanwalt III, bestätigt von BGH GRUR 2013, 430; Beschl. v. 21. Januar 2013 - X ZB 12/12).
  • BPatG, 23.08.2017 - 3 ZA (pat) 73/16

    Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren VIII - Patentnichtigkeitsklageverfahren

    Sind ein Nichtigkeits- und ein Verletzungsrechtsstreit nicht gleichzeitig nebeneinander anhängig oder überschneiden sie sich zeitlich nur kurzfristig, so kann auch aus der weitgehend typischen Vorgeschichte eines Nichtigkeitsverfahrens, in denen sich die Beteiligten und ihre (rechts- und patentanwaltlichen) Vertreter bereits mit Fragen der Verletzung und der Bestandskraft des Patents befasst haben, keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung hergeleitet werden (im Anschluss an BGH v. 18.12.2012 (X ZB 11/12) = GRUR 2013, 427, Tz. 34 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren und BGH v. 18.12.2012 - X ZB 6/12) = GRUR 2013, 430, Tz. 32 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Abgrenzung zu 5. Senat vom 1. Dezember 2015 (5 ZA (pat) 103/14) = BlfPMZ 2016, 150 - Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte).

    bb) Bei der Prüfung der Notwendigkeit der Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn 23 f. - Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430, Rn 23 f. - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 84 Rn. 66; Schulte, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 40; Busse, PatG, 8. Aufl., § 84 Rn. 93).

  • BPatG, 23.08.2017 - 3 Ni 6/12

    Notwendigkeit von Doppelvertretungskosten und Kosten von Privatgutachten i.R.e.

  • BPatG, 02.08.2019 - 4 Ni 12/17
  • BPatG, 17.07.2019 - 6 ZA (pat) 43/18
  • BPatG, 08.02.2017 - 5 ZA (pat) 59/16
  • BPatG, 08.05.2013 - 4 ZA (pat) 31/12
  • BPatG, 24.10.2013 - 4 ZA (pat) 35/13

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung - zum

  • BPatG, 08.08.2018 - 5 ZA (pat) 34/18
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