Volltextveröffentlichungen (9)

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• bundesgerichtshof.de
• rechtsprechung-im-internet.de

 
• IWW
• Wolters Kluwer

  Inanspruchnahme wegen Verletzung einer deutschen Marke auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Auskunft; Erstattung der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten

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  Inanspruchnahme wegen Verletzung einer deutschen Marke auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Auskunft; Erstattung der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten

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  Inanspruchnahme wegen Verletzung einer deutschen Marke auf Feststellung der Schadensersatzpflicht und auf Auskunft; Erstattung der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten

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Sonstiges

• Bundesgerichtshof (Verfahrensmitteilung)

  ZPO § 91; ZPO § 104; MarkenG § 140 Abs 4
  Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit und Europarechtskonformität des § 140 Abs. 4 MarkenG. Es geht um die Kostenerstattungspflicht der Kosten eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache.

Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (12)

• EuGH, 28.04.2022 - C-531/20

  NovaText - Vorlage zur Vorabentscheidung - Rechte des geistigen Eigentums - …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in diesem Verfahren durch Urteil vom 28. April 2022 (C-531/20, GRUR 2022, 853 = WRP 2022, 696 - NovaText) entschieden.

  b) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass Kosten der prozessualen Mitwirkung eines vom Rechtsinhaber allein oder zusammen mit einem Rechtsanwalt eingeschalteten Patentanwalts ihren unmittelbaren Ursprung im Prozess selbst haben und daher dem Begriff der Prozesskosten im Sinne des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG unterfallen (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 40 bis 44] - NovaText).

  Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind, nicht unnötig kostspielig sind (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 45] - NovaText, mwN).

  So sind etwa übermäßige Kosten, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden, nicht zumutbar (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 46] - NovaText, mwN).

  Zwar bedeutet das Erfordernis der Angemessenheit nicht, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss, es verlangt jedoch, dass dieser Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 47 bis 48] - NovaText, mwN).

  Der den Mitgliedstaaten bei der Tarifgestaltung zustehende Beurteilungsspielraum geht nicht so weit, eine Kategorie von Prozesskosten oder anderen Kosten von jeder gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit und Angemessenheit auszunehmen (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 49 bis 51] - NovaText).

  e) Die Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG sind deshalb dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung oder einer Auslegung dieser Regelung entgegenstehen, die es dem mit einem unter diese Richtlinie fallenden Verfahren befassten Gericht nicht erlaubt, bei der Beurteilung, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifische Merkmale gebührend zu berücksichtigen (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 55] - NovaText).

• BGH, 21.12.2011 - I ZR 196/10

  Kosten des Patentanwalts III

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten des Patentanwalts in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

  Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung des Patentanwalts (…zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

• BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09

  Kosten des Patentanwalts II

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten des Patentanwalts in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

  Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung des Patentanwalts (zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II;… GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

 
• BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11

  Kosten des Patentanwalts IV

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten des Patentanwalts in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

  Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung des Patentanwalts (…zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II;… GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

• EuGH, 11.02.2021 - C-760/18

  M.V. u.a. (Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Diese Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung betrifft das gesamte nationale Recht, unabhängig davon, ob es vor oder nach der Richtlinie, um die es geht, erlassen wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Februar 2021 - C-760/18, NZA 2021, 333 [juris Rn. 65 und 68] - M. V. u.a.; BGH…, Urteil vom 28. Mai 2020 - I ZR 7/16, GRUR 2020, 891 [juris Rn. 53] = WRP 2020, 1009 - Cookie-Einwilligung II;… Urteil vom 18. November 2020 - VIII ZR 78/20, NJW 2021, 1008 [juris Rn. 25], jeweils mwN).

  Allerdings findet die Verpflichtung der nationalen Gerichte, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt einer Richtlinie heranzuziehen, in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere im Grundsatz der Rechtssicherheit und im Rückwirkungsverbot, ihre Schranken und darf nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts dienen (vgl. EuGH, NZA 2021, 333 [juris Rn. 67] - M. V. u.a.; BGH…, Beschluss vom 29. Juli 2021 - I ZR 135/20, GRUR 2021, 1320 [juris Rn. 36] = WRP 2021, 1290 - Flaschenpfand III, mwN).

• BGH, 09.05.2019 - I ZB 83/18

  Zur Frage der Erstattungsfähigkeit eines durch die Mitwirkung eines …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Patentanwaltskosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 6] = WRP 2019, 1195 - Kosten des Patentanwalts V).

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten des Patentanwalts in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

• BGH, 10.02.2022 - I ZR 38/21

  Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH: Fehlen subjektiver Anforderungen als …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  g) Diese Auslegung des § 140 Abs. 3 MarkenG aF erfasst nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Auslegung nationalen Rechts (dazu vgl. BGH, Beschluss vom 10. Februar 2022 - I ZR 38/21, GRUR 2022, 500 [juris Rn. 46] = WRP 2022, 452 - Zufriedenheitsgarantie, mwN) den gesamten Anwendungsbereich der Vorschrift.
• BGH, 24.09.2020 - I ZB 59/19

  Kosten des Patentanwalts VI

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Der Senat hat mit Beschluss vom 9. November 2020 das Verfahren in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in dem Verfahren I ZB 59/19 ausgesetzt (vgl. BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19, GRUR 2020, 1239 = WRP 2020, 1577 - Kosten des Patentanwalts VI).
• BGH, 28.05.2020 - I ZR 7/16

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  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Diese Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung betrifft das gesamte nationale Recht, unabhängig davon, ob es vor oder nach der Richtlinie, um die es geht, erlassen wurde (vgl. EuGH…, Urteil vom 11. Februar 2021 - C-760/18, NZA 2021, 333 [juris Rn. 65 und 68] - M. V. u.a.; BGH, Urteil vom 28. Mai 2020 - I ZR 7/16, GRUR 2020, 891 [juris Rn. 53] = WRP 2020, 1009 - Cookie-Einwilligung II;… Urteil vom 18. November 2020 - VIII ZR 78/20, NJW 2021, 1008 [juris Rn. 25], jeweils mwN).
• BGH, 03.04.2003 - I ZB 37/02

  "Kosten des Patentanwalts"; Erstattungsfähigkeit der Gebühren eines gleichzeitig …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten des Patentanwalts in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).
• BGH, 18.11.2020 - VIII ZR 78/20

  Verjährung von Gewährleistungsansprüchen beim Gebrauchtwagenkauf: …
• BGH, 29.07.2021 - I ZR 135/20

  BGH legt dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Zulässigkeit der …

• OLG Frankfurt, 21.08.2023 - 6 W 24/20

  Keine Erstattung von Patentanwaltskosten in Markensache

  b) An diesem Verständnis hält der Senat angesichts des Urteils des EuGH (Beschluss vom 28.4.2022 - C-531/20, GRUR-RS 2022, 8633 - Kosten des Patentanwalts VI) und der sich anschließenden Rechtsprechung des BGH (GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII; Beschl. v. 13.10.2022 - I ZB 12/20, GRUR-RS 2022, 43962) indes nicht mehr fest.

  Deshalb kann offenbleiben, ob es in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem im Inland ansässige Parteien um die Verletzung deutscher Marken streiten, an einem für die Anwendung der RL 2004/48/EG etwaig erforderlichen Bezug zum Binnenmarkt der Europäischen Union fehlt (BGH Beschl. v. 13.10.2022 - I ZB 12/20, GRUR-RS 2022, 43962 Rn. 27).

• OLG Stuttgart, 25.09.2023 - 8 W 343/22

  Kosten des Patentanwalts: Notwendigkeit der Beauftragung eines Patentanwalts …

  (Anschluss an BGH Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 12/20).

  Diese Regelung wird nicht verdrängt durch die Vorschrift in § 140 Abs. 3 MarkenG a.F. bzw. § 140 Abs. 4 MarkenG n.F. Denn diese Vorschrift des Markengesetzes ist EU-richtlinienkonform dahingehend auszulegen, dass nur die Kosten einer für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind, was aufgrund des Grundsatzes der Einheitlichkeit der Auslegung nationalen Rechts für den gesamten Anwendungsbereich der Norm gilt, also auch für Fälle, in denen es an einem Bezug zum Binnenmarkt der Europäischen Union fehlt, so ausdrücklich BGH Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 12/20 (JURIS Tz 18 ff und 27) und OLG Frankfurt Beschluss vom 21.08.2023 - 6 W 24/20 (JURIS).

• OLG Frankfurt, 24.05.2023 - 6 W 74/22

  Kosten für Patentanwalt auch in Designsache nur, wenn Beauftragung erforderlich …

  Dies hat der Bundesgerichtshof inzwischen für das Markenrecht sowohl für Gemeinschaftsmarken (GRUR 2023, 446) als auch für nationale Marken bestätigt (I ZB 12/20, Beschluss vom 13.10.22, GRUR-RS 2022, 43962).