Auszug aus BPatG, 04.06.2010 - 3 Ni 39/08

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs - hier die Lehre einer Verringerung der erforderlichen Energie durch eine Einrichtung zum Zurückstrahlen bei teildurchlässigen Absorptionsschichten und maximaler Ausnutzung der IR-Abbildungsstrahlung - nicht nur als möglich, sondern als dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es - abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall, in dem es für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).

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Es besteht deshalb kein Anlass für die Annahme, dass er nur einzelne Patentansprüche aus dem Anspruchssatz gemäß Hauptantrag vorrangig vor den Hilfsanträgen verteidigen will (BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).

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Es ist deshalb grundsätzlich nicht von einem bestimmten nächstliegenden Stand der Technik als Beurteilungsgrundlage auszugehen, da bereits die Wahl dieses Ausgangspunkts der Rechtfertigung bedarf, die in der Regel in dem Bemühen des Fachmanns liegt, für einen bestimmten Zweck eine bessere Lösung zu finden, als sie der bekannte Stand der Technik zur Verfügung stellt (BGH GRUR 2009, 382 -Olanzapin; GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger; BPatG GRUR 2004, 317 - Programmartmitteilung).

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Insofern muss auch der Vorhalt der Klägerin, der unerwartete Effekt, wonach eine Einrichtung zum Zurückstrahlen eines wesentlichen Teils der darauf auffallenden Abbildungsstrahlung in die darüber angeordnete erste oder zweite Absorptionsschicht in Form eines IR-reflektierenden Pigments in einer Druckplatte die Verwendung eines schwächeren Lasers zur Bebilderung gestatte, könne die erfinderische Tätigkeit der in Rede stehenden Ansprüche nicht begründen, ins Leere gehen (BGH GRUR 2003, 317 - Kosmetisches Sonnenschutzmittel).

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Für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit ist entscheidend, um welche Leistung der Stand der Technik bereichert ist, was die Erfindung also gegenüber diesem tatsächlich leistet (BGH GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger), wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein können und zu fragen ist, ob der Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu ändern.

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Ein weiteres Eingehen auf die ursprüngliche Offenbarung der erteilten Patentansprüche gemäß Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 1a erübrigt sich, da diese sich aus den nachfolgend genannten Gründen als nicht patentfähig erweisen und es im Patentnichtigkeitsverfahren der Feststellung des Gegenstands eines angegriffenen Patentanspruchs nur in dem Umfang bedarf, wie dies zur Prüfung der Bestandsfähigkeit des Patents gegenüber dem geltend gemachten Nichtigkeitsgrund erforderlich ist (BGH GRUR 2004, 47 - Blasenfreie Gummibahn I; vgl auch BPatG Urteil v. 15. Dezember 2009 - 1 Ni 33/08 (EU)).

Auszug aus BPatG, 04.06.2010 - 3 Ni 39/08

Ob der Patentanspruch daneben auch Lehren erfasst, bei denen eine fehlende Neuheit nicht verneint werden kann, bedarf schon deshalb keiner Prüfung, weil die Beklagte eine hierauf beschränkte Fassung des Patentanspruchs 1, bei der das nicht Schutzfähige ausgeschieden ist, auch nicht hilfsweise zur Verteidigung gestellt hat (vgl. BGH GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport).