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  Patentnichtigkeitsklageverfahren - zur Frage der Beweiswürdigung bei der Vorlage von Urkunden zur wirksamen Übertragung des Prioritätsrechts

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (10)

• BGH, 04.09.2018 - X ZR 14/17

  Richten der Wirksamkeit der Überleitung der Rechte an einer Erfindung durch …

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Auf die Berufung der Beklagten hat der Bundesgerichtshof mit dem am 4. September 2018 verkündeten Urteil in der Sache X ZR 14/17 das Urteil des 5. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 20. September 2016 abgeändert und das europäische Patent 2 229 744 mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt, soweit sein Gegenstand über die zuletzt nur noch mit dem erstinstanzlich gestellten Hilfsantrag als Hauptantrag verteidigten Patentansprüche hinausgeht.

  Das Patent umfasst in der Fassung gemäß dem o.g. BGH-Urteil X ZR 14/17 (= Streitpatent) insgesamt 15 Patentansprüche mit dem Verfahrensanspruch 1, die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 11, den auf einen ersten Knoten gerichteten Vorrichtungsanspruch 12 und die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 13 bis 15. Von der Klägerin werden mit der vorliegenden Klage die Ansprüche 12 und 13 in der o.g. Fassung angegriffen.

  Der Anspruch 12 in der Fassung gemäß BGH-Urteil X ZR 14/17, der dem mit der Widerspruchsbegründung vom 20. Februar 2015 im Verfahren 5 Ni 39/14 (EP) eingereichten Anspruch 12 gemäß Hilfsantrag (Anlage DNK1) entspricht, lautet in der Verfahrenssprache Englisch:.

  Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, dass die Gegenstände der Ansprüche 12 und 13 des Streitpatents in der Fassung gemäß BGH-Urteil X ZR 14/17 mangels Patentfähigkeit (fehlende Neuheit) für nichtig zu erklären seien (Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 52, Art. 54 EPÜ).

  Das BGH-Urteil X ZR 14/17 entfalte bezüglich der Übertragung des Prioritätsrechts der Anmelder T1... und P... auf T... keine Bindungs- oder auch nur Indizwirkung.

  Darüber hinaus entfalte die Entscheidung des BGH X ZR 14/17 aber auch keine Indizwirkung, soweit diese die Übertragung des Prioritätsrechts des dritten Anmelders M... zunächst durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung auf dessen angebliche Arbeitgeberin, die E... GmbH, und von dieser auf T... betreffe.

  Hinsichtlich des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit hat sich die Klägerin in ihrem schriftsätzlichen Vorbringen darauf berufen, dass die Lehre der Ansprüche 12 und 13 in der Fassung gemäß dem BGH Urteil X ZR 14/17 durch die Dokumente D1 bzw. D1a, D2 sowie die - aus o.g. Gründen als Stand der Technik zu berücksichtigenden - Dokumente D3 und D4 jeweils neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

  das europäische Patent 2 229 744 im Umfang der Ansprüche 12 und 13 in der sich aus dem Urteil des BGH vom 4. September 2018 - X ZR 14/17 - ergebenden Fassung mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

  Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 und nochmals in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass sie mit ihrem Hauptantrag auf Klageabweisung die Aufrechterhaltung der angegriffenen Ansprüche 12 und 13 des Streitpatents in dem Umfang verfolgt, in dem der BGH diese Ansprüche im Verfahren X ZR 14/17 mit Urteil vom 4. September 2018 aufrechterhalten hat.

  D3.2 Abschrift der Anmeldung US 60/915,428 mit dem 1. Mai 2007 als Anmeldetag dfmp2 technische Spezifikation TS 25.331 V3.18.0 dfmp3 Berufungserwiderung aus dem Verfahren X ZR 14/17 vom 19. Oktober 2017 dfmp4 Abschrift von Assignments, abgerufen am 27. Dezember 2019 unter der Internetadresse http:l/Iegacy-assignments.uspto.govlassignments/assignment-pat-23656-990.pdf dfmp5 BGH Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17.

  Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und ist der Auffassung, dass die Priorität der Voranmeldung US 61/019,746 rechtswirksam beansprucht werde und die Gegenstände der Ansprüche 12 und 13 in der Fassung gemäß BGH-Urteil X ZR 14/17 patentfähig seien.

  Die BGH-Entscheidung X ZR 14/17 entfalte insoweit volle Indizwirkung.

  Soweit die Klägerin auch die Tatsachen bestritten habe, die der rechtsgeschäftlichen Übertragung des Prioritätsrechts von dem dritten Anmelder M... auf die E... GmbH und von dieser auf die T... zu Grunde lägen, verweist die Beklagte in erster Linie auf die dezidierten Gründe hierzu im BGH-Urteil X ZR 14/17, das insoweit ebenfalls volle Indizwirkung entfalte.

  Die Klage ist zulässig, jedoch nicht begründet, da der Senat nicht feststellen konnte, dass der Gegenstand der angegriffenen Patentansprüche 12 und 13 des Streitpatents in der Fassung gemäß BGH-Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17 - wegen des von der Klägerin geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der fehlenden Patentfähigkeit nach Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatÜG, § 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52 bis 57 EPÜ sich als nicht bestandsfähig erweist, insbesondere, dass die beanspruchte Lehre gegenüber dem genannten und zu berücksichtigenden Stand der Technik nicht neu ist oder nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

  Aufgrund der - gegenüber jedermann wirkenden - Gestaltungswirkung eines rechtskräftigen Nichtigkeitsurteils in einem früheren Nichtigkeitsverfahren ist für das vorliegende Verfahren der angegriffene nebengeordnete Patentanspruch 12, auf den der ebenfalls angegriffene Patentanspruch 13 rückbezogen ist, in der sich aus dem rechtskräftigen BGH-Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17 - ergebenden Fassung zugrunde zu legen (…vgl. auch Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 393;… Benkard, PatG, 11. Aufl., § 84 Rn. 12;… Schulte, PatG, 10. Aufl., § 81 Rn. 136 m.w.N.).

  Qualität und Kapazität eines Netzwerkes würden allerdings sowohl durch Datenverlust und Blockaden als auch durch das unnötige Anfordern von Statusberichten und unnötiges erneutes Senden von Daten beeinträchtigt ( vgl. die Abs. [0001] bis [0013] der Streitpatentschrift EP 2 229 744 B1, sowie die Rn. 6 bis 10 des BGH Urteils vom 4. September 2018 - X ZR 14/17(dfmp5) ).

  Ausgehend davon liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes drahtloses Kommunikationssystem bereitzustellen ( vgl. Abs. [0014] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 11 des BGH Urteils X ZR 14/17 ).

  Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung nach Patentanspruch 12 in der Fassung gemäß BGH-Urteil X ZR 14/17 gelöst, die sich in funktionaler Hinsicht folgendermaßen gliedern lässt:.

  Der BGH hat in seinem Urteil X ZR 14/17 zum Patentanspruch 1 folgende Erläuterungen gegeben, die für den Patentanspruch 12 entsprechend gelten:.

  Das ergibt sich aus den Ausführungen in der Beschreibung zum Stand der Technik, den Vorteilen der erfindungsgemäßen Lehre und den erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen, bei denen die Begriffe " Bytes " oder " Datenbytes " in Zusammenhang mit den genannten Merkmalen verwendet werden, ohne dass damit ein unterschiedlicher Bedeutungsinhalt zum Ausdruck kommt ( vgl. Abs. [0008], [0016], [0035], [0063] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 14 des BGH Urteils X ZR 14/17 ).

  Es entspricht zudem der in der Patentschrift beschriebenen zählerbasierten Technik, nach der die Anzahl von gesendeten PDUs bzw. Bytes gezählt und die Abfrage ausgelöst wird, wenn eine voreingestellte Anzahl von PDUs bzw. Bytes gesendet worden ist, und grenzt sich damit von der fensterbasierten Technik ab, bei der die Abfrage nur dann ausgelöst wird, wenn die Menge der gesendeten, aber noch nicht bestätigten Daten eine bestimmte Anzahl von PDUs bzw. Bytes überschreitet ( vgl. Abs. [0009] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 15 des BGH Urteils X ZR 14/17 ).

  Zudem werden Blockaden aufgrund von Sequenznummernbeschränkungen als auch aufgrund von fehlendem Speicherplatz verhindert ( vgl. Abs. [0017], [0018] der Streitpatentschrift, sowie die Rn. 16 des BGH Urteils X ZR 14/17 ).

  1.1 Der Klägerin ist darin zuzustimmen, dass das in dem parallelen Nichtigkeitsverfahren ergangene BGH-Urteil X ZR 14/17 keine bzw. allenfalls eine sehr geringfügige Indizwirkung für die im vorliegenden Verfahren streitige Frage entfaltet, ob die beiden Anmelder T1... und P... ihr Prioritätsrecht wirksam und rechtzeitig innerhalb des Prioritätsintervalls auf die T... übertragen haben.

  Der BGH hat sich demnach in seinem Urteil X ZR 14/17 nicht dezidiert mit den den Übertragungsvorgängen durch T1... und P... zugrundeliegenden und von der hiesigen Klägerin explizit bestrittenen Tatsachen auseinandergesetzt, so dass eine relevante Indizwirkung der diesbezüglichen Ausführungen des BGH für das vorliegende Verfahren zu verneinen ist.

  Der BGH hat hierzu in dem im Parallelverfahren ergangenen Urteil vom 4. September 2018 - X ZR 14/17 - auf den Seiten 21 bis 30 (…= juris Rn. 61 bis 84) insbesondere folgendes festgestellt:.

  Abgesehen davon ergibt sich die Annahmeerklärung - wie vom BGH a.a.O. unter Rn. 84 (= s.o. Ziff. (2) (b) (bb)) überzeugend ausgeführt - jedenfalls konkludent aus dem späteren Verhalten von T..., insbesondere der Inanspruchnahme der Priorität der Voranmeldung bei Anmeldung des Streitpatents.Soweit die Klägerin den Vorgang um den Anmelder M... im Übrigen pauschal mit Nichtwissen bestreitet, ist dieses Bestreiten im Hinblick auf die überzeugenden Gründe hierzu in der o.g. Entscheidung X ZR 14/17, in denen der BGH sich dezidiert und umfassend mit der tatsächlichen und rechtlichen Problematik der Übertragungen von M... auf die E... GmbH und von dieser auf T... auseinandersetzt, und die insoweit anzunehmende hohe Indizwirkung für das vorliegende Verfahren unsubstantiiert und unbehelflich.

  Soweit die Klägerin wiederum beanstandet hat, dass die Anlagen DNKH3c, DNKH3d und DNKH3e (= DN3c, DN3d, DN3e im Parallelverfahren BPatG 5 Ni 28/14 (EP) und BGH X ZR 14/17) lediglich in Kopie und nicht im Original vorgelegt wurden, ist der Senat wiederum in freier Beweiswürdigung aufgrund der Gesamtumstände und der Interessenlage der Beteiligten mit hinreichender Gewissheit zu der Überzeugung gelangt, dass die fraglichen Dokumente mit den jeweiligen Originalen übereinstimmen, von den dort jeweils bezeichneten Personen zu den jeweils angegebenen Daten unterzeichnet wurden und diese Personen auch zeichnungsbefugt waren.

  Entsprechendes gilt für die von der Klägerin mit Nichtwissen bestrittene E-Mail des Miterfinders M... vom 8. Januar 2008, mit welcher er seiner Arbeitgeberin die Nummer der US-amerikanischen Voranmeldung mitgeteilt hat und auf welche sich der BGH in seiner Entscheidung X ZR 14/17 unter Rn. 70 (s.o. Ziff. (1) (d) (bb) α)) stützt.

  Im Übrigen hat auch der BGH in seinem Urteil X ZR 14/17 in den Randnummern 47 bis 57 ausgeführt, dass das Streitpatent die Priorität in inhaltlicher Hinsicht zu Recht in Anspruch nimmt.

  3.2.1 Der Tagungsbeitrag Tdoc R2-080236 (D1) gehört nicht zum Stand der Technik, da er erst am 8. Januar 2008 und damit am Prioritätstag des Streitpatents veröffentlicht worden ist (vgl. BGH X ZR 14/17, Rn. 85).

• BPatG, 20.09.2016 - 5 Ni 28/14

  Patentfähigkeit des Streitpatents mit der Bezeichnung "Verfahren und Anordnung in …

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Das Streitpatent wurde bereits am 31. Juli 2014 mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen (5 Ni 28/14 (EP), Klägerin: H...GmbH).Mit Urteil vom 20. September 2016 hatte der 5. Senat des Bundespatentgerichts das Streitpatent insgesamt wegen mangelnder Patentfähigkeit sowohl der erteilten Fassung als auch der Fassung nach dem Hilfsantrag für nichtig erklärt.

  Bezüglich des Prioritätsanspruchs verweist die Klägerin auf folgende Dokumente aus dem Verfahren 5 Ni 28/14 (EP):.

  Soweit die Klägerin wiederum beanstandet hat, dass die Anlagen DNKH3c, DNKH3d und DNKH3e (= DN3c, DN3d, DN3e im Parallelverfahren BPatG 5 Ni 28/14 (EP) und BGH X ZR 14/17) lediglich in Kopie und nicht im Original vorgelegt wurden, ist der Senat wiederum in freier Beweiswürdigung aufgrund der Gesamtumstände und der Interessenlage der Beteiligten mit hinreichender Gewissheit zu der Überzeugung gelangt, dass die fraglichen Dokumente mit den jeweiligen Originalen übereinstimmen, von den dort jeweils bezeichneten Personen zu den jeweils angegebenen Daten unterzeichnet wurden und diese Personen auch zeichnungsbefugt waren.

• BGH, 16.04.2013 - X ZR 49/12

  Fahrzeugscheibe

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Denn Art. 72 EPÜ ist nach der Rechtsprechung des BGH auf die Übertragung des Prioritätsrechts nicht analog anwendbar (vgl. BGH Urt. v. 16. April 2013 - X ZR 49/12, juris Rn. 13 - Fahrzeugscheibe I).

 
• BGH, 28.09.1989 - VII ZR 298/88

  Verjährung der Ansprüche eines Baubetreuers auf Erstattung verauslagter …

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Nach BGH, Urteil vom 28. September 1990 - VII ZR 298/88 -, NJW 1990, 1170, wird der Beweis durch Urkunden im zivilprozessualen Verfahren gemäß § 420 ZPO zwar durch Vorlage der Urkunde in Urschrift angetreten; die Vorlage einer Fotokopie reicht nicht aus.
• BGH, 16.11.1979 - V ZR 93/77

  Vorlegung einer Urkunde in beglaubigter Abschrift

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidung des BGH vom 16. November 1979 - V ZR 93/77 -, NJW 1980, 1047, 1048 verwiesen, wonach die beglaubigte Abschrift einer Privaturkunde zur Beweisführung im Zivilprozess nicht ungeeignet ist, anstelle der formellen Beweiskraft jedoch die freie tatrichterliche Beweiswürdigung tritt.
• LG Düsseldorf, 29.07.2014 - 4b O 56/14

  Inanspruchnahme auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Feststellung der …

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  MN15 Beitritt T... als Nebenintervenientin im Verfahren 4b O 56/14 vor dem Landgericht Düsseldorf.
• BGH, 20.03.2001 - X ZR 177/98

  Trigonellin; Schutzwirkung eines Patents nach Beschränkung; Zugabe eines weiteren …

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Dafür genügt ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit, welcher Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (BGHZ 53, 245, 256; BGH NJW-RR 1994, 94, 567; BGH GRUR 2001, 730 (III Abs. 5 und 9) - Trigonellin;… Schulte, PatG, 10. Aufl., Einl. Rn. 153).
• OLG Hamm, 07.06.1993 - 6 U 133/92

  Höhe des Schmerzensgeldes bei einem Angriff mit sexuellen Hintergrund auf eine …

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Dafür genügt ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit, welcher Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (BGHZ 53, 245, 256; BGH NJW-RR 1994, 94, 567; BGH GRUR 2001, 730 (III Abs. 5 und 9) - Trigonellin;… Schulte, PatG, 10. Aufl., Einl. Rn. 153).
• BGH, 17.02.1970 - III ZR 139/67

  Anastasia - Anforderungen an die Überzeugungsbildung des Gerichts

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Dafür genügt ein für das praktische Leben brauchbarer Grad von Gewissheit, welcher Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (BGHZ 53, 245, 256; BGH NJW-RR 1994, 94, 567; BGH GRUR 2001, 730 (III Abs. 5 und 9) - Trigonellin;… Schulte, PatG, 10. Aufl., Einl. Rn. 153).
• BGH, 08.03.2006 - IV ZR 145/05

  Begebung einer schriftlichen Willenserklärung; Führung des Gegenbeweises

  Auszug aus BPatG, 18.06.2020 - 4 Ni 6/19

  Die von der Klägerin weiter angeführte Entscheidung des BGH vom 8. März 2006 - IV ZR 145/05 -, NJW-RR 2006, 847, steht hierzu nicht in Widerspruch.