Auszug aus BPatG, 20.10.2015 - 4 Ni 6/14

Insbesondere muss auch der Patentanspruch nicht alle zur Ausführung der Erfindung erforderlichen Angaben enthalten (BGH GRUR 2011, 707 Dentalgerätesatz; GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät).

Beim erteilten Patent ist hierbei auch nicht notwendig, dass die Lehre des Patents über die gesamte Anspruchsbreite ausführbar ist (BGH GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung).

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Eine Neugestaltung des Patents ist dagegen im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren nicht mehr möglich und dem Anmeldeverfahren vorbehalten und zwar losgelöst von der Frage, ob die neu gestaltete Lehre eine andere Lehre - ein aliud - begründet oder nicht (BGH GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul).

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Nach einhelliger Auffassung ist die auch im Nichtigkeitsverfahren mögliche Beschränkung des Streitpatents auf ihre Zulässigkeit zu prüfen, wobei diese Prüfung nicht auf die Nichtigkeitsgründe nach §§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 PatG reduziert ist, sondern erweitert auch diejenigen Voraussetzungen für die Erteilung von Patentansprüchen umfasst (BGH GRUR 1998, 901 - Polymermasse; BPatG GRUR 2013, 609 - Unterdruckwundverband; Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl. Rn. 278), soweit diese Anwendung finden können.

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Wie der Senat bereits in der Entscheidung "Fixationssystem" angesprochen hat, kann dieser Auffassung zwar den Gedanken der Prozessökonomie und der Vermeidung des isolierten Beschränkungsverfahrens nach § 64 PatG für sich reklamieren (vgl. BPatG GRUR 2013, 487 - Fixationssystem); andererseits erscheint die Forderung nach einer durch den Angriff "veranlassten" Beschränkung nicht unberechtigt (so auch BPatG Beschl. v. 28.7.2008 - 9 W (pat) 405/05; BPatGE 49, 84 = BlPMZ 2006, 212 - Sektionaltorblatt, grundsätzlich die Zulässigkeit für nebengeordnete Ausführungsformen verneinend, aber Ausnahmen aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht ausschließend; zu Unteransprüchen BPatGE 43, 230 = BlPMZ 2001, 223 - Spülgut), die letztlich Ausdruck der Forderung nach einem qualifizierten Rechtsschutzinteresse ist und insbesondere auch nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und von Regel 43 AOEPÜ aufgestellt wird (vgl. Podbielski in Singer/Stauder EPÜ 6. Aufl. Art. 101 Rn. 106 m. w. N. zur Nebenordnung mit eingehender Begründung EPA T 263/05 ABl. 2008, 329).

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Wie der Senat bereits in der Entscheidung "Fixationssystem" angesprochen hat, kann dieser Auffassung zwar den Gedanken der Prozessökonomie und der Vermeidung des isolierten Beschränkungsverfahrens nach § 64 PatG für sich reklamieren (vgl. BPatG GRUR 2013, 487 - Fixationssystem); andererseits erscheint die Forderung nach einer durch den Angriff "veranlassten" Beschränkung nicht unberechtigt (so auch BPatG Beschl. v. 28.7.2008 - 9 W (pat) 405/05; BPatGE 49, 84 = BlPMZ 2006, 212 - Sektionaltorblatt, grundsätzlich die Zulässigkeit für nebengeordnete Ausführungsformen verneinend, aber Ausnahmen aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht ausschließend; zu Unteransprüchen BPatGE 43, 230 = BlPMZ 2001, 223 - Spülgut), die letztlich Ausdruck der Forderung nach einem qualifizierten Rechtsschutzinteresse ist und insbesondere auch nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und von Regel 43 AOEPÜ aufgestellt wird (vgl. Podbielski in Singer/Stauder EPÜ 6. Aufl. Art. 101 Rn. 106 m. w. N. zur Nebenordnung mit eingehender Begründung EPA T 263/05 ABl. 2008, 329).

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2.3 Die weiteren erteilten Unteransprüche bedürfen bereits deshalb keiner weiteren Erörterung, weil die Patentinhaberin eine weitere isolierte Verteidigung für die Fassung nach Hauptantrag im Hinblick auf den geltend gemachten Hilfsantrag ausdrücklich nicht geltend gemacht hat (GRUR 2009, 46-50, Ionenaustauschverfahren).

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Insoweit kommt mangels einer der Vorschrift des Art. 101 Abs. 3 EPÜ entsprechenden Bestimmung allerdings nur eine analoge Anwendung in Betracht, d. h. insbesondere solcher Vorschriften des PatG und der PatV, deren Grundgedanke auch bei Beschränkung eines Patents im Nichtigkeitsverfahren gerechtfertigt erscheinen (zur Analogie im Verfahrensrecht Zöller ZPO, 30. Aufl. Einl. Rn. 93 ff.; zum Patentverfahren BGH GRUR 1997, 890 - Drahtbiegemaschine).