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   BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07   

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BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07 (https://dejure.org/2009,24304)
BPatG, Entscheidung vom 28.04.2009 - 1 Ni 23/07 (https://dejure.org/2009,24304)
BPatG, Entscheidung vom 28. April 2009 - 1 Ni 23/07 (https://dejure.org/2009,24304)
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Wird zitiert von ... (2)Neu Zitiert selbst (16)

  • BGH, 02.06.1987 - X ZR 97/86

    Entwässerungsanlage; Rechte eines Arbeitnehmer-Erfinders nach Beendigung des

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Anerkannt ist ferner, dass hierzu nicht nur ausdrückliche vertragliche Abreden zählen, sondern dass die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein kann, wenn sich aus den vertraglichen Beziehungen ergibt, dass der Angriff auf das Patent gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstößt (BGH GRUR 1971, 243, 244 -Gewindeschneidvorrichtungen; BGH GRUR 1987, 900, 901 -Entwässerungsanlage; BGH GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer; Benkard/Rogge PatG, 10. Aufl. (2006), § 22 Rdnr. 43 ff. m. w. Nachw.).

    Dies gilt auch in den Fällen, in denen eine Strohmanneigenschaft wegen des unmittelbaren eigenen Interesses, die Schutzfähigkeit überprüfen und die Patente gegebenenfalls für nichtig erklären zu lassen, zu verneinen ist, in denen aber bei wirtschaftlicher Betrachtung Kläger und Verpflichteter ein und dieselbe Person sind, und wegen der wirtschaftlichen Identität es dem Kläger ohne Weiteres zumutbar ist, die dem Dritten gesetzten Grenzen wirtschaftlichen Handelns zu beachten (BGH GRUR 1987, 900, 903 -Entwässerungsanlage; BGH GRUR 1957, 482, 485 - Chenillefäden).

    Dann ist der Fortbestand der aus Treu und Glauben abgeleiteten Nichtangriffspflicht unabhängig von der zwischenzeitlichen Übertragung der Schutzrechte auf einen Dritten gerechtfertigt (BGH GRUR 1987, 900, 903 - Entwässerungsanlage; ebenso und auf § 325 Abs. 1 ZPO abstellend BPatG 4 Ni 53/04 (EU) Urteil v. 29. November 2005).

    Der Bundesgerichtshof musste die Frage nicht entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen sich auch noch der Erwerber des Schutzrechts nach vollständiger Abwicklung der Übertragung und Umschreibung des Patents in der Patentrolle auf eine Nichtangriffspflicht des Arbeitnehmererfinders berufen könnte (BGH GRUR 1987, 900, 903 -Entwässerungsanlage).

    Die Nichtangriffsverpflichtung bezieht sich deshalb entgegen der in der Literatur vertretenen Ansicht (so Bartenbach/Volz GRUR 1987, 859, 862863) nicht nur auf das Schutzrecht als solches, sondern ist situationsund personengebunden, weshalb eine Veränderung in der Person des Patentinhabers während der Rechtshängigkeit von Bedeutung ist.

  • BGH, 20.05.1953 - I ZR 52/52

    Nichtangriffsabrede im Patentnichtigkeitsverfahren

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    In einer älteren Entscheidung hat der Bundesgerichtshof aber darauf hingewiesen, dass sich prozessrechtliche Bedenken gegen eine erst infolge der während des Nichtigkeitsverfahrens erfolgte Übertragung und Umschreibung des Patents begründete exceptio pacti des Rechtsnachfolgers nur unter besonderen Umständen ergeben, wenn nämlich diese Übertragung gegen Treu und Glauben verstößt (GRUR 1953, 385).

    Da der Beklagte sich auch ausdrücklich auf die Nichtangriffspflicht berufen hat und insoweit ein entgegenstehender Wille der Patentinhaberin nicht vorgetragen oder feststellbar ist, kann auch offen bleiben, ob die Nichtangriffspflicht -insbesondere im Hinblick auf den im Nichtigkeitsverfahren geltenden Amtsermittlungsgrundsatz und die hiermit verbundenen Einschränkungen des Verfügungsgrundsatzes (vgl. hierzu Schmieder GRUR 1982, 348) -eine von Amts wegen zu beachtende Einwendung (vgl. zur Wirkung von außergerichtlichen Prozessvereinbarungen als Einwendung Greger in Zöller 26. Aufl., § 128 Rdn. 32) oder eine dem Willen des Berechtigten, also der Verfügungsbefugnis der Parteien unterliegende -und damit insbesondere auch verzichtbare (so Schmieder GRUR 1982, 348, 351 -"persönlicher Einwand") -Einrede darstellt (so Moufang in Schulte PatG 8. Aufl. § 81 Rdn. 49; Mes PatG/GebrMG 2. Aufl. 2005 § 81 Rdn. 50 und § 16 GebrMG Rdn. 17; wohl BGH GRUR 1953, 385, 387; Kuhbier GRUR 1954, 187 zu Prozessverträgen Reichold in Thomas/Putzo ZPO 28. Aufl. Einl. III Rdn. 8).

  • BPatG, 29.11.2005 - 4 Ni 53/04
    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Dann ist der Fortbestand der aus Treu und Glauben abgeleiteten Nichtangriffspflicht unabhängig von der zwischenzeitlichen Übertragung der Schutzrechte auf einen Dritten gerechtfertigt (BGH GRUR 1987, 900, 903 - Entwässerungsanlage; ebenso und auf § 325 Abs. 1 ZPO abstellend BPatG 4 Ni 53/04 (EU) Urteil v. 29. November 2005).

    Dies ist auch für die Frage der Nichtangriffspflicht insbesondere dann von Belang, wenn berücksichtigt wird, dass sich diese nach der Rechtsprechung wegen der individuellen Ausgestaltung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien, insbesondere bei Bestehen eines besonderen Vertrauensverhältnisses, nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen, als eine unzulässige Ausübung eines Rechtes darstellen soll (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung - m. w. N.; BPatG Urteil v. 29. Mai 2005 Az. 4 Ni 53/04 (EU)).

  • BGH, 02.03.1956 - I ZR 187/54

    Rechtsmittel

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Der auch für die Nichtangriffspflicht geltende Grundsatz, dass insoweit als maßgebender Zeitpunkt auf die letzte mündliche Verhandlung abzustellen ist (BGH GRUR 1956, 264, 265 -Wendemanschette I; Keukenschrijver in Busse PatG 6. Aufl. § 81 Rdn. 97), könnte dann in Frage gestellt sein, wenn man nicht der Relevanztheorie folgen will.
  • BGH, 15.10.1957 - I ZR 99/54

    Rechtsmittel

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Dies ist auch für die Frage der Nichtangriffspflicht insbesondere dann von Belang, wenn berücksichtigt wird, dass sich diese nach der Rechtsprechung wegen der individuellen Ausgestaltung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien, insbesondere bei Bestehen eines besonderen Vertrauensverhältnisses, nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen, als eine unzulässige Ausübung eines Rechtes darstellen soll (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung - m. w. N.; BPatG Urteil v. 29. Mai 2005 Az. 4 Ni 53/04 (EU)).
  • BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

    Zulässigkeit einer Patentnichtigkeitsklage aufgrund einer vertraglichen

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Dies ist auch für die Frage der Nichtangriffspflicht insbesondere dann von Belang, wenn berücksichtigt wird, dass sich diese nach der Rechtsprechung wegen der individuellen Ausgestaltung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien, insbesondere bei Bestehen eines besonderen Vertrauensverhältnisses, nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen, als eine unzulässige Ausübung eines Rechtes darstellen soll (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung - m. w. N.; BPatG Urteil v. 29. Mai 2005 Az. 4 Ni 53/04 (EU)).
  • BGH, 24.10.1978 - X ZR 42/76

    Rechtsschutzbedürfnis für Klage auf Feststellung der Erfinderschaft

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Zwar findet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs § 265 Abs. 2 ZPO auch dann im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend Anwendung, wenn sich der sachliche Rechtsübergang schon vor Rechtshängigkeit vollzogen hat, die Legitimationsänderung des § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG aber erst nach Rechtshängigkeit durch Umschreibung erfolgt ist; mithin sind diese Fälle gleichgestellt (BGH GRUR 1979, 145 -Aufwärmvorrichtung -für das Vindikationsverfahren; Schäfers in Benkard PatG 10. Aufl. § 30 Rdn. 17a; vgl. bereits v. Falck Anmerkung zu GRUR 1979, 145 -Aufwärmvorrichtung).
  • BGH, 29.01.1957 - I ZR 84/55

    Rechtsmittel

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Dies gilt auch in den Fällen, in denen eine Strohmanneigenschaft wegen des unmittelbaren eigenen Interesses, die Schutzfähigkeit überprüfen und die Patente gegebenenfalls für nichtig erklären zu lassen, zu verneinen ist, in denen aber bei wirtschaftlicher Betrachtung Kläger und Verpflichteter ein und dieselbe Person sind, und wegen der wirtschaftlichen Identität es dem Kläger ohne Weiteres zumutbar ist, die dem Dritten gesetzten Grenzen wirtschaftlichen Handelns zu beachten (BGH GRUR 1987, 900, 903 -Entwässerungsanlage; BGH GRUR 1957, 482, 485 - Chenillefäden).
  • BGH, 10.01.1963 - Ia ZR 174/63

    Rechtsmittel

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    (BGH GRUR 1963, 253, 254 - Bürovorsteher).
  • BGH, 16.07.1965 - Ia ZR 261/63

    Nichtigkeit eines Patents - Einlegung der Berufung durch eine

    Auszug aus BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
    Seine alleinige passive Prozessführungsbefugnis als gesetzlicher Prozessstandschafter der materiellrechtlich sachbefugten Patentinhaberin (vgl. BGH GRUR 1966, 108, 109 -Patentrolleneintrag; Rogge in Benkard, a. a. O. § 81 Rdn. 6) folgt allein aus der Legitimationswirkung der Registereintragung, wie sie § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG vermittelt (Schwendy in Busse PatG 6. Aufl., § 30 Rdn. 34; Schäfers in Benkard PatG 10. Aufl. § 30 Rdn. 8a; BGH GRUR 1966, 107, 109 -Patentrolleneintragung; einschränkend auf den zunächst tatsächlich materiell Berechtigten: Rogge GRUR 1985, 734, 735 und 738; vgl. auch Rauch GRUR 2001, 588, 591-m. w. N.).
  • BAG, 09.07.1981 - 2 AZR 788/78

    Auflösende Bedingung im Arbeitsvertrag mit Lizenzfußballspieler

  • OLG Frankfurt, 22.01.2009 - 6 U 151/06

    Arbeitnehmererfindung: Voraussetzungen einer formell ordnungsgemäßen 

  • BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

    Nichtigkeitsklage im Zusammenhang mit Lizenzverträgen über Gewindeschneidapparate

  • BGH, 14.11.1983 - IVb ZR 1/82

    Verwerfung eines Rechtsmittels bei begründeter Geltendmachung der von einer

  • BGH, 13.01.1998 - X ZR 82/94

    "Bürstenstromabnehmer"; Erhebung der Nichtigkeitsklage

  • RG, 01.06.1921 - V 82/21

    Zurückverweisung. Vereinbarung der Klagezurücknahme

  • BPatG, 10.07.2013 - 4 Ni 8/11

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Verfahren zum Formen der Oberfläche eines

    Denn auch in diesem Fall findet nach §§ 99 Abs. 1 PatG die Vorschrift des § 265 Abs. 2 Satz 1 ZPO entsprechend Anwendung (vgl. BGH, Urteil vom 17.4.2007, X ZB 41/03, GRUR 2008, 87 - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren, unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 7.12.1978, X ZR 4/76, GRUR 1979, 225 - Aufwärmvorrichtung; BPatGE 52, 54 - Montageanlage; a. A: BPatG Beschluss vom 9.1.2012, 3 Ni 31/11, unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 29. September 2011, X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung, hierzu auch Engels/Morawek, Aus der Rechtsprechung des BPatG im Jahre 2012, GRUR 2013, 545, 551-552; zur Kritik im Hinblick auf § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG vgl. auch Busse/Engels, Patentgesetz, 7. Auflage (2013), § 59 Rn. 210, Rn. 213 m. w. N.).
  • BPatG, 17.05.2011 - 1 Ni 1/09

    Patentnichtigkeitsklageverfahren - ordnungsgemäße Parteibezeichnung -

    Nach ständiger Rechtsprechung kann eine Nichtigkeitsklage nicht nur in den Fällen einer (wirksam) vereinbarten Nichtangriffsabrede unzulässig sein, sondern wegen des auch im Prozessrecht geltenden Grundsatzes von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und der darin liegenden unzulässigen Rechtsausübung auch dann, wenn der Kläger durch den Antrag auf Nichtigerklärung eines Patents gegen diesen Grundsatz verstößt (Urteil des Senats v. 28.04.2009 - 1 Ni 23/07 = BPatGE 52, 54 - Montageanlage, m. w. N.; BGH GRUR-RR 2010, 136, Tz. 17 - sealing lamina, m. w. N.; NJW 1984, 805; BAG NJW 1982, 788; RGZ 102, 217, 222; Busse/Keukenschrijver , PatG, 6. Aufl. (2003), § 81 Rdnr. 68).
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