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  Vorprozessuale Patentanwaltskosten

  Kostenerstattung patentanwaltlicher Mitwirkung an kennzeichenrechtlicher Abmahnung - Vorprozessuale Patentanwaltskosten

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Papierfundstellen

• GRUR-RR 2010, 403

Wird zitiert von ... (3)Neu Zitiert selbst (7)

• OLG Düsseldorf, 30.10.2007 - 20 U 52/07

  Zur Erstattung von Rechts- und Patentanwaltskosten für Abschlusserklärung nach …

  Auszug aus KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

  Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gelangt auch bei der Mitwirkung eines Patentanwalts bei einer vorgerichtlichen Abmahnung zur Anwendung, sodass die hierdurch entstehenden Abmahnkosten in einer Kennzeichenstreitsache ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (Anschluss BGH, 26. Februar 2009, I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 - Thermoroll; a.M. OLG Düsseldorf, 30. Oktober 2007, I - 20 U 52/07 InstGE 9, 35; OLG Frankfurt, 12. November 2009, 6 U 130/09, GRUR-RR 2010, 127) (Rn.5) .

  Nach insoweit ausschlaggebender Rechtsprechung gilt § 140 Abs. 3 MarkenG auch für die Mitwirkung des Patentanwalts vor Prozessbeginn bei einer Abmahnung (analog), sodass die vorprozessualen Abmahnkosten ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern - wie hier - ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2009, 888, Tz. 24 - Thermoroll; Senat v. 24.11.2009 - 5 U 174/07; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 371; OLG Karlsruhe GRUR 1999, 343, 346; OLG Köln Magazindienst 2006, 1198, 1200; a.M. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 127 [n. rkr.]), was auch der Annahme einer Schadensminderungspflicht der Klägerin i.S. von § 254 BGB insoweit entgegensteht.

• BGH, 26.02.2009 - I ZR 219/06

  Thermoroll

  Auszug aus KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

  Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gelangt auch bei der Mitwirkung eines Patentanwalts bei einer vorgerichtlichen Abmahnung zur Anwendung, sodass die hierdurch entstehenden Abmahnkosten in einer Kennzeichenstreitsache ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (Anschluss BGH, 26. Februar 2009, I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 - Thermoroll; a.M. OLG Düsseldorf, 30. Oktober 2007, I - 20 U 52/07 InstGE 9, 35; OLG Frankfurt, 12. November 2009, 6 U 130/09, GRUR-RR 2010, 127) (Rn.5) .

  Nach insoweit ausschlaggebender Rechtsprechung gilt § 140 Abs. 3 MarkenG auch für die Mitwirkung des Patentanwalts vor Prozessbeginn bei einer Abmahnung (analog), sodass die vorprozessualen Abmahnkosten ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern - wie hier - ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2009, 888, Tz. 24 - Thermoroll; Senat v. 24.11.2009 - 5 U 174/07; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 371; OLG Karlsruhe GRUR 1999, 343, 346; OLG Köln Magazindienst 2006, 1198, 1200; a.M. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 127 [n. rkr.]), was auch der Annahme einer Schadensminderungspflicht der Klägerin i.S. von § 254 BGB insoweit entgegensteht.

• OLG Frankfurt, 12.11.2009 - 6 U 130/09

  Abwendbarkeit des § 140 III MarkenG auf die Erstattung vorgerichtlicher …

  Auszug aus KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

  Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gelangt auch bei der Mitwirkung eines Patentanwalts bei einer vorgerichtlichen Abmahnung zur Anwendung, sodass die hierdurch entstehenden Abmahnkosten in einer Kennzeichenstreitsache ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (Anschluss BGH, 26. Februar 2009, I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 - Thermoroll; a.M. OLG Düsseldorf, 30. Oktober 2007, I - 20 U 52/07 InstGE 9, 35; OLG Frankfurt, 12. November 2009, 6 U 130/09, GRUR-RR 2010, 127) (Rn.5) .

  Nach insoweit ausschlaggebender Rechtsprechung gilt § 140 Abs. 3 MarkenG auch für die Mitwirkung des Patentanwalts vor Prozessbeginn bei einer Abmahnung (analog), sodass die vorprozessualen Abmahnkosten ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern - wie hier - ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2009, 888, Tz. 24 - Thermoroll; Senat v. 24.11.2009 - 5 U 174/07; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 371; OLG Karlsruhe GRUR 1999, 343, 346; OLG Köln Magazindienst 2006, 1198, 1200; a.M. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 127 [n. rkr.]), was auch der Annahme einer Schadensminderungspflicht der Klägerin i.S. von § 254 BGB insoweit entgegensteht.

 
• BGH, 13.01.2004 - XI ZR 355/02

  Beratungspflichten der Bank bei Empfehlung eines Bauherrenmodells; Rechtsnatur …

  Auszug aus KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

  Ebenfalls mit Recht hat das Landgericht (unter zutreffendem Hinweis auf BGH NJW 2004, 1868, Ls. 2) nicht nur Freistellung, sondern Zahlung zuerkannt, da der Beklagte die Zahlung nicht nur mit Hinweis auf einen fehlenden Schaden und unter Anerbieten der Freistellung, sondern unter Leugnung eines auch nur der Sache nach bestehenden Anspruchs schlechthin verweigert hat.
• EuGH, 26.03.2010 - C-91/09

  Eis.de - Art. 104 § 3 Abs. 1 der Verfahrensordnung - Marken - Internet - Werbung …

  Auszug aus KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

  Das Vorliegen einer markenrechtsverletzenden Benutzungshandlung (und einen damit dem Grunde nach einher gehenden Erstattungsanspruch) zieht der Beklagte zweitinstanzlich (mit Recht) nicht mehr in Zweifel (vgl. dazu auch [zuletzt] EuGH GRUR 2010, 641 - Bananabay; BGH WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II).
• OLG Karlsruhe, 26.08.1998 - 6 U 36/98

  Schadensersatz aufgrund des Vertriebs von mit dem Schriftzug "REPLAY" versehenen …

  Auszug aus KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

  Nach insoweit ausschlaggebender Rechtsprechung gilt § 140 Abs. 3 MarkenG auch für die Mitwirkung des Patentanwalts vor Prozessbeginn bei einer Abmahnung (analog), sodass die vorprozessualen Abmahnkosten ohne Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung zu erstatten sind, sofern - wie hier - ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch dem Grunde nach gegeben ist (vgl. BGH GRUR 2009, 888, Tz. 24 - Thermoroll; Senat v. 24.11.2009 - 5 U 174/07; OLG Hamburg GRUR-RR 2008, 371; OLG Karlsruhe GRUR 1999, 343, 346; OLG Köln Magazindienst 2006, 1198, 1200; a.M. OLG Düsseldorf InstGE 9, 35; OLG Frankfurt GRUR-RR 2010, 127 [n. rkr.]), was auch der Annahme einer Schadensminderungspflicht der Klägerin i.S. von § 254 BGB insoweit entgegensteht.
• BGH, 14.01.2010 - I ZR 88/08

  Opel-Blitz II

  Auszug aus KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

  Das Vorliegen einer markenrechtsverletzenden Benutzungshandlung (und einen damit dem Grunde nach einher gehenden Erstattungsanspruch) zieht der Beklagte zweitinstanzlich (mit Recht) nicht mehr in Zweifel (vgl. dazu auch [zuletzt] EuGH GRUR 2010, 641 - Bananabay; BGH WRP 2010, 1039 - Opel-Blitz II).

• BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09

  Kosten des Patentanwalts II

  2008, 561, 562; LG Hamburg, NJOZ 2005, 3684, 3685; LG Berlin, MMR 2008, 354 f.; LG Mannheim, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 23 ff.; Fezer/Hirsch, Handbuch der Markenpraxis, Bd. I, MarkenVerfR, 4. Teil Rn. 85; Tyra, WRP 2007, 1059, 1063 ff.; Günther/Pfaff, WRP 2010, 708, 709 f.; aA OLG München, WRP 1982, 542, 543; OLG Frankfurt, GRUR 1991, 72; OLG Karlsruhe, GRUR 1999, 343, 345 f.; OLG Hamburg, GRUR-RR 2008, 370, 371 f.; OLG Stuttgart, WRP 2007, 1265, 1271; KG, GRUR-RR 2010, 403 f.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 61 ff.; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 24; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 14 Rn. 1076; Omsels, MarkenR 2009, 27, 31 ff.; vgl. auch Hacker in Ströbele/ Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 140 Rn. 53).
• OLG Düsseldorf, 25.04.2019 - 2 U 50/17

  Auskunfterteilung und Schadensersatz wegen einer Schutzrechtsverletzung

  Denn der Befreiungsanspruch wandelt sich in einen Geldanspruch um, wenn der Schuldner die geforderte Leistung ernsthaft und endgültig verweigert (vgl. BGH, NJW 2004, 1868 m. w. N.;… GRUR 2013, 925 Rn. 59 - VOODOO;… GRUR 2015, 1021 Rn. 34 - Kopfhörer-Kennzeichnung; OLG Köln, OLGR 2008, 430, 431; KG, GRUR-RR 2010, 403, 404; OLG Stuttgart, GRUR-RR 2012, 412, 414;… Kühnen, a.a.O., Kap. C Rn. 48).
• OLG Düsseldorf, 28.10.2021 - 15 U 37/21

  Ansprüche wegen der Verletzung eines auch mit Wirkung für die Bundesrepublik …

  Dann wandelt sich der Freistellungs- in einen Zahlungsanspruch um, wenn der Geschädigte Geldersatz fordert (vgl. BGH, NJW 2004, 1868 f.;… GRUR 2013, 925 Rn. 59 - VOODOO;… GRUR 2015, 1021 Rn. 34 - Kopfhörer-Kennzeichnung;… OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.04.2021 - I-2 U 46/20, GRUR-RS 2021, 9045 Rn. 112;… Urt. v. 25.4.2019 - 2 U 50/17, GRUR-RS 2019, 25285 Rn. 170; OLG Köln, OLGR 2008, 430, 431; KG, GRUR-RR 2010, 403, 404 - Vorprozessuale Patentanwaltskosten; OLG Stuttgart, GRUR-RR 2012, 412, 414 - Toleranzgrenze).