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  Zulässigkeit einer Patentnichtigkeitsklage aufgrund einer vertraglichen Nichtangriffsabrede

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Papierfundstellen

• NJW-RR 1989, 120
• MDR 1989, 253
• GRUR 1989, 39

Wird zitiert von ... (20)Neu Zitiert selbst (12)

• BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Nichtigkeitsklage im Zusammenhang mit Lizenzverträgen über Gewindeschneidapparate …

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  »a) Zur Frage der Unzulässigkeit einer Nichtigkeitsklage bei einem die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsvertrag (Fortführung von BGH GRUR 1965, 135 - Vanal-Patent; 1971, 243 - Gewindeschneidvorrichtungen).

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Erhebung der Nichtigkeitsklage zwar auch ohn vertragliche Nichtangriffsabrede als eine unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen, z.B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB ) erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 244 f. - Gewindeschneidvorrichtungen).

  Auch das Bestehen eines Lizenzvertrages über das im Streit befangene Patent läßt die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbot vielfach geboten erscheinen, namentlich dann, wenn die vertraglichen Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter haben oder wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Parteien vereinbart ist, die eine besondere Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen.erfordert (BGH GRUR 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen).

• BGH, 14.07.1964 - Ia ZR 195/63

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  »a) Zur Frage der Unzulässigkeit einer Nichtigkeitsklage bei einem die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsvertrag (Fortführung von BGH GRUR 1965, 135 - Vanal-Patent; 1971, 243 - Gewindeschneidvorrichtungen).

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Erhebung der Nichtigkeitsklage zwar auch ohn vertragliche Nichtangriffsabrede als eine unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen, z.B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB ) erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 244 f. - Gewindeschneidvorrichtungen).

• BGH, 15.06.1959 - KAR 1/59

  Aussetzung nach § 96 Abs. 2 GWB

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  b) Zur Frage der Aussetzung des Patentnichtigkeitsverfahrens, wenn Bedenken gegen die kartellrechtliche Wirksamkeit einer vertraglichen Nichtangriffsabrede bestehen (im Anschluß an BGHZ 30, 186 - Markenschokolade II und BGH GRUR 1969, 677, 679 - Rüben-Verladeeinrichtung).«.

  Ein Ausnahmetatbestand, der es unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 30, 186 - Markenschokolade II) zuläßt, von einer Aussetzung nach § 96 Abs. 2 GWB abzusehen, liegt nicht vor.

 
• BGH, 26.06.1969 - X ZR 52/66

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  b) Zur Frage der Aussetzung des Patentnichtigkeitsverfahrens, wenn Bedenken gegen die kartellrechtliche Wirksamkeit einer vertraglichen Nichtangriffsabrede bestehen (im Anschluß an BGHZ 30, 186 - Markenschokolade II und BGH GRUR 1969, 677, 679 - Rüben-Verladeeinrichtung).«.

  Eine Eintscheidung der kartellrechtlichen Vorfragen durch das nicht zur Entscheidung in Kartellsachen berufenen Gericht kommt allenfalls in Betracht, wenn die nach dem GWB zu entscheidende Vorfrage auf Grund eines zwischen den Parteien in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unstreitigen Rechtsverhältnisses zweifelsfrei beurteilt werden kann (so die Senatsentscheidung vom 26. Juni 1969 - X ZR 52/62 - GRUR 1969, 677, 679 - Rüben-Verladeeinrichtung) oder wenn die zu entscheidende Vorfrage in rechtlicher Hinsicht durch die Rechtsprechung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs als (abschließend) geklärt anzusehen ist (so der Senat zuletzt in dem nicht veröffentlichten Urteil vom 10. Juli 1984 - X ZR 91/83 - Seite 5 der Urteilsausfertigung).

• BGH, 14.10.1976 - KZR 36/75

  Kartellvertrag

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat in einem ähnlich liegenden Fall (BGHZ 68, 6 ff. - Fertigbeton), bei dem die Verpflichtungen der Parteien ebenfalls nicht identisch, sondern nur gleichgerichtet waren, trotz deren Einbettung in einen Austauschvertrag die Voraussetzungen eines Vertragsschlusses "zu einem gemeinsamen Zweck" im Sinne des § 1 GWB als erfüllt angesehen.

  § 1 GWB setzt weiterhin voraus, daß die Vereinbarung geeignet sein muß, die Verhältnisse auf dem relevanten Markt nach allgemeiner wirtschaftlicher Erfahrung "in spürbarer Weise" zu beeinflussen (BGHZ 68, 6, 11 f. - Fertigbeton).

• BGH, 25.10.1966 - KZR 7/65

  Schiedsgericht und Kartellrecht

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  Allerdings faßt die Kartellrechtsprechung diesen Begriff sehr weit; sie versteht hierunter jeden Vertrag bei dem überhaupt irgendeine Benutzung der Erfindung in Betracht kommt, ohne daß dabei die rechtliche Einkleidung des Vertrages von Belang ist (vgl. BGHZ 46, 365, 378 - Schweißbolzen).
• BGH, 10.07.1984 - X ZR 91/83

  Anspruch auf Schadensersatz wegen unzureichender Wartung an Bräunungsanlagen - …

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  Eine Eintscheidung der kartellrechtlichen Vorfragen durch das nicht zur Entscheidung in Kartellsachen berufenen Gericht kommt allenfalls in Betracht, wenn die nach dem GWB zu entscheidende Vorfrage auf Grund eines zwischen den Parteien in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unstreitigen Rechtsverhältnisses zweifelsfrei beurteilt werden kann (so die Senatsentscheidung vom 26. Juni 1969 - X ZR 52/62 - GRUR 1969, 677, 679 - Rüben-Verladeeinrichtung) oder wenn die zu entscheidende Vorfrage in rechtlicher Hinsicht durch die Rechtsprechung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs als (abschließend) geklärt anzusehen ist (so der Senat zuletzt in dem nicht veröffentlichten Urteil vom 10. Juli 1984 - X ZR 91/83 - Seite 5 der Urteilsausfertigung).
• BGH, 15.10.1957 - I ZR 99/54

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Erhebung der Nichtigkeitsklage zwar auch ohn vertragliche Nichtangriffsabrede als eine unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen, z.B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als Verstoß gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB ) erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 244 f. - Gewindeschneidvorrichtungen).
• BGH, 06.11.1972 - KZR 63/71

  Beschränkung eines Lizenzgebers bei der Gestaltung der Rechtsbeziehungen zu …

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  a) Ein Verstoß gegen § 1 GWB ist unabhängig davon zu beurteilen, ob der beanstandete Vertrag auch ein Vertrag im Sinne des § 20 GWB ist, innerhalb dessen eine Nichtangriffsabrede gemäß Abs. 2 Nr. 4 zulässig sein könnte (vgl. BGH GRUR 1973, 331, 332 - Nahtverlegung).
• BGH, 27.05.1986 - KZR 32/84

  Zulässigkeit von Produktions-, Bezugs- und Vertriebsbindungen

  Auszug aus BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  Ein solcher Vertrag ist nach der Rechtsprechung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs als unwirksam im Sinne des § 1 GWB anzusehen, sofern er geeignet ist, die Verhältnisse auf dem Markt in bezug auf die Vertragsgegenstände zu beeinflussen und sofern die vereinbarten Wettbewerbsbeschränkungen im Rahmen der Rechtsbeziehungen der Vertragspartner nicht funktional notwendig sind (vgl. zuletzt BGH GRUR 1986, 910, 911 - Spielkarten).
• BGH, 02.06.1987 - X ZR 97/86

  Entwässerungsanlage; Rechte eines Arbeitnehmer-Erfinders nach Beendigung des …
• EuGH, 27.09.1988 - 65/86

  Bayer / Süllhöfer

• BGH, 05.06.1997 - X ZR 73/95

  "Weichvorrichtung II"; Umfang des Patentschutzbegehrens

  Der Bundesgerichtshof (…u.a. BGH, Urt. v. 24.6.1952 - I ZR 131/51, GRUR 1953, 29, 31 - Plattenspieler; vgl. auch Sen.Beschl. v. 4.10.1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39 - Flächenentlüftung, mit weiteren Nachweisen) und das Schrifttum (Klaka GRUR 1970, 265, 272 und GRUR 1978, 70; Beier/Wieczorek GRUR 1976, 566;… Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 9 Rdn. 64, 66 m.w.N.;… Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 Rdn. 26;… Rogge, Festschrift Brandner, a.a.O., S. 495) sind dem gefolgt.

  Jeder Partei steht es in der Regel auch frei, sich auf die Nichtigkeit der von ihr abgegebenen Erklärung zu berufen (BGHZ 87, 169, 177 [BGH 07.04.1983 - IX ZR 24/82] ; vgl. auch Sen.Beschl. v. 4.10.1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39 - Flächenentlüftung) oder ein unter ihrer Beteiligung zustande gekommenes Rechtsgeschäft anzugreifen (…BGH, Urt. v. 5.12.1991 - IX ZR 271/90, NJW 1992, 834 [BGH 05.12.1991 - IX ZR 271/90] ).

• BGH, 23.07.1997 - VIII ZR 130/96

  Kein Schadensersatz für Benetton-Händler wegen "Schockwerbung"

  An einer Beurteilung dieser kartellrechtlichen Frage war der Senat nicht gehindert, weil sie in rechtlicher Hinsicht durch die Rechtsprechung des Kartellsenats geklärt ist (BGH, Urteile vom 21. April 1983 - I ZR 201/80 = WM 1983, 1064 unter IV 2, vom 15. Januar 1987 - I ZR 112/84 = NJW 1987, 1084 unter II 3, insoweit in BGHZ 99, 314 nicht abgedruckt, vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88 = BGHR GWB § 96 Abs. 2 Satz 1 Nicht angriffsabrede 1, vom 30. September 1992 - VIII ZR 196/91 = BGHR GWB § 96 Abs. 2 Aussetzung 1, insoweit in BGHZ 119, 283 nicht abgedruckt).
• BGH, 30.09.1992 - VIII ZR 196/91

  Widerruf nach Abzahlungsgesetz bei Bierlieferungsvertrag

  Deshalb kam auch eine Entscheidung durch den Kartellsenat des Bundesgerichtshofes nicht in Betracht (BGH, Urteile vom 21. April 1983 - I ZR 201/80 = GRUR 1983, 602 unter IV 2 und vom 15. Januar 1987 - I ZR 112/84 = NJW 1987, 1084 unter 3; Beschluß vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88 = GRUR 1989, 39 unter II;… v. Gamm, Kartellrecht, 2. Aufl., § 95 Rdnr. 3 zu 4).

 
• BGH, 19.11.2020 - I ZR 27/19

  Nichtangriffsabrede

  (3) Auch im Patentrecht sind Nichtangriffsabreden grundsätzlich beachtlich, soweit das Kartellrecht ihnen nicht entgegensteht (vgl. BGH…, Urteil vom 20. Mai 1952 - I ZR 52/52, BGHZ 10, 22, 23 bis 30 [juris Rn. 32 bis 39];… Urteil vom 18. März 1955 - I ZR 144/53, BGHZ 17, 41, 53 f. [juris Rn. 32] - Kokillenguss; Urteil vom 15. Oktober 1957 - I ZR 99/54, GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien;… Urteil vom 30. November 1967 - Ia ZR 93/65, GRUR 1971, 243 [juris Rn. 25]; Beschluss vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39, 41 f. [juris Rn. 35 bis 40] - Flächenentlüftung;… BGH, GRUR 1991, 558, 560 [juris Rn. 42 bis 44] - Schaumstoffplatten; BGH…, Urteil vom 7. Oktober 2009 - Xa ZR 131/04, GRUR-RR 2010, 136 Rn. 17;… Beschluss vom 24. Januar 2011 - X ZB 33/08, GRUR 2011, 409 Rn. 11 - Deformationsfelder; BPatGE 32, 54, 56; BPatGE 36, 177, 181 bis 189; BPatG…, Beschluss vom 2. März 2016 - 2 Ni 15/14 (EP), juris Rn. 47; OLG Düsseldorf…, Urteil vom 10. September 2015 - I-15 U 124/14, juris Rn. 57, 59 und 62 f.;… Rogge/Kober-Dehm in Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., § 22 Rn. 33 und 39 bis 42;… Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 15 PatG Rn. 31 und § 59 PatG Rn. 37 bis 40;… Schulte/Moufang, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Aufl., § 59 Rn. 59 bis 61;… Lunze in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 22 PatG Rn. 8 und § 81 PatG Rn. 14).
• BGH, 29.10.2019 - KZR 60/18

  Berufungszuständigkeit II - Berufungszuständigkeit des Kartellgerichts: …

  Ferner konnte nach früherer Rechtslage von einer Aussetzung nach § 96 Abs. 2 GWB aF abgesehen werden, wenn der erkennende Zivilsenat des Bundesgerichtshofs die Sach- und Rechtslage hinsichtlich der nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu beurteilenden Vorfrage in Übereinstimmung mit den Parteien für völlig unzweifelhaft hielt (BGH, Urteil vom 26. Juni 1969 - X ZR 52/66, GRUR 1969, 677, 679 - Rüben-Verladeeinrichtung) oder wenn die entscheidungserhebliche Vorfrage in rechtlicher Hinsicht als durch den Kartellsenat des Bundesgerichtshofs bereits als geklärt anzusehen war (BGH, Urteil vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).
• OLG Düsseldorf, 10.09.2015 - 15 U 124/14

  E-Loading-Automat IV

  In Betracht kommt ein Verstoß gegen Treu und Glauben u. a., wenn zwischen den Parteien vertragliche Bindungen, z. B. aus Kauf-, Lizenz-, Einstellungs- oder Gesellschaftsvertrag bestehen, die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung, insbesondere wegen Bestehens eines besonderen Vertrauensverhältnisses oder wegen gesellschaftsähnlicher Züge nach Inhalt, Sinn und Zweck der vertraglichen Beziehungen die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als treuwidrig erscheinen lassen (BGH, GRUR 1958, 177 - Aluminiumflachfolien m. w. N.; BGH, GRUR 1989, 39 - Flächenentlüftung).

  Ein Lizenzvertrag über das im Streit befangene Patent kann daher die Annahme eines sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ergebenden Angriffsverbots insbesondere dann begründen, wenn die vertraglichen Beziehungen der Parteien einen gesellschaftsähnlichen Charakter haben oder wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Parteien vereinbart ist, die eine besondere Rücksichtnahme auf die gegenseitigen Interessen erfordert (BGH GRUR 1971, 243 - Gewindeschneidvorrichtungen; BGH, GRUR 1989, 39 - Flächenentlüftung).

• BGH, 24.01.2011 - X ZB 33/08

  Deformationsfelder

  Eine Benutzungsberechtigung lässt als solche den Angriff auf das Patent durch den von ihr Begünstigten noch nicht als treuwidrig erscheinen (BGH, Beschluss vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88, GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung, mwN).
• BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Patentnichtigkeitsklage des Arbeitgebers gegen ein an einen Arbeitnehmer …

  a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).
• BGH, 23.07.1997 - VIII ZR 134/96

  Schadensersatzansprüche des Franchisenehmers wegen Schockwerbung; Wirksamkeit …

  An einer Beurteilung dieser kartellrechtlichen Frage war der Senat nicht gehindert, weil sie in rechtlicher Hinsicht durch die Rechtsprechung des Kartellsenats geklärt ist (BGH, Urteile vom 21. April 1983 - I ZR 201/80 = WM 1983, 1064 unter IV 2; vom 15. Januar 1987 - I ZR 112/84 = NJW 1987, 1084 unter II 3, insoweit in BGHZ 99, 314 nicht abgedruckt; vom 4. Oktober 1988 - X ZR 3/88 = BGHR GWB § 96 Abs. 2 Satz 1 Nichtangriffsabrede 1;… vom 30. September 1992 - VIII ZR 196/91 = BGHR GWB § 96 Abs. 2 Aussetzung 1, insoweit in BGHZ 119, 283 nicht abgedruckt).
• BPatG, 03.03.2016 - 2 Ni 15/14

  Verfahren und Vorrichtung zum Aufbau einer Kundendaten beinhaltenden Datenbank …

  Hierbei sind beispielsweise kartellrechtliche Zulässigkeitsaspekte zu beachten (vgl. näher: Schulte, PatG, 9. Aufl., § 81 Rd. 50;… EuGH GRUR Int 1986, 635; BGH GRUR 1989, 39; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 22 Rn. 40 ff; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl. Rn. 154).
• BPatG, 28.04.2009 - 1 Ni 23/07
• BPatG, 01.04.2008 - 4 Ni 8/06
• BPatG, 04.10.2012 - 10 Ni 36/10

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Kalt verarbeitbares Fugenband" (europäisches …
• BPatG, 13.12.2012 - 10 Ni 6/11

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Antriebsvorrichtung, insbesondere für Tore" - …
• BPatG, 16.04.2015 - 2 Ni 8/13

  Fürnichtigerklärung eines Patents aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit
• BPatG, 13.12.2012 - 10 Ni 7/11
• BPatG, 04.03.2008 - 4 Ni 9/06
• BPatG, 20.01.2005 - 2 Ni 25/03
• BPatG, 19.09.2006 - 3 Ni 16/04
• BPatG, 30.07.2020 - 7 Ni 54/19