Volltextveröffentlichungen (12)

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• bundesgerichtshof.de

 
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  § 84 Abs 2 S 2 PatG, § 143 Abs 3 PatG, § 91 Abs 1 S 1 ZPO, § 567 Abs 2 ZPO, § 574 Abs 1 Nr 2 ZPO
  Kosten des Patentnichtigkeitsverfahrens: Erstattungsfähigkeit von Rechts- und Patentanwaltskosten; Rechtsbeschwerde gegen die Kostenfestsetzung

• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt; Entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren

• rewis.io

  Kosten des Patentnichtigkeitsverfahrens: Erstattungsfähigkeit von Rechts- und Patentanwaltskosten; Rechtsbeschwerde gegen die Kostenfestsetzung

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• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  PatG § 143 Abs. 3
  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines im erstinstanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren mitwirkenden Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt; Entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG auf das Nichtigkeitsverfahren

• datenbank.nwb.de
• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Verfahrensrecht - Erstattungsfähigkeit von Rechtsanwaltskosten (Patentstreit)

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Papierfundstellen

• GRUR 2013, 430

Wird zitiert von ... (21)Neu Zitiert selbst (19)

• BPatG, 31.03.2010 - 10 ZA (pat) 5/08

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Doppelvertretungskosten im …

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  a) Zu Recht hat das Patentgericht allerdings - insoweit in Übereinstimmung mit allen anderen Nichtigkeitssenaten (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 69 f. = GRUR 2009, 706; Beschluss vom 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, BPatGE 50, 85, 88 f. = GRUR 2008, 735, 736; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 229; vgl. auch Benkard/Rogge, 10. Aufl., § 84 PatG Rn. 31) - von einer entsprechenden Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen.

  c) In der hier zu beurteilenden Konstellation ist eine typisierende Betrachtungsweise - entgegen der Auffassung, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt und die nunmehr auch vom 1. Senat des Patentgerichts vertreten wird (BPatG, Beschluss vom 23. Juli 2012 - 1 ZA (pat) 14/11, juris Rn. 17), und in Übereinstimmung mit der von anderen Senaten des Patentgerichts vertretenen Auffassung (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 71 = GRUR 2009, 706, 707; Beschluss vom 10. August 2010 - 2 ZA (pat) 8/10, juris Rn. 17; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 f. = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 231 f.) - möglich und geboten.

  Dennoch gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergeht und in denen auch andere Senate des Patentgerichts die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig verneinen (vgl. Beschluss vom 14. Juli 2010 - 2 ZA (pat) 80/08, juris Rn. 23; Beschluss vom 22. Mai 2012 - 3 ZA (pat) 44/11, juris Rn. 22; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 232; ebenso bei kurzzeitiger Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung Beschluss vom 7. Mai 2012 - 3 ZA (pat) 6/12, Mitt 2012, 371 sowie - bezogen auf die Terminsgebühr - bei rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsrechtsstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren Beschluss vom 5. April 2011 - 2 ZA (pat) 68/09, juris Rn. 22).

• BPatG, 24.02.2011 - 3 ZA (pat) 29/10

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Doppelvertretungskosten im …

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  a) Zu Recht hat das Patentgericht allerdings - insoweit in Übereinstimmung mit allen anderen Nichtigkeitssenaten (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 69 f. = GRUR 2009, 706; Beschluss vom 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, BPatGE 50, 85, 88 f. = GRUR 2008, 735, 736; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 229; vgl. auch Benkard/Rogge, 10. Aufl., § 84 PatG Rn. 31) - von einer entsprechenden Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen.

  c) In der hier zu beurteilenden Konstellation ist eine typisierende Betrachtungsweise - entgegen der Auffassung, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt und die nunmehr auch vom 1. Senat des Patentgerichts vertreten wird (BPatG, Beschluss vom 23. Juli 2012 - 1 ZA (pat) 14/11, juris Rn. 17), und in Übereinstimmung mit der von anderen Senaten des Patentgerichts vertretenen Auffassung (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 71 = GRUR 2009, 706, 707; Beschluss vom 10. August 2010 - 2 ZA (pat) 8/10, juris Rn. 17; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 f. = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 231 f.) - möglich und geboten.

• BPatG, 21.11.2008 - 1 ZA (pat) 15/07

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  a) Zu Recht hat das Patentgericht allerdings - insoweit in Übereinstimmung mit allen anderen Nichtigkeitssenaten (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 69 f. = GRUR 2009, 706; Beschluss vom 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, BPatGE 50, 85, 88 f. = GRUR 2008, 735, 736; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 229; vgl. auch Benkard/Rogge, 10. Aufl., § 84 PatG Rn. 31) - von einer entsprechenden Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen.

  c) In der hier zu beurteilenden Konstellation ist eine typisierende Betrachtungsweise - entgegen der Auffassung, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt und die nunmehr auch vom 1. Senat des Patentgerichts vertreten wird (BPatG, Beschluss vom 23. Juli 2012 - 1 ZA (pat) 14/11, juris Rn. 17), und in Übereinstimmung mit der von anderen Senaten des Patentgerichts vertretenen Auffassung (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 71 = GRUR 2009, 706, 707; Beschluss vom 10. August 2010 - 2 ZA (pat) 8/10, juris Rn. 17; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 f. = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 231 f.) - möglich und geboten.

 
• BPatG, 18.01.2011 - 5 ZA (pat) 20/10

  Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren IV - …

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  a) Zu Recht hat das Patentgericht allerdings - insoweit in Übereinstimmung mit allen anderen Nichtigkeitssenaten (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 69 f. = GRUR 2009, 706; Beschluss vom 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, BPatGE 50, 85, 88 f. = GRUR 2008, 735, 736; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 229; vgl. auch Benkard/Rogge, 10. Aufl., § 84 PatG Rn. 31) - von einer entsprechenden Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen.

  c) In der hier zu beurteilenden Konstellation ist eine typisierende Betrachtungsweise - entgegen der Auffassung, die der angefochtenen Entscheidung zugrunde liegt und die nunmehr auch vom 1. Senat des Patentgerichts vertreten wird (BPatG, Beschluss vom 23. Juli 2012 - 1 ZA (pat) 14/11, juris Rn. 17), und in Übereinstimmung mit der von anderen Senaten des Patentgerichts vertretenen Auffassung (BPatG, Beschluss vom 21. November 2008 - 1 ZA (pat) 15/07, BPatGE 51, 67, 71 = GRUR 2009, 706, 707; Beschluss vom 10. August 2010 - 2 ZA (pat) 8/10, juris Rn. 17; Beschluss vom 24. Februar 2011 - 3 ZA (pat) 29/10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18. Januar 2011 - 5 ZA (pat) 20/10, BPatGE 52, 154, 157 f. = Mitt 2011, 258; Beschluss vom 31. März 2010 - 10 ZA (pat) 5/08, BPatGE 51, 225, 231 f.) - möglich und geboten.

• BGH, 09.01.1986 - X ZB 38/84

  "Transportbehälter"; Statthaftigkeit einer Rechtsbeschwerde im …

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  Er hat deshalb auch für diese Konstellation, in der das Patentgericht eine Beschwerdeentscheidung trifft, gegen die nach dem Wortlaut von § 100 PatG die Rechtsbeschwerde statthaft wäre, ein Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof als unzulässig angesehen (BGH, Beschluss vom 9. Januar 1986 - X ZB 38/84, GRUR 1986, 453 - Transportbehälter) und damit für das Kostenfestsetzungsverfahren trotz des § 99 Abs. 2 PatG normierten Grundsatzes das Rechtsmittelsystem der Zivilprozessordnung als maßgeblich erachtet.
• BGH, 11.12.2007 - X ZB 21/07

  Erstattungsfähigkeit von Reisekosten eines nicht am Gerichtsort ansässigen …

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  Er trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellten, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (vgl. nur BGH, Beschluss vom 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, NJW-RR 2008, 1378 Rn. 8;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II).
• BGH, 22.06.2010 - VI ZB 10/10

  Kostenfestsetzungsverfahren: Rechtsbeschwerde bei einem Beschwerdewert von unter …

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  Die darin vorgesehene Rechtsbeschwerde ist auch im Kostenfestsetzungsverfahren statthaft, sofern die Ausgangsentscheidung gemäß § 567 Abs. 2 ZPO der Anfechtung unterliegt und die Vorinstanz das Rechtsmittel zugelassen hat (vgl. nur BGH, Beschluss vom 22. Juni 2010 - VI ZB 10/10, NJW-RR 2011, 143 Rn. 4).
• BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09

  Kosten des Patentanwalts II

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  Er trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellten, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (vgl. nur BGH…, Beschluss vom 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, NJW-RR 2008, 1378 Rn. 8; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II).
• BGH, 10.08.2011 - X ZB 2/11

  Ethylengerüst

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  Auch eine zugelassene Rechtsbeschwerde ist als unzulässig zu verwerfen, wenn sie nach dem Gesetz nicht statthaft ist (vgl. nur BGH, Beschluss vom 10. August 2011 - X ZB 2/11, GRUR 2011, 1053 Rn. 5 - Ethylengerüst).
• BGH, 21.12.2011 - I ZR 196/10

  Kosten des Patentanwalts III

  Auszug aus BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  Die Frage, ob eine komplexe oder bedeutsame Angelegenheit vorliegt, entzieht sich nämlich einer typisierenden und generalisierenden Betrachtungsweise (BGH, Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 27 - Kosten des Patentanwalts III).
• BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11

  Kosten des Patentanwalts IV
• BPatG, 13.08.2007 - 2 ZA (pat) 56/06
• BPatG, 07.05.2012 - 3 ZA (pat) 6/12

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - Kostenfestsetzung
• BPatG, 14.07.2010 - 2 ZA (pat) 80/08
• BPatG, 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10
• BPatG, 26.02.2003 - 3 ZA (pat) 44/02
• BPatG, 05.04.2011 - 2 ZA (pat) 68/09
• BPatG, 23.07.2012 - 1 ZA (pat) 14/11
• BPatG, 22.05.2012 - 3 ZA (pat) 44/11

• BGH, 25.08.2015 - X ZB 5/14

  Patentanwaltskosten: Festsetzung gegen den Auftraggeber - Festsetzung der …

  (a) Eine Analogie ist zulässig, wenn das Gesetz eine planwidrige oder ungewollte Regelungslücke enthält, die sich aus einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem dem konkreten Gesetzgebungsverfahren zugrunde liegenden Regelungsplan ergibt, und der zu beurteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht soweit mit dem Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt hat, vergleichbar ist, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen (BGH…, Urteil vom 21. Januar 2010 - IX ZR 65/09, BGHZ 184, 101 Rn. 32; Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430;… Urteil vom 1. Juli 2014 - VI ZR 345/13, BGHZ 201, 380 Rn. 14;… Beschluss vom 23. September 2014 - II ZB 4/14, WM 2014, 2167 Rn. 12;… Urteil vom 26. Februar 2015 - IX ZR 172/14, WM 2015, 684 Rn. 28, 31).
• BGH, 03.02.2015 - X ZR 76/13

  Stabilisierung der Wasserqualität - Beurteilung der Widerruflichkeit eines …

  (1) Ob eine Erfindung so deutlich und vollständig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, ist ebenso eine Rechtsfrage wie die Frage, ob dem Gegenstand eines Patents Patentfähigkeit zukommt (vgl. zur erfinderischen Tätigkeit: BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/12, GRUR 2012, 378 Rn. 16 - Installiereinrichtung II).
• BPatG, 26.06.2020 - 3 Ni 45/16
  Danach wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt (und umgekehrt) typischerweise als notwendig i.S.v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (…vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

  b) Nach der Rechtsprechung des BGH müssen das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren zeitgleich anhängig gewesen sein (…vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

  Solange das Besichtigungs- und Beweisverfahren noch andauerte, war mithin die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben dem mit der Erstellung und Erhebung der Nichtigkeitsklage betrauten Patentanwalts notwendig, um - wie der Bundesgerichtshof typisierend festgestellt hat (…vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rdnr. 28-30 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 28-30 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren) - den Vortrag beider Verfahren aufeinander abzustimmen.

  Denn entgegen den Ausführungen der Beklagten reicht es für die Erstattungsfähigkeit der Rechtsanwaltskosten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits aus, wenn der Verletzungsrechtsstreit von einem mit dem Patentinhaber wirtschaftlich verbundenen Dritten betrieben wird (…vgl. BGH GRUR 2013, 427 Rn. 36 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 26 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren).

 
• BPatG, 28.09.2015 - 3 ZA (pat) 9/15

  Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist …

  Mit Kostenfestsetzungsantrag vom 3. Juni 2014 hat die Klägerin u. a. neben einer Verfahrensgebühr für ihre patentanwaltlichen Vertreter eine weitere Verfahrensgebühr ("1,3 Verfahrensgebühr § 13, Nr. 3104 VV RVG i. V. m. BGH-Entscheidungen zur Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren (X ZB 6/12 und X ZB 11/12 analog") für mitwirkende Rechtsanwälte in Höhe von 21.726,90 EUR geltend gemacht.

  aa) Nach neuerer Rechtsprechung wird die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als notwendig i. S. v. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO angesehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (…vgl. Schulte, § 80 Rn. 40 m. w. N., insb. BGH GRUR 13, 427; 13, 430).

  In den von der Klägerin genannten Rechtsprechungsfällen (BGH X ZB 6/12 (= GRUR 2013, 430 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren) und X ZB 11/12 (= GRUR 2013, 427 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren)) hat der Bundesgerichtshof im Übrigen auch betont, dass eine Doppelvertretung selbst im Falle eines gleichzeitig anhängigen Verletzungsrechtstreits nicht schlechthin als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig angesehen werden darf.

  2012, 371 (= BPatGE 53, 173) den Fall einer nur kurzzeitigen Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung nennt (…BGH GRUR 2013, 427 Rn. 34 - Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430 Rn. 32 - Rechtsanwalt in Nichtigkeitsverfahren;… vgl. a. Schulte, a. a. O. § 80 Rn. 40 unter a)).

• BPatG, 19.02.2014 - 4 ZA (pat) 22/13

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen den …

  Der BGH habe in seinen Entscheidungen vom 18.12.2012 X ZB 6/12 und X ZB 11/12 dargelegt, dass im Nichtigkeitsverfahren die Kosten für die Zuziehung eines Rechtsanwalts zur entsprechenden Rechtsverfolgung typischerweise bei Vorliegen eines Verletzungsverfahrens als notwendig anzusehen seien.

  Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist im Nichtigkeitsverfahren typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (…BGH, Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 11/12, GRUR 2013, 427 - Rn. 26 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430 - Rn. 26;… Beschl. v. 21.01.2013 - X ZB 12/12 - Rn. 7).

  Begründet wird dies u. a. damit, dass die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 27).

  Zugleich hat der Bundesgerichtshof (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 32, m. w. N.) aber auch festgestellt, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren gebe, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergehe und in denen die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig zu verneinen sei.

• BGH, 04.05.2021 - II ZB 30/20

  Aussetzen des Verfahrens nur teilweise im Hinblick auf Feststellungsziele bzgl. …

  aa) Eine Analogie ist zulässig, wenn das Gesetz eine planwidrige oder ungewollte Regelungslücke enthält, die sich aus einem unbeabsichtigten Abweichen des Gesetzgebers von seinem dem konkreten Gesetzgebungsverfahren zugrunde liegenden Regelungsplan ergibt, und der zu beurteilende Sachverhalt in rechtlicher Hinsicht soweit mit dem Tatbestand, den der Gesetzgeber geregelt hat, vergleichbar ist, dass angenommen werden kann, der Gesetzgeber wäre bei einer Interessenabwägung, bei der er sich von den gleichen Grundsätzen hätte leiten lassen wie bei dem Erlass der herangezogenen Gesetzesvorschrift, zu dem gleichen Abwägungsergebnis gekommen (BGH…, Urteil vom 21. Januar 2010 - IX ZR 65/09, BGHZ 184, 101 Rn. 32; Beschluss vom 18. Dezember 2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430 Rn. 21;… Urteil vom 1. Juli 2014 - VI ZR 345/13, BGHZ 201, 380 Rn. 14;… Beschluss vom 23. September 2014 - II ZB 4/14, ZIP 2014, 2344 Rn. 12;… Urteil vom 26. Februar 2015 - IX ZR 172/14, WM 2015, 684 Rn. 31;… Beschluss vom 25. August 2015 - X ZB 5/14, GRUR 2015, 1253 Rn. 19 - Festsetzung der Patentanwaltsvergütung;… Urteil vom 18. September 2018 - II ZR 312/16, BGHZ 219 Rn. 58;… Urteil vom 8. Januar 2019 - II ZR 364/18, BGHZ 220, 354 Rn. 14;… Urteil vom 19. November 2019 - II ZR 233/18, ZIP 2020, 318 Rn. 19).
• BPatG, 12.09.2022 - 2 Ni 41/16
  Nach den Entscheidungen X ZB 11/12 und X ZB 6/12 des Bundesgerichtshofs sei es im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht bei einem das Streitpatent betreffenden parallel anhängigen Verletzungsprozess aufgrund der engen Verknüpfung beider Verfahren für die Partei erforderlich, die enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren zu sichern, was durch die Mitwirkung des Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren gewährleistet werde.

  In diesem Zusammenhang sei auf die Entscheidung des 5. Senats des Bundespatentgerichts vom 8. August 2019 (5 Ni 17/16 (EP)) und auf die Beschlüsse des BGH vom 18. Dezember 2012 (X ZB 11/12, GRUR 2013, 427; X ZB 6/12, GRUR 2013, 430) zu verweisen.

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (…Beschluss vom 18. Dezember 2012, X ZB 11/12 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren, juris, Leitsatz 3 und Rn. 26; Beschluss vom 18. Dezember 2012, X ZB 6/12, juris, Orientierungssatz 1 und Rn. 26) ist die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist.

• BPatG, 12.12.2013 - 4 ZA (pat) 36/13

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung - in …

  Die Zuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt ist danach typischerweise als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig im Sinne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzusehen, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffender Verletzungsrechtsstreit anhängig ist, an dem die betreffende Partei oder ein mit ihr wirtschaftlich verbundener Dritter beteiligt ist (…BGH, Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 11/12, GRUR 2013, 427 - Rn. 26 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren; Beschl. v. 18.12.2012 - X ZB 6/12, GRUR 2013, 430 - Rn. 26;… Beschl. v. 21.01.2013 - X ZB 12/12 - Rn. 7).

  Begründet wird dies u. a. damit, dass die gleichzeitige Anhängigkeit eines Verletzungsrechtsstreits und einer dasselbe Patent betreffenden Nichtigkeitsklage an eine Partei, die unmittelbar oder mittelbar an beiden Verfahren beteiligt ist, besondere Anforderungen stelle (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 27).

  Zugleich hat der Bundesgerichtshof (a. a. O., GRUR 2013, 430 - Rn. 32, m. w. N.) aber auch festgestellt, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Nichtigkeitsverfahren gebe, mit denen kein paralleler Verletzungsrechtsstreit einhergehe und in denen die Erstattungsfähigkeit der Kosten einer Doppelvertretung in der ersten Instanz regelmäßig zu verneinen sei, so z. B. bei kurzzeitiger Anhängigkeit eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung oder bei rechtskräftigem Abschluss des Verletzungsrechtsstreits vor der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren.

• BPatG, 11.02.2021 - 4 Ni 25/17
  Die Voraussetzungen der Entscheidung des BGH (GRUR 2013, 430 - Rn. 29) zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten lägen deshalb uneingeschränkt vor.

  Bei der Prüfung der Notwendigkeit der geltend gemachten Kosten einer Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (…vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn. 23 f. - Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430, Rn. 23 f. - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren;… Schulte/Püschel, PatG, 10. Auflage 2017, § 80 Rdn. 40 m. w. N.).

• BPatG, 23.08.2017 - 3 ZA (pat) 73/16

  Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren VIII - Patentnichtigkeitsklageverfahren …

  Sind ein Nichtigkeits- und ein Verletzungsrechtsstreit nicht gleichzeitig nebeneinander anhängig oder überschneiden sie sich zeitlich nur kurzfristig, so kann auch aus der weitgehend typischen Vorgeschichte eines Nichtigkeitsverfahrens, in denen sich die Beteiligten und ihre (rechts- und patentanwaltlichen) Vertreter bereits mit Fragen der Verletzung und der Bestandskraft des Patents befasst haben, keine Notwendigkeit einer Doppelvertretung hergeleitet werden (im Anschluss an BGH v. 18.12.2012 (X ZB 11/12) = GRUR 2013, 427, Tz. 34 - Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren und BGH v. 18.12.2012 - X ZB 6/12) = GRUR 2013, 430, Tz. 32 - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren; Abgrenzung zu 5. Senat vom 1. Dezember 2015 (5 ZA (pat) 103/14) = BlfPMZ 2016, 150 - Erstattungsfähigkeit der Kosten für mehrere Anwälte).

  bb) Bei der Prüfung der Notwendigkeit der Doppelvertretung ist eine typisierende Betrachtungsweise geboten (vgl. BGH GRUR 2013, 427, Rn 23 f. - Doppelvertretung in Nichtigkeitsverfahren; BGH GRUR 2013, 430, Rn 23 f. - Rechtsanwalt im Nichtigkeitsverfahren;… Benkard, PatG, 11. Aufl., § 84 Rn. 66;… Schulte, PatG, 10. Aufl., § 80 Rn. 40;… Busse, PatG, 8. Aufl., § 84 Rn. 93).

• BGH, 25.08.2015 - X ZB 6/14

  Patentanwaltskosten: Festsetzung gegen den Auftraggeber
• BPatG, 02.08.2019 - 4 Ni 12/17
• BPatG, 23.08.2017 - 3 Ni 6/12

  Notwendigkeit von Doppelvertretungskosten und Kosten von Privatgutachten i.R.e. …
• BPatG, 15.03.2021 - 26 W (pat) 12/20
• BPatG, 17.07.2019 - 6 ZA (pat) 43/18
• BPatG, 05.09.2019 - 3 Ni 16/15
• BPatG, 03.01.2023 - 6 Ni 32/19
• BPatG, 08.02.2017 - 5 ZA (pat) 59/16
• BPatG, 24.10.2013 - 4 ZA (pat) 35/13

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - Erinnerung gegen die Kostenfestsetzung - zum …
• BPatG, 08.05.2013 - 4 ZA (pat) 31/12
• BPatG, 08.08.2018 - 5 ZA (pat) 34/18