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   BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01   

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BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01 (https://dejure.org/2003,12872)
BPatG, Entscheidung vom 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01 (https://dejure.org/2003,12872)
BPatG, Entscheidung vom 17. Juni 2003 - 24 W (pat) 243/01 (https://dejure.org/2003,12872)
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Volltextveröffentlichungen (3)

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • GRUR 2004, 340
 
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Wird zitiert von ... (6)Neu Zitiert selbst (15)

  • BGH, 30.03.2000 - I ZB 41/97

    Kornkammer; Von der Eintragung abweichende Nutzung einer Marke

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - sofern es sich wie vorliegend um Hinzufügungen handelt - den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; GRUR 1999, 167 "Karolus Magnus").

    Denn die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke im Rahmen der Verwechslungsgefahr darf mit der Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht vermengt werden (vgl. BGH GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 995, 996 "HONKA").

    Zwar liegt die Beurteilung, ob eine benutzte Markenform den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändert, im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer").

  • BGH, 26.04.2001 - I ZR 212/98

    Streit um die Bezeichnung "Bit" und "Bud" für Bier

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Danach liegt eine rechtserhaltende Benutzung nur dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und - sofern es sich wie vorliegend um Hinzufügungen handelt - den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; GRUR 1999, 167 "Karolus Magnus").

    Noch weiter entfernt liegen die Fallgestaltungen, die dem "Bit/Bud"-Urteil des Bundesgerichtshofs zugrunde lagen (GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"), so daß sich eine Abgrenzung hierzu nach Auffassung des Senats erübrigt.

    Zwar liegt die Beurteilung, ob eine benutzte Markenform den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändert, im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer").

  • BGH, 13.07.1979 - I ZB 25/77

    Anspruch auf Eintragung des Warenzeichens "Flexsol" - Verwechselungsgefahr mit

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Etwas weiter ab liegt die vom Deutschen Patent- und Markenamt in einem anderen Verfahren (vgl. Anlage 11 zum Schriftsatz vom 12. Juni 2003) herangezogene Entscheidung "Flexiole" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1979, 856 "Flexiole").

    Diese Würdigung beruhte auf den besonderen Bezeichnungsgepflogenheiten der Arzneimittelhersteller und der konkreten (in der Veröffentlichung der Entscheidung nicht wiedergegebenen) graphischen Ausgestaltung (vgl. BGH GRUR 1979, 856, 858 "Flexiole").

  • BPatG, 16.10.2001 - 24 W (pat) 153/99

    Materieller wettbewerblicher Besitzstand einer benutzten und im Markt etablierten

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Diese Abwandlungsbestandteile sind häufig an beschreibende Angaben angenähert, was aber nicht notwendig der Fall sein muß (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 "ASTRO-BOY/Boy").
  • BGH, 25.10.1995 - I ZB 33/93

    "Innovadiclophlont"; Verwechslungsgefahr zweier Marken für Arzneimittel

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Das Wesen einer Markenserie besteht darin, daß sich ein - in der Regel größeres - Unternehmen zur Herkunftskennzeichnung seines gesamten oder - wie im vorliegenden Fall - eines abgegrenzten Teils seines Produktsortiments eines gleichbleibenden Stammbestandteils bedient und diesem Stammbestandteil zur näheren Kennzeichnung bzw. Individualisierung der einzelnen Produkte des Sortiments einen je nach Produkt wechselnden Abwandlungsbestandteil hinzufügt (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 "BIG"; GRUR 2000, 886, 887 "Bayer/BeiChem"; GRUR 1999, 587, 589 "Cefallone"; GRUR 1996, 200, 202 "Innovadiclophlont").
  • BGH, 04.07.1996 - I ZB 6/94

    "DRANO/P3-drano"; Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    a) Von vornherein nicht einschlägig sind insoweit die von der Widersprechenden angeführten Entscheidungen "P3-plastoclin" und "DRANO/P3-drano" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1995, 808 "P3-plastoclin"; GRUR 1996, 977 "DRANO/P3-drano"), die ein Verletzungs- bzw. ein Widerspruchsverfahren betrafen.
  • BGH, 11.05.1995 - I ZR 111/93

    "P3-plastoclin"; Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche aufgrund eines vor

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    a) Von vornherein nicht einschlägig sind insoweit die von der Widersprechenden angeführten Entscheidungen "P3-plastoclin" und "DRANO/P3-drano" des Bundesgerichtshofs (GRUR 1995, 808 "P3-plastoclin"; GRUR 1996, 977 "DRANO/P3-drano"), die ein Verletzungs- bzw. ein Widerspruchsverfahren betrafen.
  • BGH, 06.05.1999 - I ZB 54/96

    HONKA

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Denn die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke im Rahmen der Verwechslungsgefahr darf mit der Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht vermengt werden (vgl. BGH GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; GRUR 1999, 995, 996 "HONKA").
  • BGH, 10.11.1999 - I ZB 53/98

    Contura; Rechtserhaltende Benutzung einer Marke auf dem Warengebiet der

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Der vorliegenden Fallgestaltung am nächsten dürfte insoweit die Entscheidung "Contura" kommen (BGH GRUR 2000, 510 "Contura").
  • BGH, 15.12.1999 - I ZB 29/97

    FRENORM/FRENON; Rechtserhaltende Benutzung einer Marke; Markenrechtliches

    Auszug aus BPatG, 17.06.2003 - 24 W (pat) 243/01
    Dort war die für Arzneimittel eingetragene und benutzte Marke "Flexiole" mit die jeweilige Indikation des konkreten Arzneimittels anzeigenden vorangestellten Zusätzen ("Corti-Flexiole", "Rhino-Flexiole") rechtserhaltend benutzt worden (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2000, 1040, 1041 "FRENORM/ FRENON").
  • BGH, 16.03.2000 - I ZB 43/97

    Bayer/BeiChem; Geständnis hinsichtlich rechtserhaltender Benutzung einer Marke

  • BGH, 22.11.2001 - I ZR 111/99

    BIG; Verwechslungsgefahr einer Marke unter dem Aspekt des Serienzeichens

  • BGH, 29.10.1998 - I ZR 125/96

    Cefallone

  • BGH, 09.07.1998 - I ZB 37/96

    "Holtkamp"; Rechtserhaltende Benutzung einer kennzeichnungskräftigen Einwortmarke

  • BGH, 09.07.1998 - I ZB 7/96

    "Karolus-Magnus"; Rechtserhaltende Benutzung einer mehrteiligen Wortmarke

  • BGH, 20.01.2005 - I ZB 31/03

    FERROSIL

    Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (GRUR 2004, 340).
  • BPatG, 24.12.2015 - 30 W (pat) 42/13

    Dorzo plus T STADA/Dorzo - Markenbeschwerdeverfahren - "Dorzo plus T STADA/Dorzo"

    Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts (BPatG GRUR 2004, 340 - FERROSOL/Ferisol) hatte der Bundesgerichtshof in einer solchen Konstellation eine rechtserhaltende Benutzung für möglich erachtet, weil nach dem Vortrag der Rechtsbeschwerdeführerin der Stammbestandteil "P3" im Verkehr als Marke durchgesetzt und dem im damaligen Fall allein angesprochenen Fachverkehr als eine Art Unternehmenskennzeichen und als Stamm von Serienzeichen (wie auch die vielfältigen Produktnamen der "P3-Serie") bekannt war (BGH GRUR 2005, 515, 516 - FERROSIL).
  • BPatG, 22.04.2004 - 25 W (pat) 249/01
    Derartige Kriterien haben allein bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ihren Platz (vgl BGH MarkenR 1999, 297 - HONKA; BGH MarkenR 2000, 362, 363 - Kornkammer; BPatG GRUR 2004, 340, 342 - FERROSOL/Ferisol; PAVIS PROMA, Brandt BPatG 27 W (pat) 309/00 - SINTESi # SINTESIS), ebenso wie auch die Beurteilung einer kennzeichnenden Funktion von Markenbestandteilen für den Gesamteindruck und ihre Bedeutung für eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters - wie zum Beispiel die Weglassung freihaltungsbedürftiger Angaben - sich nicht zwangsläufig an den für die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens maßgeblichen Überlegungen orientieren muss (vgl zum Tellequelle-Schutz BGH GRUR 2002, 1077, 1079 - BWC; BGH GRUR 1997, 744, 747 - ECCO I), sondern eigenständig nach dem Normzweck der Vorschriften über den Benutzungszwang zu bestimmen ist (vgl hierzu ausführlich Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 26 Rdn 92).

    Dies entspricht auch der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zu dem vergleichbaren Fall, dass der kennzeichnende Charakter einer eingetragenen Marke (FERROSIL) verändert wird und keine rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen ist, wenn sie als bloßer Abwandlungsbestandteil mit einem weiteren Zeichen als Zeichenstamm zu einem neuen Gesamtzeichen (P3-ferrosil) verschmolzen und in eine Zeichenserie eingefügt wird (vgl BPatG GRUR 2004, 340 - FERROSOL/Ferisol).

  • BPatG, 23.06.2006 - 24 W (pat) 46/04
    Somit ist davon auszugehen, dass "oxocid" innerhalb der Widerspruchsmarke eine eigenständig kennzeichnende Wirkung aufweist und geeignet ist, deren Gesamteindruck zu prägen (vgl. BGH GRUR 1995, 808, 809 f. "P3-plastoclin"; BGH GRUR 1996, 977, 978 "DRANO/P3-drano"; vgl. dazu auch BGH GRUR 2005, 515, 516 "FERROSIL"; BPatG GRUR 2004, 340, 341 "FERROSOL/Ferisol" in Zusammenhang mit der Frage der rechtserhaltenden Benutzung).
  • BPatG, 05.12.2006 - 24 W (pat) 243/01
    Das Bundespatentgericht hat daraufhin mit Beschluss vom 17. Juni 2003 (GRUR 2004, 340 "FERROSOL/Ferisol") die Beschwerde der Widersprechenden zu 1.) als unbegründet zurückgewiesen und unter gleichzeitiger Zulassung der Rechtsbeschwerde die Auffassung vertreten, dass sich aus den eingereichten Benutzungsunterlagen zwar eine dem Umfang nach hinreichende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken 735 220 "Ferisol" und 354 828 "FERROSIL" in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen ergebe.
  • BPatG, 05.04.2007 - 25 W (pat) 147/04
    Auch das BPatG hat in den von der Widersprechenden genannten Entscheidungen "FERROSOL/Ferisol" (GRUR 2004, 340) und PAVIS PROMA 24 W (pat) 46/04 - "OxoDesid/P3-oxocid" lediglich festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung "P3" um eine seit vielen Jahren benutzte und registrierte Marke der Widersprechenden handele, die als Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und insoweit von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf Industriereiniger aus dem Konzern der Widersprechenden aufgefasst werde (vgl. GRUR 340, 341).
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