Volltextveröffentlichungen (10)

• openjur.de
• bundesgerichtshof.de

  Kosten des Patentanwalts VII

• rechtsprechung-im-internet.de

  Art 3 Abs 1 EGRL 48/2004, Art 14 EGRL 48/2004, § 125e Abs 5 MarkenG, § 140 Abs 4 nF MarkenG, § 140 Abs 3 aF MarkenG
  Kosten des Patentanwalts VII

 
• IWW
• Wolters Kluwer

  Erstattungsfähigkeit der Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung

• rewis.io

  Kosten des Patentanwalts VII

• Betriebs-Berater

  Kosten des Patentanwalts VII

• rechtsportal.de

  Erstattungsfähigkeit der Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung

• wrp (Wettbewerb in Recht und Praxis)

  Markenrecht: Kosten des Patentanwalts VII

• datenbank.nwb.de

  Patentanwaltskosten in Unionsmarkenstreitsachen: Erstattungsfähigkeit nur bei notwendiger patentanwaltlicher Mitwirkung - Kosten des Patentanwalts VII

Kurzfassungen/Presse

• beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

  Zusätzliche Patentanwaltsgebühr in gerichtlicher markenrechtlicher Streitigkeit nur dann erstattungsfähig wenn die Mitwirkung notwendig war

Papierfundstellen

• MDR 2023, 448
• GRUR 2023, 446

Wird zitiert von ... (9)Neu Zitiert selbst (11)

• EuGH, 28.04.2022 - C-531/20

  NovaText - Vorlage zur Vorabentscheidung - Rechte des geistigen Eigentums - …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG aF (§ 140 Abs. 4 MarkenG nF) ist mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahingehend richtlinienkonform auszulegen, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (Aufgabe von BGH…, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] = WRP 2019, 1195 - Kosten des Patentanwalts V - im Anschluss an EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 = WRP 2022, 696 - NovaText).

  Der Gerichtshof der Europäischen Union hat diese Frage wie folgt beantwortet (EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 = WRP 2022, 696 - NovaText):.

  b) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass Kosten der prozessualen Mitwirkung eines vom Rechtsinhaber allein oder zusammen mit einem Rechtsanwalt eingeschalteten Patentanwalts ihren unmittelbaren Ursprung im Prozess selbst haben und daher dem Begriff der Prozesskosten im Sinne des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG unterfallen (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 40 bis 44] - NovaText).

  Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind, nicht unnötig kostspielig sind (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 45] - NovaText, mwN).

  So sind etwa übermäßige Kosten, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden, nicht zumutbar (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 46] - NovaText, mwN).

  Zwar bedeutet das Erfordernis der Angemessenheit nicht, dass die unterlegene Partei zwangsläufig sämtliche Kosten der obsiegenden Partei erstatten muss, es verlangt jedoch, dass diese Anspruch auf die Erstattung wenigstens eines erheblichen und angemessenen Teils der ihr tatsächlich entstandenen zumutbaren Kosten hat (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 47 bis 48] - NovaText, mwN).

  Der den Mitgliedstaaten bei der Tarifgestaltung zustehende Beurteilungsspielraum geht nicht so weit, eine Kategorie von Prozesskosten oder anderen Kosten von jeder gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich ihrer Zumutbarkeit und Angemessenheit auszunehmen (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 49 bis 51] - NovaText).

  e) Die Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG sind deshalb dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung oder einer Auslegung dieser Regelung entgegenstehen, die es dem mit einem unter diese Richtlinie fallenden Verfahren befassten Gericht nicht erlaubt, bei der Beurteilung, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifischen Merkmale gebührend zu berücksichtigen (EuGH, GRUR 2022, 853 [juris Rn. 55] - NovaText).

• BGH, 09.05.2019 - I ZB 83/18

  Zur Frage der Erstattungsfähigkeit eines durch die Mitwirkung eines …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG aF (§ 140 Abs. 4 MarkenG nF) ist mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahingehend richtlinienkonform auszulegen, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (Aufgabe von BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] = WRP 2019, 1195 - Kosten des Patentanwalts V - im Anschluss an EuGH, Urteil vom 28. April 2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 = WRP 2022, 696 - NovaText).

  Patentanwaltskosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 6] = WRP 2019, 1195 - Kosten des Patentanwalts V).

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

• EuGH, 11.02.2021 - C-760/18

  M.V. u.a. (Contrats de travail à durée déterminée successifs dans le secteur …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Diese Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung betrifft das gesamte nationale Recht, unabhängig davon, ob es vor oder nach der Richtlinie, um die es geht, erlassen wurde (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Februar 2021 - C-760/18, NZA 2021, 333 [juris Rn. 65 und 68] - M. V. u.a.; BGH…, Urteil vom 28. Mai 2020 - I ZR 7/16, GRUR 2020, 891 [juris Rn. 53] = WRP 2020, 1009 - Cookie-Einwilligung II;… Urteil vom 18. November 2020 - VIII ZR 78/20, NJW 2021, 1008 [juris Rn. 25], jeweils mwN).

  Allerdings findet die Verpflichtung der nationalen Gerichte, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt einer Richtlinie heranzuziehen, in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere im Grundsatz der Rechtssicherheit und im Rückwirkungsverbot, ihre Schranken und darf nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts dienen (vgl. EuGH, NZA 2021, 333 [juris Rn. 67] - M. V. u.a.; BGH…, Beschluss vom 29. Juli 2021 - I ZR 135/20, GRUR 2021, 1320 [juris Rn. 36] = WRP 2021, 1290 - Flaschenpfand III, mwN).

 
• BGH, 21.12.2011 - I ZR 196/10

  Kosten des Patentanwalts III

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

  Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung der Patentanwältin (…zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 [juris Rn. 22 ff.] - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

• BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09

  Kosten des Patentanwalts II

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

  Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung der Patentanwältin (zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II;… GRUR 2012, 756 [juris Rn. 22 ff.] - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

• BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11

  Kosten des Patentanwalts IV

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).

  Es fehlt an Feststellungen zur Notwendigkeit der prozessualen Mitwirkung der Patentanwältin (…zur Notwendigkeit außergerichtlicher Mitwirkung vgl. BGH, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 15 ff.] - Kosten des Patentanwalts II;… GRUR 2012, 756 [juris Rn. 22 ff.] - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 [juris Rn. 14 und 17] - Kosten des Patentanwalts IV).

• BGH, 29.07.2021 - I ZR 135/20

  BGH legt dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Zulässigkeit der …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Allerdings findet die Verpflichtung der nationalen Gerichte, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts den Inhalt einer Richtlinie heranzuziehen, in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere im Grundsatz der Rechtssicherheit und im Rückwirkungsverbot, ihre Schranken und darf nicht als Grundlage für eine Auslegung contra legem des nationalen Rechts dienen (…vgl. EuGH, NZA 2021, 333 [juris Rn. 67] - M. V. u.a.; BGH, Beschluss vom 29. Juli 2021 - I ZR 135/20, GRUR 2021, 1320 [juris Rn. 36] = WRP 2021, 1290 - Flaschenpfand III, mwN).
• BGH, 18.11.2020 - VIII ZR 78/20

  Verjährung von Gewährleistungsansprüchen beim Gebrauchtwagenkauf: …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Diese Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung betrifft das gesamte nationale Recht, unabhängig davon, ob es vor oder nach der Richtlinie, um die es geht, erlassen wurde (vgl. EuGH…, Urteil vom 11. Februar 2021 - C-760/18, NZA 2021, 333 [juris Rn. 65 und 68] - M. V. u.a.; BGH…, Urteil vom 28. Mai 2020 - I ZR 7/16, GRUR 2020, 891 [juris Rn. 53] = WRP 2020, 1009 - Cookie-Einwilligung II; Urteil vom 18. November 2020 - VIII ZR 78/20, NJW 2021, 1008 [juris Rn. 25], jeweils mwN).
• BGH, 28.05.2020 - I ZR 7/16

  Einwilligung in die Speicherung von Cookies

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Diese Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung betrifft das gesamte nationale Recht, unabhängig davon, ob es vor oder nach der Richtlinie, um die es geht, erlassen wurde (vgl. EuGH…, Urteil vom 11. Februar 2021 - C-760/18, NZA 2021, 333 [juris Rn. 65 und 68] - M. V. u.a.; BGH, Urteil vom 28. Mai 2020 - I ZR 7/16, GRUR 2020, 891 [juris Rn. 53] = WRP 2020, 1009 - Cookie-Einwilligung II;… Urteil vom 18. November 2020 - VIII ZR 78/20, NJW 2021, 1008 [juris Rn. 25], jeweils mwN).
• BGH, 03.04.2003 - I ZB 37/02

  "Kosten des Patentanwalts"; Erstattungsfähigkeit der Gebühren eines gleichzeitig …

  Auszug aus BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der bisherigen ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF ohne Prüfung der Notwendigkeit der patentanwaltlichen Mitwirkung als erstattungsfähig angesehen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I;… Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 [juris Rn. 17] = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 [juris Rn. 20] - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 [juris Rn. 11] - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 [juris Rn. 10] - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 140 Rn. 92).
• BGH, 24.09.2020 - I ZB 59/19

  Kosten des Patentanwalts VI

• BGH, 22.02.2024 - I ZR 217/22

  PIERRE CARDIN

  § 19c MarkenG ist deshalb richtlinienkonform auszulegen (st. Rspr.;vgl. nur BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2022 - I ZB 59/19, GRUR 2023, 446 [juris Rn. 20] = WRP 2023, 458 - Kosten des Patentanwalts VII, mwN).
• OLG Frankfurt, 12.01.2024 - 6 W 109/23

  Zur Erstattungsfähigkeit und Anrechnung der Kosten des in einer …

  In einer Kennzeichenstreitsache sind die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts auf Seiten der obsiegenden Klagepartei nicht erstattungsfähig, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig sind (Anschluss an BGH, Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 59/19, juris - Kosten des Patentanwalts VII).

  a) Wie der Bundesgerichtshof nach einem Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union zu § 140 Abs. 3 MarkenG aF (§ 140 Abs. 4 MarkenG nF) entschieden hat, ist § 140 Abs. 4 MarkenG nF unionskonform dahin auszulegen ist, dass die Kosten eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache in Anlehnung an § 91 Abs. 1 Satz ZPO nur erstattungsfähig sind, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig sind (vgl. BGH, Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 59/19 Rn. 9 ff. - Kosten des Patentanwalts VII).

• BPatG, 19.10.2023 - 30 W (pat) 804/22
  Zudem hat der BGH im Anschluss an die auf ein Vorabentscheidungsersuchen (GRUR 2020, 1239 - Kosten des Patentanwalts VI) ergangene Entscheidung des EuGH GRUR 2022, 853 - NovaText - festgestellt, dass abweichend von der bisherigen Rechtsprechung, wonach die Kostender Mitwirkung eines Patentanwalts nach § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 Marken a.F.) ohne Prüfung der Notwendigkeit der Mitwirkung erstattungsfähig sind und es insbesondere auch nicht darauf ankommt, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (…vgl. BGH GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV;… GRUR 2019, 93 Rn. 10 - Kosten des Patentanwalts V), § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG a.F) mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 RL 2004/48/EG richtlinienkonform dahingehend auszulegen ist, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (BGH GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII), was auch für § 52 Abs. 4 DesignG gilt.

  Findet in diesen Verfahren sowohl eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt statt, sei es in Form einer sog. "Mitwirkung" oder auch - wie vorliegend - durch gleichzeitige Mandatserteilung gegenüber einem Rechts- als auch einem Patentanwalt, hängt die Frage der Erstattungsfähigkeit der sog. Doppelvertretungskosten für einen Rechts- und Patentanwalt  nach § 91 Abs. 1 ZPO- ebenso wie nunmehr nach BGH GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII bei den (allein) die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Verletzungsverfahren betreffenden Vorschriften der §§ 140 Abs. 4 MarkenG, 143 Abs. 3 PatG und § 52 Abs. 4 DesignG - davon ab, ob die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und durch einen Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl.BPatG 24 W (pat) 49/14 24 W (pat) 49/14   vom 19.10.2016), d.h. wenn aus Sicht eines verständigen und 24 W (pat) 49/14   vom 19.10.2016), d.h. wenn aus Sicht eines verständigen und wirtschaftlich vernünftig handelnden Beteiligten sowohl die Hinzuziehung bzw. Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem beauftragten Rechtsanwalt als auch "umgekehrt" die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als erforderlich und sachgerecht angesehen werden darf.

 
• BPatG, 19.10.2023 - 30 W (pat) 803/22
  Zudem hat der BGH im Anschluss an die auf ein Vorabentscheidungsersuchen (GRUR 2020, 1239 - Kosten des Patentanwalts VI) ergangene Entscheidung des EuGH GRUR 2022, 853 - NovaText - festgestellt, dass abweichend von der bisherigen Rechtsprechung, wonach die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts nach § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 Marken a.F.) ohne Prüfung der Notwendigkeit erstattungsfähig sind und es insbesondere auch nicht darauf ankommt, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (…vgl . BGH GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV;… GRUR 2019, 93 Rn. 10 - Kosten des Patentanwalts V), § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG a.F) mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 RL 2004/48/EG richtlinienkonform dahingehend auszulegen ist, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (BGH GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII), was auch für § 52 Abs. 4 DesignG gilt.

  Findet in diesen Verfahren sowohl eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt statt, sei es in Form einer sog. "Mitwirkung" oder auch - wie vorliegend - durch gleichzeitige Mandatserteilung gegenüber einem Rechts- als auch einem Patentanwalt, hängt die Frage der Erstattungsfähigkeit der sog. Doppelvertretungskosten für einen Rechts- und Patentanwalt nach § 91 Abs. 1 ZPO- ebenso wie nunmehr nach BGH GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII bei den (allein) die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Verletzungsverfahren betreffenden Vorschriften der §§ 140 Abs. 4 MarkenG, 143 Abs. 3 PatG und § 52 Abs. 4 DesignG - davon ab, ob die Vertretung sowohl durch einen Rechtsanwalt als auch durch einen Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl.BPatG 24 W (pat) 49/14 vom 19.10.2016), d.h. wenn aus Sicht eines verständigen und wirtschaftlich vernünftig handelnden Beteiligten sowohl die Hinzuziehung bzw. Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem beauftragten Rechtsanwalt als auch gleichsam "umgekehrt" die Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt als erforderlich und sachgerecht angesehen werden darf.

• OLG Frankfurt, 20.12.2023 - 6 W 78/23

  Erstattungsfähigkeit der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer …

  Die Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache auf der Beklagtenseite können auch dann im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 140 Abs. 3 MarkenG a.F./§ 140 Abs. 4 MarkenG n.F. (BGH, Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 59/19, juris - Kosten des Patentanwalts VII) notwendig und nach § 143 Abs. 3 PatG zu erstatten sein, wenn die patentanwaltlichen Leistungen letztlich nichts zum Erfolg der Rechtsverteidigung beigetragen haben.

  Selbst wenn § 143 Abs. 3 PatG entsprechend der geänderten Rechtsprechung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zu § 140 Abs. 3 MarkenG aF/§ 140 Abs. 4 MarkenG nF (vgl. BGH, Beschluss vom 13.10.2022 - I ZB 59/19 - Kosten des Patentanwalts VII) dahin auszulegen sein mag, dass die Kosten eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache in Anlehnung an § 91 Abs. 1 Satz ZPO ebenfalls nur erstattungsfähig sind, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig sind, ist diese Voraussetzung im Streitfall erfüllt.

• BPatG, 19.10.2023 - 30 W (pat) 802/22
  Zudem hat der BGH im Anschluss an die auf ein Vorabentscheidungsersuchen (GRUR 2020, 1239 - Kosten des Patentanwalts VI) ergangene Entscheidung des EuGH GRUR 2022, 853 - NovaText - festgestellt, dass abweichend von der bisherigen Rechtsprechung, wonach die Kostender Mitwirkung eines Patentanwalts nach § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 Marken a.F.) ohne Prüfung der Notwendigkeit der Mitwirkung erstattungsfähig sind und es insbesondere auch nicht darauf ankommt, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (…vgl. BGH GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV); GRUR 2019, 93 Rn. 10 - Kosten des Patentanwalts V), § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG a.F.), mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 RL 2004/48/EG richtlinienkonform dahingehend auszulegen ist, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (BGH GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII), was auch für § 52 Abs. 4 DesignG gilt.

  Findet in diesen Verfahren sowohl eine Vertretung durch einen Rechtsanwalt als auch einen Patentanwalt statt, sei es in Form einer sog. "Mitwirkung" oder auch - wie vorliegend - durch gleichzeitige Mandatserteilung gegenüber einem Rechts- als auch einem Patentanwalt, hängt die Frage der Erstattungsfähigkeit der sog. Doppelvertretungskosten" für einen Rechts- und Patentanwalt nach § 91 Abs. 1 ZPO- ebenso wie nunmehr nach BGH GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII bei den (allein) die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Verletzungsverfahren betreffenden Vorschriften der §§ 140 Abs. 4 MarkenG, 143 Abs. 3 PatG und § 52 Abs. 4 DesignG - davon ab, ob die Vertretung durch einen Rechtsanwalt und durch einen Patentanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl.BPatG 24 W (pat) 49/14 24 W (pat) 49/14 vom 19.10.2016), d.h. wenn aus Sicht eines verständigen und 24 W (pat) 49/14 vom 19.10.2016), d.h. wenn aus Sicht eines verständigen und wirtschaftlich vernünftig handelnden Beteiligten sowohl die Hinzuziehung bzw. Mitwirkung eines Patentanwalts neben einem beauftragten Rechtsanwalt als auch "umgekehrt" die Mitwirkung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt als erforderlich und sachgerecht angesehen werden darf.

• OLG Frankfurt, 21.08.2023 - 6 W 24/20

  Keine Erstattung von Patentanwaltskosten in Markensache

  b) An diesem Verständnis hält der Senat angesichts des Urteils des EuGH (Beschluss vom 28.4.2022 - C-531/20, GRUR-RS 2022, 8633 - Kosten des Patentanwalts VI) und der sich anschließenden Rechtsprechung des BGH (GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII; Beschl. v. 13.10.2022 - I ZB 12/20, GRUR-RS 2022, 43962) indes nicht mehr fest.
• OLG Düsseldorf, 25.07.2023 - 15 W 15/23

  Erstattungsfähigkeit der durch die Hinzuziehung eines Patentanwalts entstandenen …

  In Übereinstimmung hiermit hat zwischenzeitlich auch der Bundesgerichtshof - unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung - zu der dem § 143 Abs. 3 PatG entsprechenden Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG entschieden, dass diese Vorschrift mit Blick auf Art. 3 und Art. 14 RL 2004/48/EG dahingehend richtlinienkonform auszulegen ist, dass nur die Kosten der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung oder -rechtsverteidigung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind (BGH, Beschl. v. 13.10.2022 - I ZB 59/19, GRUR 2023, 446 - Kosten des Patentanwalts VII).
• OLG Frankfurt, 24.05.2023 - 6 W 74/22

  Kosten für Patentanwalt auch in Designsache nur, wenn Beauftragung erforderlich …

  Dies hat der Bundesgerichtshof inzwischen für das Markenrecht sowohl für Gemeinschaftsmarken (GRUR 2023, 446) als auch für nationale Marken bestätigt (I ZB 12/20, Beschluss vom 13.10.22, GRUR-RS 2022, 43962).

Volltextveröffentlichungen (9)

• openjur.de
• bundesgerichtshof.de
• rechtsprechung-im-internet.de

 
• IWW

  § 33 Abs. 1 RVG, § 33 Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 1 RVG

• Wolters Kluwer

  Festsetzung des Werts des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit für das Rechtsbeschwerdeverfahren

• rewis.io
• rechtsportal.de

  RVG § 33 Abs. 1
  Festsetzung des Werts des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit für das Rechtsbeschwerdeverfahren

• datenbank.nwb.de
• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (1)

• BGH, 28.05.2020 - I ZB 25/18

  Bestimmen des Werts des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit nach billigem …

  Auszug aus BGH, 23.03.2023 - I ZB 59/19

  Für die Entscheidung über den Antrag nach § 33 Abs. 1 RVG, den Wert des Gegenstands der anwaltlichen Tätigkeit festzusetzen, wenn sich die Gebühren in einem gerichtlichen Verfahren - wie hier - nicht nach dem für die Gerichtsgebühren maßgebenden Wert berechnen oder es an einem solchen Wert fehlt, ist gemäß § 33 Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 1 RVG auch beim Bundesgerichtshof grundsätzlich der Einzelrichter zuständig (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Mai 2020 - I ZB 25/18, juris Rn. 5).