Rechtsprechung
   BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09   

Volltextveröffentlichungen (12)

  • lexetius.com

    Kosten des Patentanwalts II

    BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

  • markenmagazin:recht

    Kosten des Patentanwalts II - Zur Kostenerstattung bei Mitwirkung eines Patentanwaltes an einer Abmahnung

  • damm-legal.de (Kurzinformation und Volltext)

    Erstattung von Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung nur, soweit diese erforderlich sind / Zu den Voraussetzungen

  • IWW
  • openjur.de
  • bundesgerichtshof.de PDF

    Kosten des Patentanwalts II

  • rechtsprechung-im-internet.de

    § 670 BGB, § 677 BGB, § 683 S 1 BGB, § 14 Abs 6 S 1 MarkenG
    Patentanwaltskosten: Erstattung der Kosten eines neben dem Rechtsanwalt an einer markenrechtlichen Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts II

  • Jurion

    Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung kann nur bei einem Nachweis der Erforderlichkeit seiner Mitwirkung zur Abmahnung erfolgen; Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung nur bei Vorliegen eines Erforderlichkeitsnachweises bzgl. einer Mitwirkung zur Abmahnung; Nachweis einer erforderlichen Mitwirkung eines Patentanwalts bei Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage i.R.e. Kostenerstattung; Nachweiserbringung i.R.e. Kostenerstattung für die Kosten eines Patentanwalts neben einem normalen Rechtsanwalt bei Übernahme typischer Aufgaben wie Recherchen zum Registerstand

  • Betriebs-Berater

    Zur Erstattung von Kosten für Patentanwälte bei Abmahnung wegen markenverletzung - Kosten des Patentanwalts II

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung nur bei Vorliegen eines Erforderlichkeitsnachweises bzgl. einer Mitwirkung zur Abmahnung; Nachweis einer erforderlichen Mitwirkung eines Patentanwalts bei Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage i.R.e. Kostenerstattung; Nachweiserbringung i.R.e. Kostenerstattung für die Kosten eines Patentanwalts neben einem normalen Rechtsanwalt bei Übernahme typischer Aufgaben wie Recherchen zum Registerstand

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Verfahrensrecht - Kostenerstattung, wenn Patentanwalt neben Rechtsanwalt tätig

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (11)

  • beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

    Zur Erstattungsfähigkeit zusätzlicher Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung

  • ratgeberrecht.eu (Kurzinformation)

    Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

  • Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

    Kosten des Patentanwalts

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Mahnverfahren: Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

  • otto-schmidt.de (Kurzinformation)

    Mahnverfahren: Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

  • kpw-law.de (Kurzinformation)

    Erstattungsfähigkeit von vorgerichtlichen Patentanwaltskosten

  • it-recht-kanzlei.de (Kurzinformation)

    Kostentragungspflicht bei gleichzeitiger Abmahnung durch Anwalt und Patentanwalt

  • abmahnung-erhalten.info (Kurzinformation)

    Keine Patentanwaltskosten bei einfachen Markenrechtsabmahnungen

  • fn-rae.de (Kurzinformation)

    Bei markenrechtlichen Abmahnungen sind Patentanwaltskosten nur dann erstattungsfähig, wenn die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war.

  • 123recht.net (Kurzinformation)

    Erhöhtes Kostenrisiko durch Patentanwalt


  • Vor Ergehen der Entscheidung:


  • damm-legal.de (Kurzinformation zum Verfahren - vor Ergehen der Entscheidung)

    Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher Patentanwaltskosten in Markenrechtssachen

Besprechungen u.ä. (5)

  • internet-law.de (Kurzanmerkung)

    Die Mitwirkung des Patentanwalts

  • kpw-law.de (Entscheidungsbesprechung)

    Patentanwaltskosten bei Abmahnungen im Markenrecht

  • medi-ip.de (Entscheidungsbesprechung)

    Keine Kostenerstattung für außergerichtliche Abmahnung durch einen Patentanwalt neben einem Rechtsanwalt

  • angster.net (Kurzanmerkung)

    Zu Patentanwaltskosten bei Mitwirkung an kennzeichenrechtlicher Abmahnung

  • shopbetreiber-blog.de (Entscheidungsbesprechung)

    Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden?

Verfahrensgang

Zeitschriftenfundstellen

  • GRUR 2011, 754
  • MMR 2011, 830



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Wird zitiert von ... (25)  

  • BGH, 11.06.2015 - I ZR 19/14  

    Zur Schadensersatzpflicht wegen Teilnahme an einer Internet-Tauschbörse

    a) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für die Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatz nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 = WRP 2004, 903 - Selbstauftrag; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 15 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).
  • BGH, 11.06.2015 - I ZR 7/14  

    Zur Schadensersatzpflicht wegen Teilnahme an einer Internet-Tauschbörse

    a) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für die Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatz nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 = WRP 2004, 903 - Selbstauftrag; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 15 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).
  • BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11  

    Kosten des Patentanwalts IV

    Allein der nicht weiter substanziierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

    Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG, kann dagegen - wie der Senat in seinem nach Verkündung des Berufungsurteils veröffentlichten Urteil "Kosten des Patentanwalts II" entschieden hat - weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 11-14 = WRP 2011, 1057).

    Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen sachlichen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II).

    Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

    Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

    Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz muss über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung eine Markenrecherche durchzuführen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 26 - Kosten des Patentanwalts II).

  • BGH, 21.12.2011 - I ZR 196/10  

    Kosten des Patentanwalts III

    Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

    Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II, mwN).

    Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II, mwN).

    Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 24-33 - Kosten des Patentanwalts II).

    dd) Die Revision macht schließlich vergeblich geltend, der Klägerin stehe ein Kostenerstattungsanspruch jedenfalls deshalb zu, weil zum Zeitpunkt der Beauftragung im Jahr 2007 die Einschaltung eines Patentanwalts unter den Umständen des Streitfalls die absolute Regel gewesen sei und sie deshalb auf eine Kostenerstattung habe vertrauen dürfen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 36 f. - Kosten des Patentanwalts II).

  • BGH, 06.02.2013 - I ZR 106/11  

    VOODOO

    Soweit das Berufungsgericht einen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nach Art. 102 Abs. 2 GMV in Verbindung mit §§ 670, 683, 677 BGB dem Grunde nach bejaht, wird es weiter prüfen müssen, ob der Anspruch die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts umfasst (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 19 ff. = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 24 ff. - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).
  • BGH, 18.12.2012 - X ZB 11/12  

    Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

    Er trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellten, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (vgl. nur BGH, Beschluss vom 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, NJW-RR 2008, 1378 Rn. 8; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II).
  • OLG Stuttgart, 07.10.2013 - 8 W 328/13  

    Patentanwaltsgebühr: Erstattungsfähigkeit der Kosten des im Markenrechtsstreit

    Eine konkrete Notwendigkeitsprüfung findet in diesem Bereich gerade nicht statt (vgl. BGH GRUR 2003, 639; BGH GRUR 2011, 754; BGH GRUR 2012, 756).

    Ebenso wenig kommt es angesichts der formalisierten gesetzlichen Regelung darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (BGH GRUR 2003, 639; BGH GRUR 2011, 754; BGH GRUR 2012, 756).

    Aus den von der Antragsgegnerin zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofes (BGH GRUR 2011, 754; BGH GRUR 2012, 756; BGH GRUR 2012, 759) ergibt sich nichts anderes.

  • OLG Düsseldorf, 31.01.2013 - 2 U 54/11  

    Abweisung der Klage wegen Verletzung eines Patents betreffend die Verwendung

    Allerdings ergibt sich die Erstattungsfähigkeit für die vorgerichtliche Tätigkeit noch nicht aus § 143 Abs. 3 PatG, der für den hier in Rede stehenden materiell-rechtlichen Erstattungsanspruch nicht gilt (BGH GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II; OLG Düsseldorf InstGE 9, 35 - Patentanwaltskosten für Abschlussschreiben; OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2010, 127 - vorgerichtliche Patentanwaltskosten; Kühnen, a.a.O., Rdnr. 640).

    Agiert der Patentanwalt nicht allein, sondern wirkt er neben einem Rechtsanwalt mit, setzt die Notwendigkeit voraus, dass der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Aufgabengebiet eines Patentanwaltes gehören und zu denen der Rechtsanwalt nicht in der Lage ist (BGH GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II).

  • BGH, 17.09.2015 - I ZR 47/14  

    Auskunftsvereinbarung zwischen einem Markeninhaber und einem Einzelhändler:

    Diese Bestimmung ist für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits, etwa bei einer Abmahnung, angefallen sind, weder unmittelbar noch entsprechend anwendbar (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 11 ff. = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).
  • KG, 10.07.2012 - 5 W 248/11  

    Honorarklage des Patentanwalts als Patentstreitsache; Honorarklage des

    Dem widerspricht - entgegen der Auffassung der Kläger - die Entscheidung des BGH vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II (= GRUR 2011, 754) nicht.

    Die unmittelbare oder analoge Anwendung des einen prozessualen Kostenerstattungsanspruch begründenden § 143 Abs. 3 PatG hat der BGH in dem dort entschiedenen Fall ausdrücklich verneint (BGH GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II, Rn 11 ff).

  • OLG Frankfurt, 05.01.2012 - 6 U 107/10  

    Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für kennzeichenrechtliche Abmahnung

  • OLG Köln, 31.05.2013 - 17 W 32/13  

    Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts; Begriff der

  • BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12  

    Kosten des Patentnichtigkeitsverfahrens: Erstattungsfähigkeit von Rechts- und

  • OLG Frankfurt, 29.02.2012 - 6 W 25/12  

    Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei Klage auf Erstattung von Kosten

  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 36/14  
  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 49/14  
  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 48/14  
  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 37/14  
  • BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 35/14  
  • BAG, 20.09.2011 - 9 AZR 344/10  

    Musikinstrument - Instandsetzungskosten

  • OLG Frankfurt, 05.11.2015 - 6 W 89/15  

    Kostenfestsetzung: Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten im

  • LG Köln, 11.04.2013 - 31 O 473/12  
  • BPatG, 28.09.2015 - 3 ZA (pat) 9/15  
  • BPatG, 15.10.2013 - 3 ZA (pat) 31/13  
  • BPatG, 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10  
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