Volltextveröffentlichungen (17)

• lexetius.com

  Kosten des Patentanwalts II

  BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

• markenmagazin:recht

  Kosten des Patentanwalts II - Zur Kostenerstattung bei Mitwirkung eines Patentanwaltes an einer Abmahnung

• damm-legal.de (Kurzinformation und Volltext)

  Erstattung von Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung nur, soweit diese erforderlich sind / Zu den Voraussetzungen

 
• openjur.de
• bundesgerichtshof.de

  Kosten des Patentanwalts II

• rechtsprechung-im-internet.de

  § 670 BGB, § 677 BGB, § 683 S 1 BGB, § 14 Abs 6 S 1 MarkenG
  Patentanwaltskosten: Erstattung der Kosten eines neben dem Rechtsanwalt an einer markenrechtlichen Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts II

• IWW
• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung kann nur bei einem Nachweis der Erforderlichkeit seiner Mitwirkung zur Abmahnung erfolgen; Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung nur bei ...

• Betriebs-Berater

  Zur Erstattung von Kosten für Patentanwälte bei Abmahnung wegen markenverletzung - Kosten des Patentanwalts II

• rewis.io

  Patentanwaltskosten: Erstattung der Kosten eines neben dem Rechtsanwalt an einer markenrechtlichen Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts II

• rewis.io

  Patentanwaltskosten: Erstattung der Kosten eines neben dem Rechtsanwalt an einer markenrechtlichen Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts II

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung nur bei Vorliegen eines Erforderlichkeitsnachweises bzgl. einer Mitwirkung zur Abmahnung; Nachweis einer erforderlichen Mitwirkung eines Patentanwalts bei Recherchen zum Registerstand ...

• wrp (Wettbewerb in Recht und Praxis)(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Kosten des Patentanwalts II

• datenbank.nwb.de
• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Verfahrensrecht - Kostenerstattung, wenn Patentanwalt neben Rechtsanwalt tätig

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (12)

• beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

  Zur Erstattungsfähigkeit zusätzlicher Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung

• ratgeberrecht.eu (Kurzinformation)

  Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

• Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

  Kosten des Patentanwalts

 
• ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

  Mahnverfahren: Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

• otto-schmidt.de (Kurzinformation)

  Mahnverfahren: Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

• ipweblog.de (Kurzinformation)

  Kosten des Patentanwalts II

• kpw-law.de (Kurzinformation)

  Patentanwaltskosten bei Abmahnungen im Markenrecht

• abmahnung-erhalten.info (Kurzinformation)

  Keine Patentanwaltskosten bei einfachen Markenrechtsabmahnungen

• it-recht-kanzlei.de (Kurzinformation)

  Kostentragungspflicht bei gleichzeitiger Abmahnung durch Anwalt und Patentanwalt

• kpw-law.de (Kurzinformation)

  Erstattungsfähigkeit von vorgerichtlichen Patentanwaltskosten

• 123recht.net (Kurzinformation)

  Erhöhtes Kostenrisiko durch Patentanwalt

• damm-legal.de (Kurzinformation zum Verfahren - vor Ergehen der Entscheidung)

  Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher Patentanwaltskosten in Markenrechtssachen

Besprechungen u.ä. (3)

• internet-law.de (Kurzanmerkung)

  Die Mitwirkung des Patentanwalts

• angster.net (Kurzanmerkung)

  Zu Patentanwaltskosten bei Mitwirkung an kennzeichenrechtlicher Abmahnung

• shopbetreiber-blog.de (Entscheidungsbesprechung)

  Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden?

Papierfundstellen

• MDR 2011, 932
• GRUR 2011, 754
• MMR 2011, 830
• BB 2011, 1793

Wird zitiert von ... (49)

• BGH, 11.06.2015 - I ZR 19/14

  Zur Schadensersatzpflicht wegen Teilnahme an einer Internet-Tauschbörse

  a) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für die Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatz nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 = WRP 2004, 903 - Selbstauftrag; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 15 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).
• BGH, 11.06.2015 - I ZR 7/14

  Zur Schadensersatzpflicht wegen Teilnahme an einer Internet-Tauschbörse

  a) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für die Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatz nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 = WRP 2004, 903 - Selbstauftrag; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 15 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).
• BGH, 06.02.2013 - I ZR 106/11

  VOODOO

  Soweit das Berufungsgericht einen Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nach Art. 102 Abs. 2 GMV in Verbindung mit §§ 670, 683, 677 BGB dem Grunde nach bejaht, wird es weiter prüfen müssen, ob der Anspruch die Erstattung der Kosten des mitwirkenden Patentanwalts umfasst (vgl. BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 19 ff. = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. Dezember 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 24 ff. - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. - Kosten des Patentanwalts IV).

 
• BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11

  Kosten des Patentanwalts IV

  Allein der nicht weiter substanziierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

  Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG, kann dagegen - wie der Senat in seinem nach Verkündung des Berufungsurteils veröffentlichten Urteil "Kosten des Patentanwalts II" entschieden hat - weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 11-14 = WRP 2011, 1057).

  Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen sachlichen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II).

  Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

  Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

  Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz muss über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung eine Markenrecherche durchzuführen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 26 - Kosten des Patentanwalts II).

• BGH, 21.12.2011 - I ZR 196/10

  Kosten des Patentanwalts III

  Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH, Urteil vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

  Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II, mwN).

  Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II, mwN).

  Diese Voraussetzung ist in der Regel allenfalls dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 24-33 - Kosten des Patentanwalts II).

  dd) Die Revision macht schließlich vergeblich geltend, der Klägerin stehe ein Kostenerstattungsanspruch jedenfalls deshalb zu, weil zum Zeitpunkt der Beauftragung im Jahr 2007 die Einschaltung eines Patentanwalts unter den Umständen des Streitfalls die absolute Regel gewesen sei und sie deshalb auf eine Kostenerstattung habe vertrauen dürfen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 36 f. - Kosten des Patentanwalts II).

• BGH, 18.12.2012 - X ZB 11/12

  Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren

  Er trägt dem Umstand Rechnung, dass der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen wäre, in keinem Verhältnis zu den Nachteilen stünde, die sich einstellten, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (vgl. nur BGH…, Beschluss vom 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, NJW-RR 2008, 1378 Rn. 8; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 32 - Kosten des Patentanwalts II).
• BGH, 24.09.2020 - I ZB 59/19

  Kosten des Patentanwalts VI

  Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV;… BGH, GRUR 2019, 983 Rn. 10 - Kosten des Patentanwalts V;… Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40;… Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56;… Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 67).

  Für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, insbesondere die Mitwirkung des Patentanwalts an einer markenrechtlichen Abmahnung, hat der Bundesgerichtshof demgegenüber ausgesprochen, dass eine analoge Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG aF nicht in Betracht kommt und die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig sind, wenn diese Mitwirkung erforderlich war (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 15 bis 33 - Kosten des Patentanwalts II;… GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III;… GRUR 2012, 759 Rn. 14 - Kosten des Patentanwalts IV; BGH…, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 47/14, GRUR 2016, 526 Rn. 46 = WRP 2016, 489 - Irreführende Lieferantenangabe).

• OLG Stuttgart, 25.07.2019 - 2 U 73/18

  Hohenloher Landschwein/Hohenloher Weiderind - Schutz einer Kollektivmarke mit …

  Die vorgerichtlichen Aufwendungen für den Prozessbevollmächtigten zählen zu den berechtigten Rechtsverfolgungskosten im Sinne von § 249 Absatz 1 BGB, wenn sie aus der Sicht des Geschädigten zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich sind (BGH…, Urteil vom 06. Mai 2004 - I ZR 2/03, juris Rn. 9; BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, juris Rn. 15).
• OLG Düsseldorf, 31.01.2013 - 2 U 54/11

  Abweisung der Klage wegen Verletzung eines Patents betreffend die Verwendung …

  Allerdings ergibt sich die Erstattungsfähigkeit für die vorgerichtliche Tätigkeit noch nicht aus § 143 Abs. 3 PatG, der für den hier in Rede stehenden materiell-rechtlichen Erstattungsanspruch nicht gilt (BGH GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II; OLG Düsseldorf InstGE 9, 35 - Patentanwaltskosten für Abschlussschreiben; OLG Frankfurt a.M., GRUR-RR 2010, 127 - vorgerichtliche Patentanwaltskosten;… Kühnen, a.a.O., Rdnr. 640).

  Agiert der Patentanwalt nicht allein, sondern wirkt er neben einem Rechtsanwalt mit, setzt die Notwendigkeit voraus, dass der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Aufgabengebiet eines Patentanwaltes gehören und zu denen der Rechtsanwalt nicht in der Lage ist (BGH GRUR 2011, 754 - Kosten des Patentanwalts II).

• BGH, 09.05.2019 - I ZB 83/18

  Zur Frage der Erstattungsfähigkeit eines durch die Mitwirkung eines …

  Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH…, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II;… Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III;… Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV).
• BGH, 18.12.2012 - X ZB 6/12

  Kosten des Patentnichtigkeitsverfahrens: Erstattungsfähigkeit von Rechts- und …
• BGH, 17.09.2015 - I ZR 47/14

  Auskunftsvereinbarung zwischen einem Markeninhaber und einem Einzelhändler: …
• BGH, 14.04.2020 - X ZB 2/18

  Kostenerstattung für EPA-Vertreter in Patentstreitsache - EPA-Vertreter
• BGH, 13.10.2022 - I ZB 59/19

  Kosten des Patentanwalts VII
• BGH, 13.10.2022 - I ZB 12/20

  Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit und Europarechtskonformität des § 140 Abs. 4 …
• OLG Düsseldorf, 31.08.2017 - 2 W 14/17

  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache
• BGH, 13.10.2022 - I ZB 35/20

  Zur Vereinbarkeit von § 140 Abs. 3 MarkenG a.F. (jetzt § 140 Abs. 4 MarkenG) mit …
• KG, 10.07.2012 - 5 W 248/11

  Honorarklage des Patentanwalts als Patentstreitsache
• OLG Frankfurt, 22.01.2020 - 6 W 2/20

  Verfassungsmäßigkeit von Art. 100 Abs. 1 GG
• OLG Stuttgart, 07.10.2013 - 8 W 328/13

  Patentanwaltsgebühr: Erstattungsfähigkeit der Kosten des im Markenrechtsstreit …
• BGH, 13.10.2022 - I ZB 66/20

  Zur Vereinbarkeit von § 140 Abs. 3 MarkenG a.F. (jetzt § 140 Abs. 4 MarkenG) mit …
• BAG, 20.09.2011 - 9 AZR 344/10

  Musikinstrument - Instandsetzungskosten
• OLG Frankfurt, 29.02.2012 - 6 W 25/12

  Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei Klage auf Erstattung von Kosten …
• OLG Köln, 31.05.2013 - 17 W 32/13

  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts; Begriff der …
• OLG Frankfurt, 05.01.2012 - 6 U 107/10

  Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für kennzeichenrechtliche Abmahnung
• OLG Stuttgart, 25.07.2019 - 2 U 254/18

  Ansprüche wegen Verletzung der Marken "Hohenloher Landschwein" und "Hohenloher …
• OLG Frankfurt, 26.03.2019 - 6 W 1/19

  Kostenfestsetzung: Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in einer …
• OLG Frankfurt, 05.11.2015 - 6 W 89/15

  Kostenfestsetzung: Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten im …
• OLG Düsseldorf, 13.09.2013 - 2 W 30/13

  Erstattungsfähigkeit von Übersetzungskosten im Patentverletzungsverfahren
• LG Hamburg, 27.09.2011 - 416 HKO 69/11

  Markenschutz: Voraussetzungen einer Benutzungsmarke; Werktitelschutz für eine …
• OLG München, 08.10.2018 - 6 W 339/18

  Erstattungsfähigkeit der Kosten des Patentanwalts für nur hilfsweise auf …
• OLG Frankfurt, 16.04.2020 - 6 W 15/20

  Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten in Designsachen
• OLG Stuttgart, 25.07.2019 - 2 U 109/18

  Kollektivmarke: Schutz von einer geografische Herkunftsangabe enthaltenden Marke
• BPatG, 23.08.2017 - 3 Ni 6/12

  Notwendigkeit von Doppelvertretungskosten und Kosten von Privatgutachten i.R.e. …
• LG Köln, 11.04.2013 - 31 O 473/12

  Schadensersatzanspruch aus mangelhafter Auskunftserteilung (hier: Name des …
• BPatG, 23.08.2017 - 3 ZA (pat) 73/16

  Doppelvertretung im Nichtigkeitsverfahren VIII - Patentnichtigkeitsklageverfahren …
• OLG Düsseldorf, 09.03.2017 - 20 U 220/11

  Markenrecht: Teilweise Löschung des Warenverzeichnisses einer Wortmarke
• LG Düsseldorf, 02.03.2021 - 4b O 102/19

  Solarmodulhalter
• BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 37/14

  Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der …
• LG Düsseldorf, 14.01.2021 - 4b O 78/19

  Rundschaftmeißelwerkzeug
• BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 35/14

  Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der …
• BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 49/14

  Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der …
• BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 48/14

  Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der …
• LG Hamburg, 14.07.2016 - 327 O 392/14

  Markenverletzung: Anspruch auf Unterlassung einer Bezeichnung, auf Löschung einer …
• BPatG, 19.10.2016 - 24 W (pat) 36/14

  Markenbeschwerdeverfahren - zur Erstattungsfähigkeit der Kosten der …
• BPatG, 28.09.2015 - 3 ZA (pat) 9/15

  Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist …
• BPatG, 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10
• LG Düsseldorf, 30.06.2020 - 4a O 83/17

  Regal aus knickbarem Material
• BPatG, 15.10.2013 - 3 ZA (pat) 31/13