Rechtsprechung
   BGH, 20.05.2008 - X ZR 180/05   

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https://dejure.org/2008,930
BGH, 20.05.2008 - X ZR 180/05 (https://dejure.org/2008,930)
BGH, Entscheidung vom 20.05.2008 - X ZR 180/05 (https://dejure.org/2008,930)
BGH, Entscheidung vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05 (https://dejure.org/2008,930)
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Volltextveröffentlichungen (12)

  • bundesgerichtshof.de PDF
  • Judicialis
  • JLaw (App) | www.prinz.law PDF
  • Wolters Kluwer

    Unterlassungsanspruch des Patentinhabers oder Gebrauchsmusterinhabers gegen den Verletzer bei Vergabe einer ausschließlichen Lizenz an dem Schutzrecht; Bestehen eines Schadensersatzanspruches gegen den Verletzer unabhängig von dem ausschließlichen Lizenznehmer; Bestehen einer Mitgläubigerschaft zwischen ausschließlichem Lizenznehmer und Verletzter; Anspruch des Schutzrechtsinhabers auf Auskunft und Rechnungslegung der zur Entscheidung und Bezifferung der Schadensausgleichsmethoden benötigten Angaben; Überprüfung der Auslegung des Schutzanspruches des Klagegebrauchsmusters vom Revisionsgericht; Berechnung des entgangenen Gewinns

  • kanzlei.biz

    Tintenpatrone

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    GebrMG § 24; PatG § 139; BGB § 242 § 432
    "Tintenpatrone"; Unterlassungsansprüche des Schutzrechtinhabers bei Vergabe einer Lizenz

  • datenbank.nwb.de
  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Patentrecht - Ansprüche des Schutzrechtsinhabers?

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
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Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • BGHZ 176, 311
  • MDR 2008, 1228
  • GRUR 2008, 896
  • GRUR Int. 2008, 960
 
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Wird zitiert von ... (61)

  • OLG Düsseldorf, 06.05.2010 - 2 U 98/09

    Ansprüche wegen der Verletzung eines Patents für Audio-Verbindungskabel mit

    Dem Patentinhaber steht grundsätzlich auch dann ein Unterlassungsanspruch gegen den Verletzer zu, wenn er an dem Schutzrecht eine ausschließliche Lizenz vergeben hat (BGH, GRUR 2008, 896 - Tintenpatrone).

    So ist ein "Betroffensein" auch bei Erteilung einer umfassenden Exklusivlizenz, die dem Schutzrechtsinhaber jedes eigene (per se anspruchsbegründende) Nutzungsrecht nimmt, möglich, vornehmlich dann, wenn mit dem ausschließlichen Lizenznehmer eine Stück- oder Umsatzlizenz vereinbart ist, weil durch die Verletzungshandlungen mittelbar auch die Lizenzeinnahmen des Patentinhabers beeinträchtigt werden (vgl. BGH, GRUR 2008, 896, 898 ff - Tintenpatrone; BGH, GRUR 1992, 697, 698 - Alf; GRUR 2005, 935, 936 - Vergleichsempfehlung II; Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 17; Schulte, PatG, 8. Aufl., § 139 Rdnr. 14; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 541).

    "Verletzt" wird der Patentinhaber ferner auch dann, wenn dem Lizenznehmer eine vertragliche Bezugspflicht für die Lizenzgegenstände, für Rohstoffe oder Einzelteile auferlegt ist, weil durch die Verletzungshandlungen der Umsatz (und Gewinn) des Schutzrechtsinhabers mit seinem Lizenznehmer in Mitleidenschaft gezogen werden (vgl. BGH, GRUR 2008, 896, 899 - Tintenpatrone; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 541; Schulte, a.a.O., § 139 Rdnr. 14).

    Die Begründetheit der auf Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klage setzt hierbei voraus, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Schadens besteht (BGH, GRUR 1992, 559 - Mikrofilmanlage; GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone), die allerdings nicht hoch zu sein braucht (BGHZ 130, 205 = GRUR 1995, 744 - Feuer, Eis&Dynamit I; BGH, GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone).

    Ob und was für ein Schaden entstanden ist, bedarf keiner Klärung (BGH GRUR 1960, 423, 426 - Kreuzbodenventilsäcke I; GRUR 1996, 1xx, 116 - Klinische Versuche I; GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone), wenn nach der Erfahrung des täglichen Lebens der Eintritt eines Schadens mit einiger Sicherheit zu erwarten ist (BGH, GRUR 1996, 1xx, 116 - Klinische Versuche I; GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone).

    Hierfür genügt es in der Regel, wenn zumindest eine rechtswidrig und schuldhaft begangene Verletzungshandlung vorliegt (BGH, GRUR 1996, 1xx, 116 - Klinische Versuche I; GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone).

    Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone) ist hiervon im Grundsatz auch nach der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz auszugehen, wenn der Schutzrechtsinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert.

    Dass mit dem Warenabsatz ein Vermögensvorteil für den Rechtsinhaber verbunden ist, insbesondere der Bezugspreis ein wirtschaftliches Äquivalent für Warenunkosten und Lizenzeinräumung beinhaltet, entspricht der Lebenserfahrung, so dass die Entstehung eines Schadens - in Form eines entgangenen Gewinns - durch verletzungsbedingt geringere Warenbezüge des Lizenznehmers auch in einem solchen Fall regelmäßig nicht fern liegend ist (BGH, GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone; Schulte, a.a.O., § 139 Rdnr. 14).

    Nach der Rechtsprechung des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGH, GRUR 2008, 896, 898 - Tintenpatrone) reicht es aus, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert.

  • OLG Düsseldorf, 25.10.2018 - 2 U 30/16
    Sie hat vielmehr regelmäßig die Aufgabe, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale des Anspruchs erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (vgl. BGHZ 112, 140 = GRUR 1991, 436, 441 f. - Befestigungsvorrichtung II; GRUR 1981, 259, 260 - Heuwerbungsmaschine II; GRUR 2006, 923 Rn. 15 - Luftabscheider für Milchsammelanlage; GRUR 2008, 896 Rn. 17 - Tintenpatrone; GRUR 2009, 837 Rn. 15 - Bauschalungsstütze, GRUR 2012, 475 Rn. 17 - Elektronenstrahltherapiesystem).

    a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 176, 311 = GRUR 2008, 896 - Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 = GRUR 2011, 711 - Cinch-Stecker; GRUR 2013, 1269 Rn. 12 - Wundverband) verliert der Patentinhaber mit der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz nicht notwendigerweise seine materiellen Ansprüche aus dem lizenzierten Schutzrecht.

    Unterlassungsansprüche (sowie Auskunfts-, Vernichtungs- und Rückrufansprüche) stehen dem Patentinhaber jedenfalls dann zu, wenn er sich mit der Lizenzierung nicht sämtlicher Rechte aus dem Schutzrecht begeben hat (BGHZ 176, 311 Rn. 24 - Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 Rn. 13 - Cinch-Stecker).

    Dem Patentinhaber stehen ferner auch dann eigene Ansprüche zu, wenn ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen (BGHZ 189, 112 Rn. 13 - Cinch-Stecker; BGH, GRUR 2013, 1269 Rn. 12 - Wundverband).Letzteres ist bejaht worden, wenn der Patentinhaber vom Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz abhängig ist (BGHZ 118, 394, 399 = GRUR 1992, 697 - ALF; BGHZ 189, 112 Rn. 13 - Cinch-Stecker), oder wenn als Gegenleistung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart worden ist (BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 Rn. 13 - Cinch-Stecker; BGHZ 192, 245 Rn. 15 - Tintenpatrone II) oder wenn der Patentinhaber als alleiniger Gesellschafter des Lizenznehmers an dessen Gewinn partizipiert (BGHZ 189, 112 Rn. 16 ff. - Cinch-Stecker).

    Dies ist regelmäßig der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber in einer der vorgenannten Weisen an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (BGHZ 176, 311 Rn. 27 - Tintenpatrone I; BGHZ 189, 112 Rn. 14 - Cinch-Stecker; BGHZ 192, 245 Rn. 15 - Tintenpatrone II).

    Alternativ steht es ihnen frei, gemeinsam den gesamten Schaden geltend zu machen und intern aufzuteilen, sei es - wie hier - durch gemeinsame Klage, sei es durch Abtretung der Ansprüche an einen der Berechtigten (BGHZ 176, 311 Rn. 39 - Tintenpatrone I).

    Der ausschließliche Lizenznehmer ist damit nicht auf eine Abtretung von Ansprüchen angewiesen und kann Ersatz seines eigenen, durch die Verletzungshandlungen entstandenen Schadens verlangen (BGH, GRUR 2004, 758, 763 - Flügelradzähler; BGHZ 176, 311 Rn. 35 - Tintenpatrone I).

  • BGH, 05.04.2011 - X ZR 86/10

    Cinch-Stecker

    Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Patentinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai 2008, X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone).

    Unterlassungsansprüche stehen dem Inhaber jedenfalls dann zu, wenn er sich mit der Lizenzierung nicht sämtlicher Rechte aus dem Schutzrecht begeben hat (BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 24 - Tintenpatrone).

    Letzteres ist bejaht worden, wenn der Patentinhaber vom Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren verlangen kann, deren Höhe vom Umsatz abhängig ist (BGHZ 118, 394, 399 - ALF), oder wenn als Gegenleistung für die Lizenzvergabe eine Warenbezugsverpflichtung vereinbart worden ist (BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone).

    Die für eine Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht erforderliche Wahrscheinlichkeit, dass dem Schutzrechtsinhaber aus der geltend gemachten Verletzungshandlung ein eigener Schaden entstanden ist, liegt in der Regel vor, wenn der Schutzrechtsinhaber in einer der genannten Weisen an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert (BGHZ 176, 311 Rn. 27 - Tintenpatrone).

    Anders als im Falle einer Stück- oder Umsatzlizenz oder einer Bezugsverpflichtung des Lizenznehmers (dazu BGHZ 176, 311 Rn. 39 - Tintenpatrone) ist es in der hier zu beurteilenden Konstellation in der Regel allerdings nicht möglich, dem Schutzrechtsinhaber und dem Lizenznehmer jeweils einen bestimmten Teil des Gesamtschadens zuzuordnen.

    (5) Die Bejahung eines eigenen Ersatzanspruchs des Schutzrechtsinhabers steht nicht in Widerspruch zu den Grundsätzen, die der Senat in der bereits zitierten Entscheidung vom 20. Mai 2008 (BGHZ 176, 311 - Tintenpatrone) aufgestellt hat.

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