Volltextveröffentlichungen (4)

• Wolters Kluwer

  Patentnichtigkeitsklage - Diensterfindung - Patent

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Patentnichtigkeitsklage des Arbeitgebers gegen ein an einen Arbeitnehmer erteiltes Patent

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Verfahrensgang

• BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88
• BGH, 08.02.1994 - X ZR 119/88

Papierfundstellen

• NJW-RR 1990, 1401
• MDR 1991, 47
• GRUR 1990, 667
• BB 1990, 1865
• DB 1990, 1510

Wird zitiert von ... (18)Neu Zitiert selbst (13)

• BGH, 30.11.1967 - Ia ZR 93/65

  Nichtigkeitsklage im Zusammenhang mit Lizenzverträgen über Gewindeschneidapparate …

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Das ist hier angebracht; denn bei Verneinung der zwischen den Parteien umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die sonst durchzuführende umfangreiche und kostspielige Beweisaufnahme zur Klärung der technischen Standpunkte unterbleiben (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen - unter Hinweis auf BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent).

  Auch kann die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulässige Rechtsausübung anzusehen sein, wenn sich aus den Beziehungen zwischen den Parteien ergibt, daß der Angriff auf das Patent gegen Treu und Glauben verstößt (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen - m.w.N.).

  a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).

• BGH, 14.07.1964 - Ia ZR 195/63

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Das ist hier angebracht; denn bei Verneinung der zwischen den Parteien umstrittenen Zulässigkeit der Klage könnte die sonst durchzuführende umfangreiche und kostspielige Beweisaufnahme zur Klärung der technischen Standpunkte unterbleiben (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneidvorrichtungen - unter Hinweis auf BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent).

  a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).

  In einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof den Arbeitgeber allein wegen des früheren Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht als gehindert angesehen, die Nichtigkeitsklage gegen ein Patent zu erheben, das auf eine von ihm als Diensterfindung in Anspruch genommene Erfindung des Arbeitnehmers erwirkt worden sei, wenn er das Patent auf den Arbeitnehmer zurückübertragen habe, und wenn nicht besondere Umstände vorlägen (BGH GRUR 1965, 135, 137 li. Sp., 138 li. Sp. unter 4 - Vanal-Patent - unter Hinweis auf DPA BlPMZ 1958, 301, 302).

• BGH, 28.06.1962 - I ZR 28/61

  Cromegal

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Jede Art der Inanspruchnahme läßt den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entstehen, ohne daß sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann (vgl. für die beschränkte Inanspruchnahme § 10 Abs. 2 ArbEG; für die unbeschränkte BGH GRUR 1963, 135 - Cromegal und 1971, 475 - Gleichrichter; GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate m.w.N.).

  Hinsichtlich der Vergütung kommt die Freigabe einer Diensterfindung unter dem Vorbehalt eines nicht ausschließlichen Benutzungsrechts einer beschränkten Inanspruchnahme gleich (vgl. BGH GRUR 1963, 135, 138 - Cromegal;… Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung 5. Aufl., Rdn. 23 zu § 16).

 
• BGH, 02.06.1987 - X ZR 97/86

  Entwässerungsanlage; Rechte eines Arbeitnehmer-Erfinders nach Beendigung des …

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Daraus folgt aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB), daß der Arbeitnehmer auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses das auf ihn zurückgehende Patent nicht angreifen darf, solange er einen durchsetzbaren Vergütungsanspruch hat oder noch nicht voll abgefunden ist (BGH GRUR 1987, 900, 901 - Entwässerungsanlage).

  Erst wenn sich aufgrund einer Entscheidung des Patentamts oder eines Gerichts die Schutzunfähigkeit herausstellt, entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für die Zukunft (BGH GRUR 1987, 900, 902 - Entwässerungsanlage - m.w.N.).

• BGH, 29.09.1987 - X ZR 44/86

  "Vinylpolymerisate"; Anerkennung einer Arbeitnehmererfindung durch den …

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Jede Art der Inanspruchnahme läßt den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entstehen, ohne daß sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann (vgl. für die beschränkte Inanspruchnahme § 10 Abs. 2 ArbEG; für die unbeschränkte BGH GRUR 1963, 135 - Cromegal und 1971, 475 - Gleichrichter; GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate m.w.N.).

  Eine Ausnahme erleidet dieser Grundsatz nur dann, wenn das Schutzrecht, weil offenbar oder wahrscheinlich vernichtbar, von den Konkurrenten des Patentinhabers nicht mehr beachtet wird und dadurch die aufgrund des Ausschließungsrechts gegenüber den Mitbewerbern erlangte Vorzugsstellung verlorengeht (vgl. BGH GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymerisate).

• BGH, 10.01.1963 - Ia ZR 174/63

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Die auf den Mangel der Patentfähigkeit gestützte Nichtigkeitsklage kann grundsätzlich von jedermann erhoben werden, weil die förmliche Nichtigerklärung eines Patents, dem keine Schutzwürdigkeit zukommt, für sich schon im öffentlichen Interesse liegt und damit die Nichtigkeitsklage statthaft macht (BGH GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher).

  In diesen Fällen kommt öffentlichen Anliegen anderer Art, insbesondere den Anliegen, die Erfüllung rechtswirksamer Verträge zu gewährleisten, eine mißbräuchliche Inanspruchnahme der Gerichte zu unterbinden und Schädigungen des Bürgers durch deliktische Angriffe Dritter zu verhindern, Vorrang gegenüber dem Anliegen zu, schutzunwürdige Patente förmlich zu beseitigen (BGH GRUR 1963, 253 - Bürovorsteher).

• BGH, 23.04.1974 - X ZR 4/71

  Anlagengeschäft

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  Das Gesetz sucht die beiderseitigen Interessen auszugleichen, indem es dem Arbeitgeber das Recht auf Inanspruchnahme der Diensterfindung einräumt und dem Arbeitnehmer in diesem Fall den Lohn durch eine angemessene Vergütung gewährt (BGHZ 62, 272, 277 - Anlagengeschäft).
• BGH, 04.10.1988 - X ZR 3/88

  Zulässigkeit einer Patentnichtigkeitsklage aufgrund einer vertraglichen …

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).
• BGH, 29.01.1957 - I ZR 84/55

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).
• BGH, 15.10.1957 - I ZR 99/54

  Rechtsmittel

  Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 119/88

  a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage entgegenstehen können, kommen insbesondere bei Lizenzverträgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendemanschette I; 1957, 482, 483 - Chenillefäden; 1957, 485, 487 - Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien; 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und bei deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955, 535 - Zählwerkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den Vertrieb patentgeschützter Gegenstände aufteilenden Zusammenarbeitsverträgen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzverträgen die Bindung regelmäßig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvorrichtungen; 1989, 39, 40 - Flächenentlüftung).
• BGH, 12.07.1955 - I ZR 31/54

  Rechtsmittel
• BGH, 29.01.1957 - I ZR 86/55

  Rechtsmittel
• RG, 22.01.1921 - I 240/20

  Lizenzvertrag

• BGH, 06.02.2002 - X ZR 215/00

  Drahtinjektionseinrichtung; Ansprüche des Arbeitnehmererfinders bei …

  b) Mit Recht hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß grundsätzlich jede Art der Inanspruchnahme der Erfindung den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entstehen läßt, ohne daß sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen kann (Sen.Urt. v. 15.5.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse).
• BGH, 25.09.2007 - KVR 25/06

  Anteilsveräußerung

  Die Ausübung prozessualer Rechte unterliegt auch im Kartellverwaltungsverfahren den Geboten von Treu und Glauben (…vgl. BGH, Urt. v. 2.6.1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 901 - Entwässerungsanlage; BGH, Urt. v. 15.5.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667 - Einbettungsmasse;… BGH, Urt. v. 13.1.1998 - X ZR 82/94, GRUR 1998, 904 - Bürstenstromabnehmer - zur unzulässigen Rechtsausübung bei der Patentnichtigkeitsklage; BVerwG, Beschl. v. 14.11.2000 - 4 BN 54/00, BRS 63 Nr. 50 Tz. 4; Beschl. v. 23.1.1992 - 4 NB 2/90, NVwZ 1992, 974, 975 - zur Verwirkung im Normenkontrollverfahren).
• BGH, 07.10.2009 - Xa ZR 131/04

  Firmenfortführung als Voraussetzung für die Erstreckung der Haftung für früher im …

  Es entspricht allerdings ebenso der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass eine Nichtigkeitsklage nicht nur in den Fällen einer (wirksam) vereinbarten Nichtangriffsabrede unzulässig sein kann, sondern auch dann, wenn der Kläger durch den Antrag auf Nichtigerklärung eines Patents gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstößt (…BGH, Urt. v. 15.10.1957 - I ZR 99/54, GRUR 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien I; v. 2.6.1987 - X ZR 97/86, GRUR 1987, 900, 901 - Entwässerungsanlage; v. 15.5.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667 - Einbettungsmasse; v. 30.4.2009 - Xa ZR 64/08, nicht im Druck veröffentlicht;… Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 81 Rdn. 68).

 
• BGH, 12.11.2002 - X ZR 118/99

  Zulässigkeit einer Patent-Nichtigkeitsklage; Patentfähigkeit einer Erfindung

  Die förmliche Nichtigerklärung eines Patents, dem keine Schutzwürdigkeit zukommt, liegt für sich schon im öffentlichen Interesse und macht damit die Nichtigkeitsklage statthaft (Sen.Urt. v. 15.05.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667 - Einbettungsmasse).

  Besteht aber für den Nichtigkeitskläger die Möglichkeit einer Beeinträchtigung, wenn das Patent bestehenbleibt, hat er ein Rechtsschutzinteresse an dessen Beseitigung (Sen.Urt. v. 15.05.1990, aaO - Einbettungsmasse).

• BGH, 13.01.1998 - X ZR 82/94

  "Bürstenstromabnehmer"; Erhebung der Nichtigkeitsklage

  Die förmliche Nichtigerklärung eines Patents, dem keine Schutzwürdigkeit zukommt, liegt für sich schon im öffentlichen Interesse und macht damit die Nichtigkeitsklage statthaft (Sen.Urt. v. 15.05.1990 - X ZR 119/88, GRUR 1990, 667 - Einbettungsmasse, m.w.N.).
• OLG Düsseldorf, 24.10.2013 - 2 U 63/12

  Ansprüche des Arbeitnehmererfinders wegen der Inanspruchnahme einer …

  Die nach deutschem Recht erforderliche Schutzfähigkeit der jeweiligen Diensterfindung des Klägers ist anzunehmen; auf eine fehlende Schutzfähigkeit insoweit vermag sich die Beklagte nicht zu berufen (BGH, GRUR 1977, 784, 786 f. - Blitzlichtgeräte, für Gebrauchsmuster; BGH, GRUR 2002, 900, 902 - Drahtinjektionseinrichtung; GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse) und beruft sie sich auch gar nicht.
• LG Düsseldorf, 16.03.1999 - 4 O 171/98
  Nach der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist der Arbeitgeber, wenn er eine unbeschränkt in Anspruch genommene und als Patent angemeldete Diensterfindung benutzt, grundsätzlich - unabhängig vom Lauf des Erteilungsverfahrens - vergütungspflichtig und kann sich zunächst nicht auf die mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen (vgl. GRUR 1963, 135 - Cromegal; GRUR 1971, 475, 477 - Gleitrichter; vgl. auch BGH, GRUR 1963, 315, 317 - Pauschalabfindung; GRUR 1964, 449, 451 - Drehstromwicklung; GRUR 1973, 649, 652 - Absperrventil; GRUR 1977, 784, 788 - Blitzlichtgeräte; GRUR 1987, 900, 902 - Entwässerungsanlage; GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse).

  Erst wenn sich aufgrund einer Entscheidung des Patentamtes oder eines Gerichts die Schutzunfähigkeit herausstellt, entfällt der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers für die Zukunft (BGH, GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse; GRUR 1987, 900, 902 - Entwässerungsanlage m.w.N.).

• LG Düsseldorf, 20.12.2005 - 4a O 502/04

  Drahtinjektionsmaschine (Arbeitnehmererf.)

  Grundsätzlich lässt jede Art der Inanspruchnahme den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders entstehen, ohne dass sich der Arbeitgeber mit Erfolg auf eine mangelnde Schutzfähigkeit der Erfindung berufen könnte (BGH, Urteil vom 15.05.1990, GRUR 1990, 667f. - Einbettungsmasse).

  Die darauf aufbauende Entscheidung "Einbettungsmasse" (BGH, GRUR 1990, 667, 668) behandelt hinsichtlich der Vorzugsstellung des Arbeitgebers gegenüber Mitbewerbern sowohl den Widerruf und die Nichtigerklärung eines bereits erteilten Schutzrechts einerseits als auch die rechtskräftige Zurückweisung der Schutzrechtsanmeldung andererseits gleich.

• OLG Düsseldorf, 08.05.2003 - 2 U 137/99

  Drahtinjektionseinrichtung II (Arbeitnehmererf.)

  Denn es ist anerkannt, daß in einem solchen Fall auch bei objektiv fehlender Schutzfähigkeit der Erfindung der Arbeitgeber für die Zeit bis zur Vernichtung oder zum Widerruf des einmal erwirkten Schutzrechtes zur Zahlung der Erfindervergütung verpflichtet ist, weil er bis dahin faktisch eine Monopolstellung hatte (vgl. BGH, GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse; BGH, GRUR 1987, 900, 902 - Entwässerungsanlage; BGB, GRUR 1977, 784, 786 f. - Blitzlichtgeräte).
• LG Düsseldorf, 03.12.2009 - 4b O 213/08

  MOS-Transistor (Arbeitnehmererf.)

  Daher ist anerkannt, dass der Vergütungsanspruch erst entfällt, wenn das entsprechende Schutzrecht vernichtet wird (BGH GRUR 1990, 667, 668 - Einbettungsmasse; BGH GRUR 1977, 784, 786f. - Blitzlichtgeräte;… Himmelmann, in: Reimer/Schade/Schippel, a.a.O., § 9 Rn. 24;… Bartenbach / Volz, a.a.O., § 9 Rn. 34).
• BPatG, 24.04.2001 - 1 Ni 28/99

  Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage gegen ein deutsches Patent trotz Zweifel über …
• BPatG, 24.06.2003 - 21 W (pat) 306/02
• BPatG, 29.11.2005 - 4 Ni 53/04
• BPatG, 31.05.2012 - 2 Ni 1/11

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - "Verfahren zur Formänderung von vergütungs-, …
• BPatG, 08.05.2012 - 1 Ni 1/11

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - Haarformgerät - fehlende Neuheit - …
• BPatG, 05.10.2004 - 1 Ni 13/03
• BPatG, 19.09.2006 - 3 Ni 16/04
• BPatG, 18.06.1998 - 2 Ni 37/96