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   BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96   

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BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96 (https://dejure.org/1999,103)
BGH, Entscheidung vom 18.03.1999 - I ZB 27/96 (https://dejure.org/1999,103)
BGH, Entscheidung vom 18. März 1999 - I ZB 27/96 (https://dejure.org/1999,103)
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Volltextveröffentlichungen (5)

  • lexetius.com

    MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

  • Wolters Kluwer

    Zeichen - Warenzeichen - Freihalten - Eintragung - Verkaufsstätte - Fremdsprache

  • Judicialis

    MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz und Auszüge)

    MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2
    HOUSE OF BLUES

Papierfundstellen

  • NJW-RR 1999, 1647
  • GRUR 1999, 988
 
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Wird zitiert von ... (256)Neu Zitiert selbst (18)

  • BGH, 07.06.1996 - I ZB 10/94

    "THE HOME DEPOT"; Freihaltebedürfnis an einer fremdsprachigen Wortfolge

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    b) Zur Frage des Freihaltebedürfnisses an einer fremdsprachlichen Bezeichnung (im Anschluß an BGH GRUR 1996, 771 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT).

    Zwar ist bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse auch ein aktuell noch nicht bestehendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten (BGH, Beschl. v. 7.6.1996 - I ZB 10/94, GRUR 1996, 771, 772 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE).

    b) Auch dem Umstand, daß es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine Wortfolge der englischen Sprache handelt, die nach dem Vorbringen der Anmelderin in Ländern des englischen Sprachraums, und zwar sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch im Vereinigten Königreich, zugunsten des Rechtsvorgängers der Anmelderin eingetragen ist, hat das Bundespatentgericht nicht die gebotene Beachtung geschenkt (vgl. zur indiziellen Bedeutung derartiger Eintragungen für die Frage des Freihaltebedürfnisses BGH, Beschl. v. 26.11.1987 - I ZB 1/87, GRUR 1988, 379, 380 - RIGIDITE I; Beschl. v. 26.1.1989 - I ZB 4/88, GRUR 1989, 421, 422 - Conductor; GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 f. - NEW MAN; GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).

    Eine vergleichbare Sachlage ist im Streitfall nicht gegeben, weil der Bedeutungsgehalt der angemeldeten Wortfolge in der deutschen und in der englischen Sprache übereinstimmt (vgl. BGH GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).

  • BGH, 13.03.1997 - I ZB 4/95

    "Turbo II"; Aufgrund eines Verzichts erfolgte Teillöschung der Eintragung;

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    Der Gefahr der Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe durch die für ähnliche Waren eingetragene Marke ist nicht im Eintragungs- oder Löschungs-, sondern im Verletzungsverfahren zu begegnen (im Anschluß an BGH GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 - Turbo II).

    Das Bundespatentgericht hat aber nicht hinreichend beachtet, daß das Freihaltebedürfnis gerade für Waren oder Leistungen nachgewiesen sein muß, die von der einzutragenden Marke erfaßt sein sollen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1977 - I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II).

    Der Gefahr einer Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe durch die für ähnliche Waren oder Leistungen eingetragene Marke ist nicht im Eintragungs- oder Löschungsverfahren, sondern im Verletzungsverfahren zu begegnen (BGH GRUR 1977, 717, 718 - Cokies; GRUR 1997, 634, 636 - Turbo II).

    Unter der Geltung des Markengesetzes kann dies - neben der sachgerechten Handhabung des Erfordernisses der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) - insbesondere durch die Bestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG erfolgen, die es dem Markeninhaber verwehrt, mit Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten (BGH GRUR 1997, 634, 636 - Turbo II; GRUR 1998, 813, 814 - CHANGE; Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 240 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. zu Art. 6 Abs. 1 lit. c MarkenRL EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 442 Tz. 59 ff. = WRP 1999, 407 - BMW).

  • BGH, 05.02.1998 - I ZB 25/95

    "CHANGE"; Freihaltungsbedürfnis für Tabakerzeugnisse

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    Zwar ist bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse auch ein aktuell noch nicht bestehendes, jedoch aufgrund konkreter Tatsachen mit hinreichender Sicherheit prognostizierbares zukünftiges Freihaltebedürfnis zu beachten (BGH, Beschl. v. 7.6.1996 - I ZB 10/94, GRUR 1996, 771, 772 = WRP 1996, 1160 - THE HOME DEPOT; Beschl. v. 5.2.1998 - I ZB 25/95, GRUR 1998, 813, 814 = WRP 1998, 745 - CHANGE).

    Unter der Geltung des Markengesetzes kann dies - neben der sachgerechten Handhabung des Erfordernisses der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) - insbesondere durch die Bestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG erfolgen, die es dem Markeninhaber verwehrt, mit Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten (BGH GRUR 1997, 634, 636 - Turbo II; GRUR 1998, 813, 814 - CHANGE; Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 240 = WRP 1999, 189 - Tour de culture; vgl. zu Art. 6 Abs. 1 lit. c MarkenRL EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 442 Tz. 59 ff. = WRP 1999, 407 - BMW).

    Das Bundespatentgericht wird nunmehr die bislang offengebliebene Frage der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu beantworten sowie der Frage nachzugehen haben, ob nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes der Eintragung mit dem Zeitrang des vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes liegenden Anmeldetages von Amts wegen zu berücksichtigende Gründe entgegenstanden (§ 156 MarkenG i.V. mit § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG; vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; GRUR 1998, 813 f. - CHANGE).

  • BGH, 23.10.1997 - I ZB 18/95

    "BONUS"; Freihaltungsbedürfnis für eine nur mittelbar beschreibende Marke

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    Die Bedeutung dieser Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung auszuschließen (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 - BONUS; vgl. auch BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 413 = WRP 1998, 373 - Analgin).

    Dagegen kommt eine Anwendung dieses Eintragungshindernisses auf Angaben, die lediglich für andere als die im Verzeichnis aufgeführten Waren und Leistungen als Bezeichnung üblich (geworden) sind, nicht in Betracht (vgl. BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS).

    Auf die Frage, ob im Rahmen der Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch bei allgemein anpreisenden Werbewörtern ein spezifischer Warenbezug erforderlich ist (so BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS; dagegen ausdrücklich BPatG, GRUR 1999, 170, 171 - ADVANTAGE; vgl. zu Art. 7 Abs. 1 lit. d GMV auch HABM, 3. Beschwerdekammer, Entsch.

  • BGH, 27.05.1993 - I ZB 7/91

    Fremdwörter als Warenzeichen - Premiere

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    Mit Recht bringt die Rechtsbeschwerde vor, daß die vom Bundespatentgericht herangezogene Senatsentscheidung "Premiere I" (BGH, Beschl. v. 27.5.1993 - I ZB 7/91, GRUR 1993, 746 = WRP 1994, 385) einen anderen Sachverhalt betrifft.

    In der genannten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof eine indizielle Wirkung von Auslandseintragungen für das Fremdwort "Premiere" deswegen verneint, weil dieser Begriff mit einem von der Bedeutung in der Fremdsprache abweichenden Bedeutungsgehalt in die deutsche Sprache eingegangen war und die Eintragung in Frankreich daher nicht notwendig etwas darüber aussagte, ob auch im Inland ein Freihaltebedürfnis verneint werden konnte (BGH GRUR 1993, 746 f. - Premiere I).

  • BGH, 03.06.1977 - I ZB 8/76

    Voraussetzungen für die Prüfung eines Warenzeicheneintragungsverfahren -

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    Das Bundespatentgericht hat aber nicht hinreichend beachtet, daß das Freihaltebedürfnis gerade für Waren oder Leistungen nachgewiesen sein muß, die von der einzutragenden Marke erfaßt sein sollen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1977 - I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II).

    Der Gefahr einer Aushöhlung der freizuhaltenden Angabe durch die für ähnliche Waren oder Leistungen eingetragene Marke ist nicht im Eintragungs- oder Löschungsverfahren, sondern im Verletzungsverfahren zu begegnen (BGH GRUR 1977, 717, 718 - Cokies; GRUR 1997, 634, 636 - Turbo II).

  • BGH, 22.03.1990 - I ZB 2/89

    "SMARTWARE"; Freihaltebedürfnis für ein Computerprogramm

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    Das Bundespatentgericht hat aber nicht hinreichend beachtet, daß das Freihaltebedürfnis gerade für Waren oder Leistungen nachgewiesen sein muß, die von der einzutragenden Marke erfaßt sein sollen (vgl. BGH, Beschl. v. 3.6.1977 - I ZB 8/76, GRUR 1977, 717, 718 = WRP 1977, 578 - Cokies; Beschl. v. 22.3.1990 - I ZB 2/89, GRUR 1990, 517, 518 - SMARTWARE; Beschl. v. 13.3.1997 - I ZB 4/95, GRUR 1997, 634, 635 = WRP 1997, 758 - Turbo II).

    b) Auch dem Umstand, daß es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine Wortfolge der englischen Sprache handelt, die nach dem Vorbringen der Anmelderin in Ländern des englischen Sprachraums, und zwar sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch im Vereinigten Königreich, zugunsten des Rechtsvorgängers der Anmelderin eingetragen ist, hat das Bundespatentgericht nicht die gebotene Beachtung geschenkt (vgl. zur indiziellen Bedeutung derartiger Eintragungen für die Frage des Freihaltebedürfnisses BGH, Beschl. v. 26.11.1987 - I ZB 1/87, GRUR 1988, 379, 380 - RIGIDITE I; Beschl. v. 26.1.1989 - I ZB 4/88, GRUR 1989, 421, 422 - Conductor; GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 f. - NEW MAN; GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).

  • BGH, 19.01.1995 - I ZB 20/92

    "PROTECH"; Unterscheidungskraft einer aus zwei Abkürzungen zusammengesetzten

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    Das Bundespatentgericht wird nunmehr die bislang offengebliebene Frage der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zu beantworten sowie der Frage nachzugehen haben, ob nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes der Eintragung mit dem Zeitrang des vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes liegenden Anmeldetages von Amts wegen zu berücksichtigende Gründe entgegenstanden (§ 156 MarkenG i.V. mit § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG; vgl. BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; GRUR 1998, 813 f. - CHANGE).
  • BGH, 26.01.1989 - I ZB 4/88

    "Conductor"; Eintragungsfähigkeit eines Begriffs als Warenzeichen

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    b) Auch dem Umstand, daß es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine Wortfolge der englischen Sprache handelt, die nach dem Vorbringen der Anmelderin in Ländern des englischen Sprachraums, und zwar sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch im Vereinigten Königreich, zugunsten des Rechtsvorgängers der Anmelderin eingetragen ist, hat das Bundespatentgericht nicht die gebotene Beachtung geschenkt (vgl. zur indiziellen Bedeutung derartiger Eintragungen für die Frage des Freihaltebedürfnisses BGH, Beschl. v. 26.11.1987 - I ZB 1/87, GRUR 1988, 379, 380 - RIGIDITE I; Beschl. v. 26.1.1989 - I ZB 4/88, GRUR 1989, 421, 422 - Conductor; GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 f. - NEW MAN; GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).
  • BGH, 21.06.1990 - I ZB 11/89

    "NEW MAN"; Unterscheidungskraft einer ausländischen Marke

    Auszug aus BGH, 18.03.1999 - I ZB 27/96
    b) Auch dem Umstand, daß es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine Wortfolge der englischen Sprache handelt, die nach dem Vorbringen der Anmelderin in Ländern des englischen Sprachraums, und zwar sowohl in den Vereinigten Staaten von Amerika als auch im Vereinigten Königreich, zugunsten des Rechtsvorgängers der Anmelderin eingetragen ist, hat das Bundespatentgericht nicht die gebotene Beachtung geschenkt (vgl. zur indiziellen Bedeutung derartiger Eintragungen für die Frage des Freihaltebedürfnisses BGH, Beschl. v. 26.11.1987 - I ZB 1/87, GRUR 1988, 379, 380 - RIGIDITE I; Beschl. v. 26.1.1989 - I ZB 4/88, GRUR 1989, 421, 422 - Conductor; GRUR 1990, 517 - SMARTWARE; Beschl. v. 21.6.1990 - I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 f. - NEW MAN; GRUR 1996, 771, 772 - THE HOME DEPOT).
  • BGH, 19.06.1997 - I ZB 7/95

    "Active Line"; Eintragungsfähigkeit einer Marke; Entscheidung durch eine Beamtin

  • BGH, 26.11.1987 - I ZB 1/87

    "RIGIDITE"; Eintragbarkeit fremdsprachlicher Bestimmungsangaben

  • BGH, 27.09.1995 - I ZR 199/93

    "COTTON LINE"; Unterscheidungsfähigkeit einer Unternehmenskennzeichnung

  • BGH, 18.06.1998 - I ZR 25/96

    Tour de culture

  • EuGH, 23.02.1999 - C-63/97

    RECHTSANGLEICHUNG

  • BGH, 09.10.1997 - I ZR 95/95

    "Analgin"; Schutz der Vorbenutzung eines Zeichens; Beantragung markenrechtlichen

  • BGH, 27.02.1997 - I ZB 2/95

    "a la Carte"; Freihaltebedürfnis gegenüber der Eintragung eines einen

  • BPatG, 01.04.1998 - 29 W (pat) 78/97

    Markenschutz - Begriff der Merkmale der Waren und Dienstleistungen i.S. von § 8

  • BGH, 13.09.2007 - I ZR 33/05

    "THE HOME STORE"; Schutz einer Gemeinschaftsmarke gegen einen rein firmenmäßigen

    Der Disclaimer bezieht sich auch nach dem Vortrag der Revision allein darauf, dass kein Ausschließlichkeitsrecht an dem Zeichenbestandteil "HOME" beansprucht wird (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - HOUSE OF BLUES).
  • BGH, 05.10.2017 - I ZB 97/16

    Markenschutz: Unterscheidungskraft der Wortmarke "Pippi Langstrumpf" für die

    Der Umstand, dass eine Marke als sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung gibt, steht der Annahme der Unterscheidungskraft jedoch nicht entgegen (BGH, Beschluss vom 18. März 1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - House of Blues).
  • BGH, 22.11.2012 - I ZB 72/11

    Kaleido

    Eine bloße Assoziation, die dem Verkehr etwa durch ein sprechendes Zeichen einen Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf die gekennzeichnete Ware gibt, steht der Annahme einer Unterscheidungskraft nicht entgegen (vgl. BGH, Beschluss vom 18. März 1999 - I ZB 27/96, GRUR 1999, 988, 990 = WRP 1999, 1038 - House of Blues; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 563).
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