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Rechtsprechung
   BGH, 23.04.2020 - X ZR 38/18   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2020,19819
BGH, 23.04.2020 - X ZR 38/18 (https://dejure.org/2020,19819)
BGH, Entscheidung vom 23.04.2020 - X ZR 38/18 (https://dejure.org/2020,19819)
BGH, Entscheidung vom 23. April 2020 - X ZR 38/18 (https://dejure.org/2020,19819)
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Volltextveröffentlichungen (11)

  • Doctrine(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Mit KI-Zusammenfassung und KI-Dialogfeld, um Fragen zur Entscheidung stellen.
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  • openjur.de
  • bundesgerichtshof.de PDF

    Niederflurschienenfahrzeug

  • rechtsinformationen.bund.de

    Patentfähigkeit: Notwendigkeit der Ergänzung eines Merkmals zur Bejahung der Patentfähigkeit nach Hinweis des Gerichts auf Unerheblichkeit des Merkmals - Niederflurschienenfahrzeug

  • rechtsprechung-im-internet.de

    § 83 Abs 1 PatG, § 116 Abs 2 Nr 1 PatG
    Patentfähigkeit: Notwendigkeit der Ergänzung eines Merkmals zur Bejahung der Patentfähigkeit nach Hinweis des Gerichts auf Unerheblichkeit des Merkmals - Niederflurschienenfahrzeug

  • IWW

    § 116 Abs. 2 PatG, § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG, § 83 Abs. 1 PatG, § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO

  • Wolters Kluwer

    Bewertung eines Merkmals des Patentanspruchs als nicht ursprünglich offenbart in dem erteilten Hinweis des Patentgerichts hinsichtlich Erheblichkeit für die Beurteilung der Patentfähigkeit; Patentfähigkeit des Streitpatents mit der Bezeichnung "Schienenfahrzeug in ...

  • degruyter.com(kostenpflichtig, erste Seite frei)
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    PatG § 83 Abs. 1 ; PatG § 116 Abs. 2 Nr. 1
    Bewertung eines Merkmals des Patentanspruchs als nicht ursprünglich offenbart in dem erteilten Hinweis des Patentgerichts hinsichtlich Erheblichkeit für die Beurteilung der Patentfähigkeit; Patentfähigkeit des Streitpatents mit der Bezeichnung "Schienenfahrzeug in ...

  • datenbank.nwb.de

    Patentfähigkeit: Notwendigkeit der Ergänzung eines Merkmals zur Bejahung der Patentfähigkeit nach Hinweis des Gerichts auf Unerheblichkeit des Merkmals - Niederflurschienenfahrzeug

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse

  • Wolters Kluwer (Kurzinformation)

    Keine Pflicht zur Ergänzung des Merkmals um weitere Zusätze zwecks Bejahung der Patentfähigkeit bei Unerheblichkeit des Merkmals

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • MDR 2020, 1137
  • GRUR 2020, 974
 
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Wird zitiert von ... (22)Zitiert selbst (5)

  • BGH, 11.02.2014 - X ZR 107/12

    Patentnichtigkeitssache betreffend ein Europäisches Patent: Voraussetzungen …

    Auszug aus BGH, 23.04.2020 - X ZR 38/18
    Das gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 22 - Kommunikationskanal;… Urteil vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung).
  • BGH, 08.11.2016 - X ZB 1/16

    Ventileinrichtung - Einspruchsbeschwerdeverfahren in Patentsachen: Prüfung neuer …

    Auszug aus BGH, 23.04.2020 - X ZR 38/18
    Das gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH…, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 22 - Kommunikationskanal; Urteil vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung).
  • BGH, 15.12.2015 - X ZR 111/13

    Telekommunikationsverbindung - Patentnichtigkeitsverfahren: Hilfsweise …

    Auszug aus BGH, 23.04.2020 - X ZR 38/18
    Ein solcher Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunikationsverbindung;… Urteil vom 15. Februar 2018 - X ZR 35/16 Rn. 52).
  • BGH, 28.05.2013 - X ZR 21/12

    Walzstraße

    Auszug aus BGH, 23.04.2020 - X ZR 38/18
    Rn. 32 aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geänderter Fassung in der Regel gemäß § 116 Abs. 2 PatG zulässig, wenn der Beklagte mit der Änderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichenden Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung trägt und den Gegenstand des Patents auf dasjenige einschränkt, was sich nach Auffassung des Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab (BGH, Urteil vom 28. Mai 2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstraße).
  • BGH, 15.02.2018 - X ZR 35/16

    Patentnichtigkeitssache: Erstmalige Geltendmachung der Verteidigung eines Patents …

    Auszug aus BGH, 23.04.2020 - X ZR 38/18
    Ein solcher Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunikationsverbindung; Urteil vom 15. Februar 2018 - X ZR 35/16 Rn. 52).
  • BGH, 03.05.2022 - X ZR 32/20

    Patentnichtigkeitssache betreffend ein Verfahren der elektronischen …

    Dies gilt vornehmlich dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH…, Urteil vom 11. Dezember 2014 - X ZR 107/12, GRUR 2014, 542 Rn. 24 - Kommunikationskanal; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).
  • BGH, 26.09.2023 - X ZR 76/21

    Patentnichtigkeitsverfahren: Änderung des Gegenstands eines Patentanspruchs …

    45 - Ventileinrichtung; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).
  • BGH, 22.09.2020 - X ZR 172/18

    Truvada - Patentnichtigkeitssache: Rechtsschutzinteresse für eine …

    Optionale Merkmale bleiben bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht (BGH…, Urteil vom 13. September 2016 - X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 Rn. 9 - Datengenerator; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18 Rn. 67 - Niederflurschienenfahrzeug) und sind bei der Bestimmung des durch ein Patent geschützten Gegenstands nicht zu berücksichtigen (BGH…, Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2001, 1003 Rn. 18 - Integrationselement; s. auch BGH, Beschluss vom 10. Dezember 1987 - X ZB 28/86, GRUR 1988, 364, 366 - Epoxidation).
  • BGH, 28.06.2022 - X ZR 67/20

    Patentnichtigkeitsverfahren: Umfang der Offenbarung bei einer Patentanmeldung …

    Das gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH…, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 21 ff. - Kommunikationskanal;… Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung;… Urteil vom 13. Februar 2020 - X ZR 6/18, GRUR 2020, 728 Rn. 26 - Bausatz; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).
  • BGH, 17.07.2025 - X ZR 40/23

    Spreizdübel II

    Rn. 116 Nach der Rechtsprechung des Senats kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit geänderten Ansprüchen in der Berufungsinstanz regelmäßig nicht mehr als sachdienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn der Beklagte, insbesondere aufgrund eines Hinweises des Patentgerichts nach § 83 Abs. 1 PatG, dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte (BGH, Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 33 - Niederflurschienenfahrzeug;… Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 Rn. 26 - Telekommunikationsverbindung).
  • LG Hamburg, 13.01.2022 - 327 O 46/21

    Gebrauchmachen von technischer Lehre eines Gebrauchsmusters

    Dies gilt grundsätzlich auch, wenn lediglich einzelne Merkmale des Ausführungsbeispiels zum Gegenstand des selbständigen Schutzanspruchs gemacht werden und hierdurch - im Vergleich zum Ausführungsbeispiel - eine gewisse Verallgemeinerung eintritt (BGH, GRUR 2020, 974, Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).

    Es ist nämlich, wie ausgeführt, zulässig, wenn lediglich einzelne Merkmale zum Gegenstand des selbständigen Schutzanspruchs gemacht werden und hierdurch - im Vergleich zum Ausführungsbeispiel - eine gewisse Verallgemeinerung eintritt (BGH, GRUR 2020, 974, Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug), es sei denn, diese Merkmale stehen in untrennbarem Zusammenhang zueinander (…BGH, GRUR 2016, 1038 Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II).

  • BGH, 15.03.2022 - X ZR 18/20

    Fahrerlose Transporteinrichtung - Patentnichtigkeitsverfahren: Erfordernis von …

    Ein solcher Anlass zur zumindest hilfsweisen beschränkten Verteidigung kann sich daraus ergeben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis mitgeteilt hat, dass nach seiner vorläufigen Auffassung der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen dürfte (BGH, Urteil vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunikationsverbindung; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 33 - Niederflurschienenfahrzeug).
  • BGH, 17.06.2025 - X ZR 78/23

    Flüssigkeitszufuhrgerät II

    Das gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH…, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 21 ff. - Kommunikationskanal;… Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung;… Urteil vom 13. Februar 2020 - X ZR 6/18, GRUR 2020, 728 Rn. 26 - Bausatz; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).
  • BGH, 08.02.2022 - X ZR 22/20

    Streitpatent betreffend ein Verfahren zur Diagnose einer bakteriellen Infektion …

    Bei der Ausschöpfung des Offenbarungsgehalts sind Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zulässig, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH…, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 Rn. 22 - Kommunikationskanal;… Beschluss vom 8. November 2016 - X ZB 1/16, BGHZ 212, 351 Rn. 45 - Ventileinrichtung; Urteil vom 23. April 2020 - X ZR 38/18, GRUR 2020, 974 Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug).
  • BPatG, 18.07.2023 - 12 W (pat) 5/23
    Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist es für eine ursprüngliche Offenbarung erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann (vgl. BGH GRUR 2020, 974, Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug;… BGH GRUR 2016, 1038, Rn. 48 - Fahrzeugscheibe II).

    Das gilt insbesondere dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich betrachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH GRUR 2020, 974, Rn. 39 - Niederflurschienenfahrzeug;… BGH GRUR 2014, 542, Rn. 22 - Kommunikationskanal;… BGH GRUR 2017, 54, Rn. 45 - Ventileinrichtung;… BGH GRUR 2008, 60, Rn. 30 - Sammelhefter II).

  • BGH, 17.07.2025 - X ZR 91/23
  • BPatG, 20.06.2023 - 8 Ni 10/23
  • BGH, 17.06.2025 - X ZR 74/23

    Streitpatent betreffend einen Tischgrill; Ursprüngliche Offenbarung eines …

  • BGH, 13.02.2025 - X ZR 111/22

    Streitpatent betreffend eine Bremsanlage; Regelung der Bremskraft über offene …

  • BGH, 14.03.2024 - X ZR 38/22
  • BGH, 17.07.2025 - X ZR 41/23

    Prüfung der Patentfähigkeit des Gegenstands eines product-by-process-Anspruchs …

  • BPatG, 29.04.2024 - 8 Ni 34/23
  • BPatG, 24.04.2024 - 8 Ni 34/23
  • BPatG, 14.05.2024 - 7 Ni 11/22
  • BPatG, 10.02.2026 - 4 Ni 30/24
  • BPatG, 13.12.2023 - 8 Ni 21/23
  • BPatG, 20.12.2022 - 12 W (pat) 1/22
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