Volltextveröffentlichung

• BAYERN | RECHT

  ZPO § 935, § 940; EPÜ Art. 64 Abs. 1 u. 3
  Kein hinreichend gesicherter Rechtsbestand nach negativem qualifizierten Hinweis in einem Generikafall

Papierfundstellen

• GRUR 2023, 796

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (23)

• OLG Düsseldorf, 29.01.2021 - 2 W 26/20

  Kosten eines in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärten …

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Daher kann in diesen Fällen eine Verbotsverfügung auch dann ergehen, wenn für das Verletzungsgericht zwar keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand gewonnen werden kann, wenn aber die besseren Argumente für die Patentfähigkeit sprechen oder wenn (mit Rücksicht auf die im Rechtsbestandsverfahren geltende Beweislastverteilung) die Frage der Patentfähigkeit mindestens ungeklärt bleibt, wobei im Rahmen der vom Verletzungsgericht zu treffenden Prognoseentscheidung bereits ergangene Entscheidungen der zuständigen Stellen zum Rechtsbestand zu berücksichtigen sind (…vgl. Senat Urt. v. 22.04.2021 - 6 U 6968/20, GRUR-RS 2021, 12272 Rn. 60, - Cinacalcet;… OLG Düsseldorf, a.a.O. - Flupirtin-Maleat;… OLG Düsseldorf, a.a.O. Rn. 22 - Cinacalcet II; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 400 Rn. 47 - MS-Therapie II;… Kühnen a.a.O. Rn. 64 ff.).

  Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ein derartiger Hinweis als qualifizierte Sachaussage des nach dem Gesetz für die Überprüfung der Entscheidungen der Erteilungsbehörden berufenen Bundespatentgerichts, der sich hinreichend klar gegen die Schutzfähigkeit des Patents ausspricht, aus der Sicht des Verletzungsgerichts in aller Regel zu dem Schluss führt, dass der Rechtsbestand in einem Maße ungesichert ist, dass eine Unterlassungsverfügung nicht mehr in Betracht kommt (…vgl. Senat, Urteil v. 14.4.2016 - 6 U 4339/15, BeckRS 2016, 14740 Rn. 53;… OLG Düsseldorf Urt. v. 4.3.2021 - 2 U 25/20, GRUR-RS 2021, 4420 Rn. 23 ff. - Cinacalcet II; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 400 Rn. 42 ff. - MS-Therapie;… Kühnen, a.a.O., Rn. 91).

  Die zunächst positive Rechtsbestandsentscheidung des EPA wird durch die späteren Äußerungen des BPatG, dem die Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA vorlag, in dem qualifizierten Hinweis hinreichend deutlich in Frage gestellt (…vgl. auch Kühnen, a.a.O., Kap. G Rn. 67, 80; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 400 Rn. 36 - MS-Therapie II).

  Wird - wie vorliegend - die Frage, ob ein bestimmter Stand der Technik den Gegenstand des Verfügungspatents für den Durchschnittsfachmann nahegelegt hat, deren Beantwortung sinnvoll nur einer technisch einschlägig vorgebildeten Person möglich ist, von verschiedenen technisch qualifizierten Spruchkörpern mit jeweils nachvollziehbaren Gründen entgegengesetzt beurteilt, steht es dem Senat als Verletzungsgericht weder an, den gegebenen Widerspruch in den ergangenen technischen Entscheidungen zu klären, noch ist der Senat zu einer derartigen abschließenden technischen Beurteilung überhaupt in der Lage (…vgl. auch OLG Düsseldorf Urt. v. 31.8.2017 - 2 U 11/17, BeckRS 2017, 125974 Rn. 52; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 400 Rn. 37 - MS-Therapie II).

• OLG Düsseldorf, 04.03.2021 - 2 U 25/20

  Unterlassungsanspruch wegen des Angebots und Vertriebs eines Präparats aus einem …

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Die dabei gebotene Prognose des Rechtsbestands des Verfügungspatents im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung resultiert aus der Tatsache, dass angegriffene Patente - trotz ihrer fachkundigen behördlichen Prüfung im Erteilungsverfahren - statistisch überwiegend ganz oder teilweise widerrufen bzw. für nichtig erklärt werden (vgl. Müller-Stoy/Giedke/Große-Ophoff - Aktuelle Vernichtungsquoten im deutschen Patentnichtigkeitsverfahren, GRUR 2022, 142; s.a. OLG Düsseldorf Urt. v. 4.3.2021 - 2 U 25/20, GRUR-RS 2021, 4420 Rn. 16 - Cinacalcet II).

  Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ein derartiger Hinweis als qualifizierte Sachaussage des nach dem Gesetz für die Überprüfung der Entscheidungen der Erteilungsbehörden berufenen Bundespatentgerichts, der sich hinreichend klar gegen die Schutzfähigkeit des Patents ausspricht, aus der Sicht des Verletzungsgerichts in aller Regel zu dem Schluss führt, dass der Rechtsbestand in einem Maße ungesichert ist, dass eine Unterlassungsverfügung nicht mehr in Betracht kommt (…vgl. Senat, Urteil v. 14.4.2016 - 6 U 4339/15, BeckRS 2016, 14740 Rn. 53; OLG Düsseldorf Urt. v. 4.3.2021 - 2 U 25/20, GRUR-RS 2021, 4420 Rn. 23 ff. - Cinacalcet II;… OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 400 Rn. 42 ff. - MS-Therapie;… Kühnen, a.a.O., Rn. 91).

  Auch die Verwendung des Konjunktivs ("dürfte") in dem qualifizierten Hinweis spricht nicht gegen eine hinreichend eindeutige Positionierung des BPatG, sondern bringt lediglich zum Ausdruck, dass es sich um eine derzeitige vorläufige Auffassung handelt, wodurch der Anschein einer mangelnden Neutralität infolge einer endgültigen Festlegung vor Durchführung einer mündlichen Verhandlung und Erlass der Endentscheidung vermieden werden soll (…BPatG, a.a.O. Rn. 36 - Sorafenib; s.a. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2021, 249 Rn. 24 - Cinacalcet II).

• EuGH, 28.04.2022 - C-44/21

  Phoenix Contact - Vorlage zur Vorabentscheidung - Geistiges Eigentum - Richtlinie …

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Im Übrigen legt auch der EuGH in der Entscheidung "Phoenix/HARTING" zugrunde, dass das Verletzungsgericht vor der Anordnung einer einstweiligen Maßnahme die Frage der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents würdigt (vgl. EuGH GRUR 2022, 811 Rn. 34: "Mit einer solchen Rechtsprechung wird ein Erfordernis aufgestellt, das Art. 9 Abs. 1 lit. a RL 2004/48 jede praktische Wirksamkeit nimmt, da es dem nationalen Richter verwehrt ist, im Einklang mit dieser Bestimmung eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um die Verletzung des in Rede stehenden, von ihm als rechtsbeständig und verletzt erachteten Patents unverzüglich zu beenden" [Hervorhebungen hinzugefügt]).

  Dabei gilt hinsichtlich der im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigenden Frage des Rechtsbestands des Verfügungspatents zunächst eine Vermutung für dessen Gültigkeit ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Erteilung eines Patents (vgl. EuGH GRUR 2022, 811 Rn. 41 - Phoenix/HARTING).

  Es kann im Streitfall dahingestellt bleiben, inwieweit die Rechtsprechung des Senats (…vgl. GRUR 2020, 385 Rn. 69 - Elektrische Anschlussklemme) sowie der Oberlandesgerichte Karlsruhe und Düsseldorf (vgl. OLG Düsseldorf GRUR-RR 2008, 329 - Olanzapin; BeckRS 2010, 15862 - Harnkatheterset;… GRUR-RS 2021, 4420 Rn. 14 ff. - Cinacalcet II; OLG Karlsruhe GRUR-RR 2015, 509 - Ausrüstungssatz) zum Erfordernis eines zugunsten des Verfügungspatents ausgegangenen erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens vor Erlass einer einstweiligen Verfügung infolge der Entscheidung des EuGH vom 28.04.2022 "Phoenix/HARTING" (GRUR 2022, 811) zu modifizieren ist (vgl. dazu auch Deichfuß - Besprechung zu EuGH "Phoenix Contact/Harting, GRUR 2022, 800).

 
• OLG München, 14.04.2016 - 6 U 4339/15

  Indizwirkung qualifizierter Hinweise des BPatG im Verfügungsverfahren

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ein derartiger Hinweis als qualifizierte Sachaussage des nach dem Gesetz für die Überprüfung der Entscheidungen der Erteilungsbehörden berufenen Bundespatentgerichts, der sich hinreichend klar gegen die Schutzfähigkeit des Patents ausspricht, aus der Sicht des Verletzungsgerichts in aller Regel zu dem Schluss führt, dass der Rechtsbestand in einem Maße ungesichert ist, dass eine Unterlassungsverfügung nicht mehr in Betracht kommt (vgl. Senat, Urteil v. 14.4.2016 - 6 U 4339/15, BeckRS 2016, 14740 Rn. 53;… OLG Düsseldorf Urt. v. 4.3.2021 - 2 U 25/20, GRUR-RS 2021, 4420 Rn. 23 ff. - Cinacalcet II;… OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2021, 400 Rn. 42 ff. - MS-Therapie;… Kühnen, a.a.O., Rn. 91).

  Sich hieraus ergebende Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Verfügungspatents wird der Antragsteller regelmäßig nur ausräumen können, wenn er konkrete Anhaltspunkte für die Annahme dartut und glaubhaft macht, dass der qualifizierte Hinweis des Bundespatentgerichts erkennbar, also offenkundig fehlerhaft ist und wenn das Verletzungsgericht verlässlich beurteilen kann, dass auch keine andere Begründung für die Vernichtung durchgreifen kann (…vgl. Senat, a.a.O.; BeckRS 2016, 14740 Rn. 53;… Kühnen a.a.O. Rn. 91).

• BGH, 09.06.2011 - X ZR 68/08

  Memantin

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Zwar ist der Antragstellerin zunächst darin beizupflichten, dass - wie das Landgericht bereits zutreffend ausgeführt hat (vgl. LGU Seite 20 unter Ziff. 6 a) - der hier vorliegende Sachverhalt nicht mit der Konstellation identisch ist, die der "Memantin"-Rechtsprechung des BGH (GRUR 2011, 999 Rn. 44;… s.a. BGH GRUR 2014, 54 Rn. 47 - Fettsäure sowie BGH GRUR 2022, 473 Rn. 63- Präventive Antibiotikabehandlung) zugrunde lag.
• BGH, 21.01.2020 - X ZR 65/18

  Europäisches Patent: Vorteilhafte Dosierung nach Dosis-Wirkungs-Beziehungs-Studie …

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Daneben muss aus der Sicht des Fachmanns eine hinreichende Erfolgserwartung gegeben sein (…BGH Urt. v. 28.3.2017 - X ZR 17/15, BeckRS 2017, 111989 Rn. 29 m.w.N.; BGH GRUR 2020, 603 Rn. 35 ff. - Tadalafil).
• BGH, 11.11.2014 - X ZR 128/09

  Repaglinid - Nichtigkeitsklage gegen ein europäisches Arzneimittelpatent: …

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Zwar kann der Anlass, eine therapeutische Verwendung weiterzuverfolgen, für den Fachmann entfallen, wenn sich in der Folge noch erforderlicher Versuche Hindernisse oder sonstige Umstände einstellen, die aus fachlicher Sicht ein Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Weg nicht länger als angeraten erscheinen ließen (BGH GRUR 2015, 356 Rn. 38 - Repaglinid).
• BGH, 07.07.2020 - X ZR 150/18

  Pemetrexed II

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Sie sind vielmehr jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der gegebenenfalls in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen (vgl. BGH GRUR 2020, 1178 Rn. 108 - Pemetrexed II;… BGH GRUR 2019, 1032 Rn. 31 - Fulvestrant).
• BGH, 24.09.2013 - X ZR 40/12

  Fettsäuren

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Zwar ist der Antragstellerin zunächst darin beizupflichten, dass - wie das Landgericht bereits zutreffend ausgeführt hat (vgl. LGU Seite 20 unter Ziff. 6 a) - der hier vorliegende Sachverhalt nicht mit der Konstellation identisch ist, die der "Memantin"-Rechtsprechung des BGH (…GRUR 2011, 999 Rn. 44; s.a. BGH GRUR 2014, 54 Rn. 47 - Fettsäure sowie BGH GRUR 2022, 473 Rn. 63- Präventive Antibiotikabehandlung) zugrunde lag.
• BGH, 28.03.2017 - X ZR 17/15

  Streitpatent betreffend eine elektrische Waage mit einer Tragplatte zur Aufnahme …

  Auszug aus OLG München, 06.10.2022 - 6 U 3044/22

  Daneben muss aus der Sicht des Fachmanns eine hinreichende Erfolgserwartung gegeben sein (BGH Urt. v. 28.3.2017 - X ZR 17/15, BeckRS 2017, 111989 Rn. 29 m.w.N.;… BGH GRUR 2020, 603 Rn. 35 ff. - Tadalafil).
• OLG Düsseldorf, 31.08.2017 - 2 U 11/17

  Abweisung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen Verletzung …
• BGH, 16.04.2019 - X ZR 59/17

  Fulvestrant - Patentfähigkeit von Fulvestrant bei Herstellung einer …
• BGH, 14.12.2021 - X ZR 107/19

  Patentnichtigkeitssache: Neuheit eines Wirkstoffeinsatzes zur Prävention vor …
• BPatG, 29.09.2021 - 3 Ni 12/20

  Patentnichtigkeitssache - "Arylharnstoff-Verbindungen in Kombination mit anderen …
• OLG Düsseldorf, 29.04.2010 - 2 U 126/09

  Verfügungsgrund im Patentverletzungsverfahren
• OLG Düsseldorf, 29.05.2008 - 2 W 47/07

  Olanzapin
• OLG Düsseldorf, 17.01.2013 - 2 U 87/12

  Ansprüche wegen der Verletzung eines Patents für ein Verfahren zur Herstellung …
• OLG Karlsruhe, 23.09.2015 - 6 U 52/15

  Ausrüstungssatz - Voraussetzungen für den Erlass einer einstweiligen …
• OLG München, 12.12.2019 - 6 U 4009/19

  Rechtsbestand im einstweiligen Verfügungsverfahren
• EuGH, 12.09.2019 - C-688/17

  Bayer Pharma - Vorlage zur Vorabentscheidung - Geistiges Eigentum - Patente - …
• OLG München, 22.04.2021 - 6 U 6968/20

  Zeitliche Dringlichkeit in Patentsachen
• BPatG, 26.04.2022 - 3 Ni 22/20
• BPatG, 11.07.2023 - 3 Ni 19/22