Volltextveröffentlichungen (2)

• Rechtsprechungsdatenbank Saarland

  Patentanwaltskosten

  Art 3 Abs 1 EGRL 48/2004, Art 3 Abs 2 EGRL 48/2004, Art 14 EGRL 48/2004, § 11 Abs 2 HalblSchG vom 24.11.2011, § 27 Abs 3 GebrMG
  Kostenfestsetzung: Beauftragung eines zugleich als Patentanwalt zugelassenen Prozessbevollmächtigen - Patentsanwaltskosten

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Höhe und Umfang der Erstattungsfähigkeit der Vergütung eines zugleich als Patentanwalt zugelassenen und im Streitfall tätigen Rechtsanwalts in einem einstweiligen Verfügungsverfahren nach dem Halbleiterschutzgesetz

Kurzfassungen/Presse (2)

• Wolters Kluwer (Kurzinformation)

  Doppelte Vergütung eines Rechts- und Patentanwaltes als dieselbe Person in einem Rechtsstreit

• Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei) (Leitsatz)

  Höhe und Umfang der Erstattungsfähigkeit der Vergütung eines zugleich als Patentanwalt zugelassenen und im Streitfall tätigen Rechtsanwalts in einem einstweiligen Verfügungsverfahren nach dem Halbleiterschutzgesetz

Papierfundstellen

• GRUR 2023, 1059

Wird zitiert von ... (4)Zitiert selbst (21)

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• BGH, 03.04.2003 - I ZB 37/02

  "Kosten des Patentanwalts"; Erstattungsfähigkeit der Gebühren eines gleichzeitig …

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Rn. 67 Betreffend § 140 Abs. 3 MarkenG a. F., der eine mit § 27 Abs. 3 GebrMG identische Regelung der Erstattungsfähigkeit von Gebühren des Patentanwalts nach § 13 RVG und notwendigen Auslagen des Patentanwalts enthält, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass einem als Rechtsanwalt und zugleich als Patentanwalt auf Beklagtenseite (hier: Antragsgegnerseite) beauftragten Prozessbevollmächtigten neben den Rechtsanwaltsgebühren auch Patentanwaltsgebühren in gleicher Höhe zustehen, die nicht durch die für seine Tätigkeit als Rechtsanwalt entstandenen Gebühren abgegolten sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 7 ff).

  Rn. 69 Vertritt ein Rechtsanwalt, der zugleich als Patentanwalt zugelassen ist, einen Mandanten in einer Kennzeichnungsstreitsache oder - wie hier - in einer Streitigkeit nach Maßgabe des Halbleiterschutzgesetzes sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt, so war die Rechtsfolge bezüglich der Patentanwaltskosten vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs umstritten (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 9 m. w. N.).

  Wird daher der Rechtsanwalt in ein und derselben Sache auch in seiner Funktion als Patentanwalt beauftragt, so löst dies einen gesonderten Gebührenanspruch aus (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 11).

  Rn. 71 Daran ändert der Umstand, dass der als Rechtsanwalt und Patentanwalt tätige Prozessbevollmächtigte ein und dieselbe Person ist, nichts, denn es besteht kein Verbot, das es einem Rechtsanwalt und Patentanwalt verwehren würde, sich in beiden Eigenschaften beauftragen zu lassen (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 11).

  Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjenigen eines Rechtsanwalts und wird - im Fall der Vereinigung beider Berufsbilder in einer Person - durch die Tätigkeit als Rechtsanwalt nicht verdrängt (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 12 m. w. N.; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.03.1988 - 6 W 22/88, AnwBl. 1989, 106 - 107, zitiert nach juris).

  Rn. 72 Dabei ist es nicht erforderlich, dass im Einzelfall eine "Mehrleistung" im Hinblick auf besondere kennzeichenrechtliche Fragen erbracht wurde (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 13).

  Rn. 74 Dies folgt im Fall der vom Bundesgerichtshof entschiedenen kennzeichnungsrechtlichen Streitigkeiten aus § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 14) und im Fall einer Streitigkeit nach dem Halbleiterschutzgesetz aus § 11 Abs. 2 HalblSchG i. V. m. § 27 Abs. 3 GebrMG a. F.

  Zwar geht der Wortlaut der Vorschrift ("Mitwirkung") davon aus, dass neben dem eigentlichen Prozessbevollmächtigten (Rechtsanwalt) als weitere Person ein Patentanwalt im Rechtsstreit mit tätig wird (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 16 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 05.09.1990 - 2 ZA (pat), GRUR 1991, 205 (206), zitiert nach Beck-Online).

  Andernfalls wäre dieser, obwohl er gleichermaßen qualifiziert und in beiden Funktionen jeweils Organ der Rechtspflege ist, in nicht nachvollziehbarer Weise benachteiligt, da sein Mandant im Fall des Obsiegens eine Erstattung der ihm im Innenverhältnis entstandenen Patentanwaltskosten vom Gegner nicht verlangen könnte (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 16;… a. A. BPatG, Beschl. v. 05.09.1990 - 2 ZA (pat), GRUR 1991, 205 (206), zitiert nach Beck-Online und Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62).

  Rn. 76 In Fällen wie dem vorliegenden ist es daher lediglich erforderlich, dass der Prozessbevollmächtigte des Beklagten (hier: der Antragsgegnerin) seine Mitwirkung als Patentanwalt im Verfahren anzeigt (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 15;… OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 - 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.;… Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).

  Es besteht diesbezüglich eine unwiderlegliche Vermutung (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 17 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 15.06.2010 - 3 ZA (pat) 17/09, BPatGE 52, 142 - 145, juris Rdn. 16 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10, juris Rdn. 16 m. w. N.; OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 - 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.; Zöller-Herget, Zivilprozessordnung, 34. Auflage, § 91 ZPO, Rdn. 13.70 "Patentanwaltskosten"; Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62; Stief/Bühler in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, § 17 Gebrauchsmusterrecht, Rdn. 143).

  Rn. 116 Ist der Prozessbevollmächtigte zugleich Patentanwalt und zeigt er seine Mitwirkung in dieser Funktion an, dann erhält er von der Mandantschaft die doppelten Anwaltsgebühren, die beim Obsiegen im Rechtsstreit auch von der Gegenseite zu erstatten sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639 - 640, juris Rdn. 14 ff;… Hellstab in: von Eicken/Hellstab/Dörndorfer/Asperger, Die Kostenfestsetzung, 24. Auflage, Kapitel 2, Rdn. 544;… Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 138e; Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 58).

  Der Bundesgerichtshof hat außerdem entschieden, dass die Patentanwaltsgebühren nicht durch die für die Tätigkeit als Rechtsanwalt entstandenen Gebühren abgegolten sind (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 7 ff).

• EuGH, 28.04.2022 - C-531/20

  NovaText - Vorlage zur Vorabentscheidung - Rechte des geistigen Eigentums - …

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Rn. 30 Der Generalanwalt Manuel Campos Sanchez-Bordona habe in seinen Schlussanträgen vom 11.11.2021 in der vom EuGH unter dem Aktenzeichen C-531/20 geführten Rechtssache beantragt, dem BGH zu antworten, dass Art. 3 und 14 der Richtlinie dahin auszulegen seien, dass sie nationalen Regelungen entgegenstünden, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren unabhängig davon vorsähen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei (im Einzelnen Bl. 729 d. A.).

  Rn. 33 Hilfsweise sei das Kostenfestsetzungsverfahren bis zur Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-531/20 auszusetzen, denn ansonsten bestehe die Gefahr, dass im vorliegenden Verfahren eine missbräuchliche Rechtsausübung der obsiegenden Partei im Kostenverfahren per Gerichtsentscheidung ermöglicht werde, die darauf basiere, dass eine bloße Erklärung des Prozessbevollmächtigten der obsiegenden Partei zur Mitwirkung eines Patentanwalts im Kostenverfahren vorgelegt worden sei (Bl. 730 d. A.).

  Rn. 38 Ferner habe der EuGH in der Rechtssache C-531/20 am 28.04.2022 mittlerweile für Recht erkannt, dass die bundesdeutschen Regelungen der Patentanwaltskosten mit europäischen Recht unvereinbar seien, da diese allesamt keinen Notwendigkeitsvorbehalt beinhalteten (im Einzelnen Bl. 738 f d. A.).

  Rn. 94 Auf diese Vorlage hat der Europäische Gerichtshof im Verlauf des vorliegenden Beschwerdeverfahrens entschieden, dass Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Regelung oder einer Auslegung dieser Regelung entgegenstehen, die es dem mit einem unter diese Richtlinie fallenden Verfahren befassten Gericht nicht erlaubt, bei der Beurteilung, ob sie der obsiegenden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und angemessen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifischen Merkmale gebührend zu berücksichtigen (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 17, 51 - 55).

  Der Europäische Gerichtshof hat dies aus der Regelung des Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG, wonach die Mitgliedstaaten in Fällen, die gemäß Art. 3 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2004/48/EG Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums betreffen, sicherstellen, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen, abgeleitet (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 55).

  Im Einzelnen folgt dies zum einen daraus, dass eine automatische Anwendung einer nationalen Bestimmung wie gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG zu einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG führt, weil das von dem Mitgliedstaat vorgesehene Verfahren unnötig kostspielig ist (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 52).

  Zum anderen ist eine solche Anwendung geeignet, einen mutmaßlichen Rechtsinhaber davon abzuhalten, bei Gericht eine Klage zu erheben, um die Durchsetzung seines Rechts sicherzustellen, weil er befürchtet, im Fall seines Unterliegens Prozesskosten in erheblicher Höhe tragen zu müssen, was dem Ziel der Richtlinie, insbesondere in hohes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten, zuwiderliefe (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 53).

  Schließlich würde die unbedingte und automatische Einbeziehung von Kosten mittels einfacher ehrenwörtlicher Erklärungen des Vertreters einer Partei des Rechtsstreits ohne die Möglichkeit der Überprüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit dieser Kosten durch das nationale Gericht einen Verstoß gegen die allgemeine Verpflichtung nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004/48/EG die Tür zu missbräuchlicher Rechtsausübung öffnen (vgl. EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 54).

  Rn. 95 Ausgehend von dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat das OLG Düsseldorf betreffend Patentrechtssachen, bezüglich deren in § 143 Abs. 3 PatG eine mit den Vorschriften der § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. und § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. gleichlautende Regelung besteht, entschieden, dass die Vorschrift zwar als eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung zu verstehen ist, welche von der gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war, befreit, dass aber hieran im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH vom 28.04.2022 (C-531/20) nicht festzuhalten ist (…vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 12 m. w. N.).

  Dies ergibt sich aus dem Hinweis in der Vorabentscheidung auf die Entscheidung "United Video Properties", in der für Erstattungsfähigkeit vorausgesetzt wird, dass die Kosten für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums "erforderlich" sein müssen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 20 unter Hinweis auf EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 46 m. w. N. und EuGH, Urt. v. 28.07.2016 - C-57/15, juris Rdn. 25).

• OLG Düsseldorf, 13.07.2022 - 15 W 15/22

  Mitwirkung eines Patentanwaltes bei Vorwurf von ähnlicher Gewehrausführung …

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Rn. 95 Ausgehend von dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat das OLG Düsseldorf betreffend Patentrechtssachen, bezüglich deren in § 143 Abs. 3 PatG eine mit den Vorschriften der § 27 Abs. 3 GebrMG a. F. und § 140 Abs. 3 MarkenG a. F. gleichlautende Regelung besteht, entschieden, dass die Vorschrift zwar als eine unwiderlegliche gesetzliche Vermutung zu verstehen ist, welche von der gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO erforderlichen Prüfung, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Patentstreitsache zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder -verteidigung notwendig war, befreit, dass aber hieran im Hinblick auf die Entscheidung des EuGH vom 28.04.2022 (C-531/20) nicht festzuhalten ist (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 12 m. w. N.).

  Vorabentscheidungen kommt eine Leitfunktion für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts und verbunden hiermit tatsächlich rechtsbindende Kraft "erga omnes" zu (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 14 m. w. N.).

  Die Auslegung der Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48/EG sind mithin zu beachten (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 15.

  Die Richtlinie 2004/48/EG steht daher der Anordnung der Erstattung von Kategorien bestimmter Kosten entgegen, die einer gerichtlichen Kontrolle hinsichtlich Zumutbarkeit und Angemessenheit entzogen sind, und zwar unabhängig davon, welches Recht des geistigen Eigentums Gegenstand des gerichtlichen Verfahrens ist (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 16).

  Vielmehr ist die Vorschrift - ebenso wie § 143 Abs. 3 PatG - unionsrechtskonform dahingehend auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Prüfung eröffnet ist, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Patentanwaltskosten zumutbar und angemessen sind (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 17).

  Maßgeblich ist demnach, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 18 unter Hinweis auf die Rechtsprechung zu § 91 ZPO: BGH, Beschl. v. 27.02.2018 - II ZB 23/16, NJW 2018, 1693 - 1694, juris Rdn. 10 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 22.09.2011 - 10 ZA (pat) 8/11 zu 10 Ni 6/0, GRUR-RR 2012, 130 - 132, juris Rdn. 14 m. w. N.).

  Dies ergibt sich aus dem Hinweis in der Vorabentscheidung auf die Entscheidung "United Video Properties", in der für Erstattungsfähigkeit vorausgesetzt wird, dass die Kosten für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums "erforderlich" sein müssen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 20 unter Hinweis auf EuGH, Urt. v. 28.04.2022 - C-531/20, GRUR 2022, 853 - 856, juris Rdn. 46 m. w. N. und EuGH, Urt. v. 28.07.2016 - C-57/15, juris Rdn. 25).

• OLG Frankfurt, 29.11.2018 - 6 W 91/18

  Erstattung der Reisekosten von Rechtsanwalt und Patentanwalt

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Rn. 76 In Fällen wie dem vorliegenden ist es daher lediglich erforderlich, dass der Prozessbevollmächtigte des Beklagten (hier: der Antragsgegnerin) seine Mitwirkung als Patentanwalt im Verfahren anzeigt (…vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 15; OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 - 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.;… Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).

  Dagegen kommt es bereits für das Entstehen der Gebühren im Innenverhältnis auf die Intensität seiner Mitwirkung im Festsetzungsverfahren nicht an und dies ist auch im Kostenfestsetzungsverfahren bezüglich der Gebührenerstattung durch den Prozessgegner nicht zu prüfen (…vgl. OLG Köln, Beschl. v. 31.05.2013 - 17 W 32/13, GRUR-RR 2014, 22, juris Rdn. 15; OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 - 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.;… Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).

  Rn. 78 Die Anzeige erfolgt üblicherweise im ersten an das Gericht zu richtenden Schriftsatz (vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 - 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.;… Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).

  Es besteht diesbezüglich eine unwiderlegliche Vermutung (…vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 17 m. w. N.;… BPatG, Beschl. v. 15.06.2010 - 3 ZA (pat) 17/09, BPatGE 52, 142 - 145, juris Rdn. 16 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10, juris Rdn. 16 m. w. N.; OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 - 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.; Zöller-Herget, Zivilprozessordnung, 34. Auflage, § 91 ZPO, Rdn. 13.70 "Patentanwaltskosten"; Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62; Stief/Bühler in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, § 17 Gebrauchsmusterrecht, Rdn. 143).

• BGH, 24.09.2020 - I ZB 59/19

  Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zur Auslegung der Richtlinie zur …

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Rn. 93 Jedoch hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 24.09.2020 die Frage dem Europäischen Gerichtshof im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens vorgelegt, ob Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 30.04.2004 (…ABl. L 157 vom 30.04.2004, S. 45, berichtigt am 02.06.2004, ABl. L 195, S. 16 (2004/48/EG) - im Folgenden: Richtlinie 2004/48/EG) dahingehend auszulegen sind, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war (vgl. BGH, Beschl. v. 24.09.2020 - I ZB 59/19, GRUR 2020, 1239 - 1240, zitiert nach juris).

  Der Bundesgerichtshof hat seine unionsrechtlichen Zweifel an der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG a. F., die eine Prüfung der Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nicht vorsieht, näher begründet (vgl. BGH, Beschl. v. 24.09.2020 - I ZB 59/19, GRUR 2020, 1239 - 1240, juris rdn.

• BPatG, 20.11.2000 - 10 ZA (pat) 5/99

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Dazu reicht es in der Regel aus, dass (zu Beginn des Rechtsstreits) die Mitwirkung des Patentanwalts angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren dessen Rechnung vorgelegt wird (vgl. BPatG, Beschl. v. 20.11.2000 - 10 ZA (pat) 5/99, juris Rdn. 12;… OLG Düsseldorf, Beschl. v. 07.09.2011 - 2 W 34/11, GRUR-RR 2012, 308 - 311, juris Rdn. 12;… OLG Frankfurt, Urt. v. 05.01.2012 - 6 U 107/10, GRUR-RR 2012, 308, juris Rdn. 4;… Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62 m. w. N.;… Rektorschek in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Auflage, § 10 Gebühren und Kosten, Rdn. 40 m. w. N.;… Gruber in: BeckOK(Markenrecht), 31. Edition, Stand 01.10.2022, § 140 MarkenG, Rdn. 51 und 52 m. w. N.).

  Zur Vorlage der Vollmacht besteht mangels Rüge der fehlenden Vollmacht kein Anlass (vgl. BPatG, Beschl. v. 20.11.2000 - 10 ZA (pat) 5/99, juris Rdn. 13).

• OLG Karlsruhe, 14.03.1988 - 6 W 22/88

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Von einer weiteren Auffassung wurde vertreten, dass die Frage der Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltsgebühren von den Umständen des Einzelfalls abhänge, insbesondere der tatsächlich erbrachten Mehrleistung des Prozessbevollmächtigten als Patentanwalt (…vgl. OLG Schleswig, Beschl. v. 24.07.1987 - 9 -W 96/87, JurBüro 1987, 1729 - 1731, juris Rdn. 8. Schließlich hat eine dritte Auffassung vertreten, dass die Gebühren im Fall der doppelten Mandatierung und Vertretung generell zu erstatten seien (vgl. OLG München, Beschl. v. 16.06.1983 - 11 W 1738/83, JurBüro 1983, 1815 - 1816, zitiert nach juris; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.03.1988 - 6 W 22/88, AnwBl. 1989, 106 - 107, zitiert nach juris).

  Diese auf besonderen fachlichen Fähigkeiten begründete berufliche Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjenigen eines Rechtsanwalts und wird - im Fall der Vereinigung beider Berufsbilder in einer Person - durch die Tätigkeit als Rechtsanwalt nicht verdrängt (vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 12 m. w. N.; OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.03.1988 - 6 W 22/88, AnwBl. 1989, 106 - 107, zitiert nach juris).

• BPatG, 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Rn. 27 - einen Beschluss des Bundespatentgerichts vom 10.08.2011 in der Sache 2 ZA (pat) 8/10 (Anlage D 2 - Bl. 715 d. A.).

  Es besteht diesbezüglich eine unwiderlegliche Vermutung (…vgl. BGH, Beschl. v. 03.04.2003 - I ZB 37/02, NJW-RR 2003, 913 - 914, juris Rdn. 17 m. w. N.;… BPatG, Beschl. v. 15.06.2010 - 3 ZA (pat) 17/09, BPatGE 52, 142 - 145, juris Rdn. 16 m. w. N.; BPatG, Beschl. v. 10.08.2011 - 2 ZA (pat) 8/10, juris Rdn. 16 m. w. N.;… OLG Frankfurt, Beschl. v. 29.11.2018 - 6 W 91/18, juris Rdn. 6 m. w. N.;… Zöller-Herget, Zivilprozessordnung, 34. Auflage, § 91 ZPO, Rdn. 13.70 "Patentanwaltskosten";… Stock in: Loth, Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage, § 27 GebrMG, Rdn. 62;… Stief/Bühler in: Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Auflage, § 17 Gebrauchsmusterrecht, Rdn. 143).

• BGH, 27.02.2018 - II ZB 23/16

  Rechtsanwaltsvergütung: Notwendigkeit der Reisekosten eines nicht im Bezirk des …

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Maßgeblich ist demnach, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 13.07.2022 - 15 W 15/22, GRUR-RR 2022, 356, Beck-Online Rdn. 18 unter Hinweis auf die Rechtsprechung zu § 91 ZPO: BGH, Beschl. v. 27.02.2018 - II ZB 23/16, NJW 2018, 1693 - 1694, juris Rdn. 10 m. w. N.;… BPatG, Beschl. v. 22.09.2011 - 10 ZA (pat) 8/11 zu 10 Ni 6/0, GRUR-RR 2012, 130 - 132, juris Rdn. 14 m. w. N.).
• BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09

  Kosten des Patentanwalts II

  Auszug aus OLG Saarbrücken, 05.01.2023 - 4 W 17/22

  Rn. 104 Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Mitwirkung eines Patentanwalts im Verletzungsprozess sowie bei der Geltendmachung von Rechten auf Grund technischer Schutzrechte (Patente und Gebrauchsmuster) im Wege der Abmahnung immer sinnvoll und daher die Erforderlichkeit der Einschaltung eines Patentanwalts für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, weil die Recherche, Anmeldung und Überwachung von Schutzrechten zu seinen typischen Aufgaben gehört (vgl. BGH, Urt. v. 24.02.2011 - I ZR 181/09, WRP 2011, 1057 - 1061, juris Rdn. 24 ff;… Rektorschek in: Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Auflage, § 10 Gebühren und Kosten Rdn. 39 m. w. N.;… Scholz/Danckwerts/Papenhausen/Scholz/Tavanti, Wettbewerbsprozessrecht, 2. Auflage, Rdn. 1383).
• EuGH, 28.07.2016 - C-57/15

  United Video Properties - Vorlage zur Vorabentscheidung - Rechte des geistigen …
• BGH, 09.05.2019 - I ZB 83/18

  Zur Frage der Erstattungsfähigkeit eines durch die Mitwirkung eines …
• OLG Köln, 05.07.2013 - 6 U 5/13

  Wettbewerbswidrigkeit der Bewerbung einer einjährigen Preisgarantie eines …
• OLG Düsseldorf, 07.09.2011 - 2 W 34/11

  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts
• BPatG, 15.06.2010 - 3 ZA (pat) 17/09

  Patentnichtigkeitsberufungsverfahren - Kostenfestsetzung - …
• OLG Frankfurt, 21.01.2005 - 6 W 3/05

  Kennzeichenstreitsachen: Erstattungsfähigkeit der Gebühren eines Patentanwalts
• OLG Köln, 31.05.2013 - 17 W 32/13

  Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Patentanwalts; Begriff der …
• OLG Frankfurt, 05.01.2012 - 6 U 107/10

  Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten für kennzeichenrechtliche Abmahnung
• OLG Karlsruhe, 11.12.1996 - 6 U 163/96
• BPatG, 22.09.2011 - 10 ZA (pat) 8/11

  Patentnichtigkeitsklageverfahren - Kostenfestsetzung - Doppelvertretung durch …
• OLG München, 16.06.1983 - 11 W 1738/83

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• OLG Düsseldorf, 25.07.2023 - 15 W 15/23

  Erstattungsfähigkeit der durch die Hinzuziehung eines Patentanwalts entstandenen …

  § 143 Abs. 3 PatG ist unionskonform dahingehend auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Prüfung eröffnet ist, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Patentanwaltskosten zumutbar und angemessen sind (…Senat, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 17- Patentanwaltskosten;… ebenso: OLG Düsseldorf [2. ZS], GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 - Patentanwaltskosten II; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 93 ff. (97) = GRUR-RS 2023, 6905 - Patentanwaltskosten [zu § 27 Abs. 3 GebrMG];… Benkard PatG/Grabinski/Zülch/Tochtermann, a.a.O., PatG § 143 Rn. 23;… Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 15. Aufl., Kap. B Rn. 401).

  Die Zumutbarkeit der entstandenen Kosten beurteilt sich anhand der zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätze (…Senat, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 18 - Patentanwaltskosten;… OLG Düsseldorf [2. ZS], GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 - Patentanwaltskosten II; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 98 - Patentanwaltskosten [zu § 27 Abs. 3 GebrMG]).

  Maßgeblich ist demnach auch im Rahmen des § 143 Abs. 3 PatG, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die die Kosten auslösende Maßnahme (hier: Hinzuziehung eines Patentanwalts) in dem damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (…Senat, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 18 - Patentanwaltskosten;… OLG Düsseldorf [2. ZS], GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 - Patentanwaltskosten II; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 98 - Patentanwaltskosten).

• OLG Düsseldorf, 19.02.2024 - 2 W 3/24

  Zumutbarkeit und Angemessenheit der der obsiegenden Partei entstandenen …

  § 143 Abs. 3 PatG ist unionskonform dahingehend auszulegen, dass unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls die Prüfung eröffnet ist, ob die der obsiegenden Partei entstandenen Patentanwaltskosten zumutbar und angemessen sind (…OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 17 - Patentanwaltskosten;… Beschl. v. 16.01.2023, Az.: I-2 W 26/22, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 - Patentanwaltskosten II;… Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 7 - Patentanwaltskosten III; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 93 ff. (97) - Patentanwaltskosten [zu § 27 Abs. 3 GebrMG];… Benkard-Grabinski/Zülch/Tochtermann, Patentgesetz, 12. Aufl., § 143 Rn. 23;… Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 16. Aufl., Abschn. B Rn. 406).

  Rn. 9 Die Zumutbarkeit der entstandenen Kosten beurteilt sich anhand der zu § 91 ZPO entwickelten Grundsätze (…OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 18 - Patentanwaltskosten;… Beschl. v. 16.01.2023, Az.: I-2 W 26/22, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 - Patentanwaltskosten II;… Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 7 - Patentanwaltskosten III; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 98 - Patentanwaltskosten [zu § 27 Abs. 3 GebrMG]).

  Maßgeblich ist demnach im Rahmen des § 143 Abs. 3 PatG, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die Hinzuziehung eines Patentanwalts in dem damaligen Zeitpunkt (ex ante) als sachdienlich ansehen durfte (…OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2022, 356 Rn. 18 - Patentanwaltskosten;… Beschl. v. 16.01.2023, Az.: I-2 W 26/22, GRUR-RS 2023, 15813 Rn. 2 - Patentanwaltskosten II;… Beschl. v. 25.07.2023, Az.: I-15 W 15/23, GRUR-RS 2023, 20413 Rn. 7 - Patentanwaltskosten III; OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059 Rn. 98 - Patentanwaltskosten).

• OLG Stuttgart, 25.09.2023 - 8 W 343/22

  Kosten des Patentanwalts: Notwendigkeit der Beauftragung eines Patentanwalts …

  Rn. 14 2. Aus der Beschränkung der zu erstattenden Kosten auf die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen folgt, dass es darauf ankommt, ob eine verständige, wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt für sachdienlich ansehen durfte (OLG Düsseldorf Beschluss vom 25.07.2023 - I-15 W 15/23, JURIS Tz 7, so auch OLG Saarbrücken Beschluss vom 05.01.2023 - 4 W 17/22).
• BPatG, 16.12.2024 - 35 W (pat) 423/18

  Bediengerät für Spiele

  Dieser Sichtweise sind auch andere Gerichten im Zusammenhang mit den parallelen Regelungen des § 143 Abs. 4 PatG und § 27 Abs. 3 GebrMG gefolgt (vgl. OLG Saarbrücken, GRUR 2023, 1059, 1060 f. - "Patentanwaltskosten" - m. w. N., vgl. auch in GRUR-Prax 2023, 336 mit Anmerkung Zapp).