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Rechtsprechung
   BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2017,31085
BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16 (https://dejure.org/2017,31085)
BGH, Entscheidung vom 11.05.2017 - I ZB 6/16 (https://dejure.org/2017,31085)
BGH, Entscheidung vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16 (https://dejure.org/2017,31085)
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Volltextveröffentlichungen (16)

  • Doctrine(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Mit KI-Zusammenfassung und KI-Dialogfeld, um Fragen zur Entscheidung stellen.
    Doctrine ist die neue umfassende Rechts-KI-Plattform in Kooperation mit dejure.org. Mehr Informationen

  • lexetius.com

    MarkenG § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1

  • openjur.de
  • bundesgerichtshof.de PDF

    Dorzo

  • rechtsinformationen.bund.de

    Rechtserhaltende Benutzung einer Marke: Ergänzung einer Marke durch Zusätze als Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form; Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke durch Zusätze - Dorzo

  • rechtsprechung-im-internet.de

    Dorzo

    § 26 Abs 1 MarkenG, § 26 Abs 3 S 1 MarkenG
    Rechtserhaltende Benutzung einer Marke: Ergänzung einer Marke durch Zusätze als Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form; Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke durch Zusätze - Dorzo

  • damm-legal.de

    Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke bei Änderungen oder Zusätzen

  • IWW

    § 26 Abs. 1 MarkenG, § ... 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 26 MarkenG, § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 25 Abs. 1 MarkenG, § 26 Abs. 3 MarkenG, § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG, Art. 267 Abs. 3 AEUV, § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG

  • Wolters Kluwer

    Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze; Erkennbare Verbindung der Zusätze mit dem Zeichen; Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form; Isolierte Verwendung von Wortmarken; Beurteilung der Kennzeichnungen "Dorzo-Vision®" und ...

  • Betriebs-Berater

    Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Marke - Dorzo

  • ra.de
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze; Erkennbare Verbindung der Zusätze mit dem Zeichen; Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form; Isolierte Verwendung von Wortmarken; Beurteilung der Kennzeichnungen "Dorzo-Vision®" und ...

  • wrp (Wettbewerb in Recht und Praxis)(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Markenrecht: Dorzo

  • datenbank.nwb.de

    Rechtserhaltende Benutzung einer Marke: Ergänzung einer Marke durch Zusätze als Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form; Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke durch Zusätze - Dorzo

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (5)

  • damm-legal.de (Kurzinformation)

    Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke bei Änderungen oder Zusätzen

  • beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

    Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke wenn diese mit Zusatz versehen wird

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Zur Ergänzung einer an sich unveränderten Marke durch Zusätze

  • Wolters Kluwer (Kurzinformation)

    Keine rechtserhaltende Benutzung bei Verwendung der Marke mit kennzeichenändernden Zusätzen

  • anwalt.de (Kurzinformation)

    Ist die Benutzung einer Marke in Kombination mit Zusätzen sichergestellt? (Abmahnung)

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • MDR 2018, 759
  • GRUR 2017, 1043
  • BB 2017, 2049
  • WRP 2017, 1209
 
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Wird zitiert von ... (69)Zitiert selbst (18)

  • EuGH, 18.07.2013 - C-252/12

    Specsavers International Healthcare u.a. - Marken - Verordnung (EG) Nr. 207/2009 …

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Soweit die Rechtsbeschwerde damit zu begründen sucht, der Widersprechende habe die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form benutzt, wird diese Auffassung durch die von der Rechtsbeschwerde hierfür in Anspruch genommene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH; Urteil vom 18. April 2013 - C-12/12, GRUR 2013, 722 = WRP 2013, 761 - Stofffähnchen; Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/12, GRUR 2013, 922 = WRP 2013, 1314 - Specsavers) nicht gestützt.

    Rn. 28 Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde auf die Entscheidung "Specsavers" des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, GRUR 2013, 922).

    Entscheidend ist vielmehr, dass die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, nicht verändern darf (EuGH, GRUR 2013, 922 Rn. 26, 31 - Specsavers unter Hinweis auf EuGH, GRUR 2013, 722 Rn. 35 - Stofffähnchen).

  • BGH, 20.01.2005 - I ZB 31/03

    FERROSIL

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschluss vom 15. Dezember 1999 - I ZB 29/97, GRUR 2000, 1040, 1041 = WRP 2000, 1164 - FRENORM/FRENON; Beschluss vom 20. Januar 2005 - I ZB 31/03, GRUR 2005, 515, 516 = WRP 2005, 620 - FERROSIL).

    Rn. 25 Die typographische Gestaltung, der Bindestrich und die Einheitlichkeit von Schrifttyp und Schriftfarbe sind für sich allein zwar nicht geeignet, diese Annahme zu begründen (BGH, GRUR 2005, 515, 516 - FERROSIL).

    Rn. 30 Allerdings kann der Verkehr im Einzelfall einen Zeichenbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzeichen auffassen, weil der Verkehr vielfach an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist (BGH, GRUR 2005, 515, 516 - FERROSIL, mwN).

  • BGH, 10.01.2013 - I ZR 84/09

    PROTI II MarkenRL

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist dann zu verneinen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, das heißt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH…, Urteil vom 31. Mai 2012 - I ZR 112/10, GRUR 2013, 68 Rn. 14 = WRP 2013, 61 - Castell/VIN CASTEL; Urteil vom 10. Januar 2013 - I ZR 84/09, GRUR 2013, 840 Rn. 20 = WRP 2013, 1030 - PROTI II;… Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 26 Rn. 177).

    Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (BGH…, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 50 f. = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I; BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 20 - PROTI II).

    Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes "®" zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (vgl. BGH…, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 - Thermoroll; BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 35 - PROTI II; BGH…, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 24, 26 = WRP 2014, 449 - grill meister;… BGH, GRUR 2014, 662 Rn. 25 - Probiotik).

  • EuGH, 18.04.2013 - C-12/12

    Colloseum Holding - 'Marken - Verordnung (EG) Nr. 40/94 - Art. 15 Abs. 1 - …

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Soweit die Rechtsbeschwerde damit zu begründen sucht, der Widersprechende habe die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form benutzt, wird diese Auffassung durch die von der Rechtsbeschwerde hierfür in Anspruch genommene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH; Urteil vom 18. April 2013 - C-12/12, GRUR 2013, 722 = WRP 2013, 761 - Stofffähnchen; Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/12, GRUR 2013, 922 = WRP 2013, 1314 - Specsavers) nicht gestützt.

    Entscheidend ist vielmehr, dass die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, die Unterscheidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, nicht verändern darf (EuGH, GRUR 2013, 922 Rn. 26, 31 - Specsavers unter Hinweis auf EuGH, GRUR 2013, 722 Rn. 35 - Stofffähnchen).

  • BGH, 17.11.2014 - I ZR 114/13

    PINAR - Markenlöschungsverfahren: Prüfung rechtserhaltender Benutzung einer …

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Die Verbindung zwischen der Marke und einem Zusatz kann insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in ein Logo hergestellt werden (BGH, Urteil vom 17. November 2014 - I ZR 114/13, GRUR 2015, 587 Rn. 13 und 16 f. = WRP 2015, 732 - PINAR;… Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 26 Rn. 156).

    Allerdings kann die graphische Gestaltung in die Beantwortung der Frage, ob nach der Verkehrsanschauung zwei selbständige Kennzeichen vorliegen oder von einem einheitlichen Kennzeichen auszugehen ist, einbezogen werden (vgl. BGH, GRUR 2015, 587 Rn. 17 - PINAR).

  • BGH, 08.01.2014 - I ZR 38/13

    Probiotik - Markenlöschungsstreit: Rechtserhaltende Benutzung einer Wortmarke; …

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzeichen graphisch oder farblich gestaltet wird oder bildliche Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder lediglich allgemeine Sachangaben oder werbliche Hervorhebungsmittel sind (BGH, Urteil vom 8. Januar 2014 - I ZR 38/13, GRUR 2014, 662 Rn. 18 = WRP 2014, 856 - Probiotik, mwN).

    Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes "®" zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (vgl. BGH…, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 - Thermoroll;… BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 35 - PROTI II; BGH…, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 24, 26 = WRP 2014, 449 - grill meister; BGH, GRUR 2014, 662 Rn. 25 - Probiotik).

  • EuGH, 06.10.1982 - 283/81

    CILFIT / Ministero della Sanità

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt oder zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258 - C.I.L.F.I.T).
  • BGH, 17.10.2013 - I ZB 65/12

    test - Markeneintragungs- oder -löschungsverfahren: Prüfung des Wegfalls des …

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Die Annahme der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke scheidet deshalb aus, wenn der Verkehr sie in einem Kombinationszeichen nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen wahrnimmt (vgl. BGH; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 42 = WRP 2014, 432 - test; Büscher, GRUR 2015, 305, 309).
  • BGH, 08.02.2007 - I ZR 71/04

    bodo Blue Night

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Ohne weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke deutlich, wenn es sich bei einem der beiden Zeichen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt (BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night).
  • BGH, 26.02.2009 - I ZR 219/06

    Thermoroll

    Auszug aus BGH, 11.05.2017 - I ZB 6/16
    Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes "®" zu einem Zeichen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen Inhalts gibt (vgl. BGH, Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 15 = WRP 2009, 1080 - Thermoroll;… BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 35 - PROTI II; BGH…, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 Rn. 24, 26 = WRP 2014, 449 - grill meister;… BGH, GRUR 2014, 662 Rn. 25 - Probiotik).
  • BGH, 17.10.2013 - I ZB 11/13

    grill meister - Rechtsbeschwerdeverfahren nach Zurückweisung einer …

  • BGH, 13.12.2007 - I ZB 39/05

    idw Informationsdienst Wissenschaft

  • BGH, 05.11.2008 - I ZR 39/06

    Stofffähnchen

  • BGH, 28.09.2006 - I ZB 100/05

    COHIBA

  • BGH, 31.05.2012 - I ZR 112/10

    Castell/VIN CASTEL

  • BGH, 09.07.1998 - I ZB 37/96

    "Holtkamp"; Rechtserhaltende Benutzung einer kennzeichnungskräftigen Einwortmarke …

  • BPatG, 24.12.2015 - 30 W (pat) 42/13

    Dorzo plus T STADA/Dorzo - Markenbeschwerdeverfahren - "Dorzo plus T STADA/Dorzo" …

  • BGH, 15.12.1999 - I ZB 29/97

    FRENORM/FRENON; Rechtserhaltende Benutzung einer Marke; Markenrechtliches …

  • BGH, 07.03.2019 - I ZR 195/17

    SAM - Markenrechtsverletzung durch Verwendung eines markenrechtlich geschützten …

    Die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitkennzeichen spricht für sich allein gleichfalls nicht dafür, dass im konkreten Fall das Zeichen "Sam" als Zweitmarke erfasst wird (vgl. hierzu BGH…, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16, GRUR 2017, 1043 Rn. 30 = WRP 2017, 1209 - Dorzo).
  • BGH, 11.04.2019 - I ZR 108/18

    Markenrechtsverletzung im Internet-Versandhandel: Herkunftshinweisende …

    Rn. 29 (1) Die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitkennzeichen spricht für sich allein nicht dafür, dass im konkreten Fall das Zeichen "MO" als Zweitmarke erfasst wird (vgl. hierzu BGH…, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16, GRUR 2017, 1043 Rn. 30 = WRP 2017, 1209 - Dorzo).
  • LG Frankfurt/Main, 02.11.2017 - 3 O 86/17

    Zur Frage der Benutzung eines Zeichens durch ein Kombinationszeichen mit …

    Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Verwendung eines Bestandteils einer Marke als Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG angesehen werden kann, wenn dieser Bestandteil bereits für sich kennzeichnend ist und nicht lediglich beschreibend wirkt und die übrigen Bestandteile allenfalls verzierenden oder beschreibenden Charakter aufweisen (vgl. insoweit OLG Frankfurt a.M., Beschl. v. 17.08.2017 - 6 W 67/17; LG Frankfurt a.M., Beschl. v. 12.07.2017 - 2-03 O 218/17; anders möglicherweise BGH GRUR 2017, 1043 [BGH 11.05.2017 - I ZB 6/16] Rn. 28 - Dorzo).

    Die Verbindung zwischen der Marke und einem Zusatz kann insbesondere durch die räumliche Nähe oder die Einbindung in ein Logo hergestellt werden (BGH GRUR 2017, 1043 [BGH 11.05.2017 - I ZB 6/16] Rn. 19 - Dorzo m.w.N.).

    Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (BGH GRUR 2017, 1043 [BGH 11.05.2017 - I ZB 6/16] Rn. 23 - Dorzo m.w.N.).

    Allerdings kann die graphische Gestaltung einbezogen werden (BGH GRUR 2017, 1043 Rn. 24 f. - Dorzo m.w.N.).

    Die Annahme der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke scheidet deshalb aus, wenn der Verkehr sie in einem Kombinationszeichen nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen wahrnimmt (BGH GRUR 2017, 1043 [BGH 11.05.2017 - I ZB 6/16] Rn. 28 m.w.N. - Dorzo).

    Entscheidend ist insoweit, ob einerseits dem angesprochenen Verkehrskreis die Bestandteile "X" oder (X mit Grafik) als Zusatz zum Zeichen "D" in der Form (D als Grafik" erscheinen, die mit dem Zeichen nicht erkennbar verbunden sind, da dann eine rechtserhaltende Benutzung auch von "D" in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 [BGH 11.05.2017 - I ZB 6/16] Rn. 19 - Dorzo), oder ob der Verkehr.

    in einem Kombinationszeichen nicht mehr als eigenständiges Kennzeichen wahrnimmt (vgl. BGH GRUR 2017, 1043 [BGH 11.05.2017 - I ZB 6/16] Rn. 28 - Dorzo).

    Aus Sicht des angesprochenen Verkehrskreises, der die Verwendung von zwei Marken nebeneinander gewöhnt ist (BGH GRUR 2005, 516 - FERROSIL; BGH GRUR 2017, 1043 [BGH 11.05.2017 - I ZB 6/16] Rn. 30 - Dorzo), besteht daher insbesondere auf das genannte Zeichen (Marke mit X-Grafik-D und Zusatz) die ernsthafte Möglichkeit, dass der Verkehr "X" und "D" als Erst- und Zweitkennzeichen ansieht, die verschiedene Bedeutungen für verschiedene Dienstleistungen haben.

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