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Rechtsprechung
   BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2011,1148
BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09 (https://dejure.org/2011,1148)
BGH, Entscheidung vom 24.02.2011 - I ZR 181/09 (https://dejure.org/2011,1148)
BGH, Entscheidung vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09 (https://dejure.org/2011,1148)
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Volltextveröffentlichungen (17)

  • Doctrine(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Mit KI-Zusammenfassung und KI-Dialogfeld, um Fragen zur Entscheidung stellen.
    Doctrine ist die neue umfassende Rechts-KI-Plattform in Kooperation mit dejure.org. Mehr Informationen

  • lexetius.com

    Kosten des Patentanwalts II

    BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

  • markenmagazin:recht

    Kosten des Patentanwalts II - Zur Kostenerstattung bei Mitwirkung eines Patentanwaltes an einer Abmahnung

  • damm-legal.de (Kurzinformation und Volltext)

    Erstattung von Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung nur, soweit diese erforderlich sind / Zu den Voraussetzungen

  • openjur.de
  • bundesgerichtshof.de PDF

    Kosten des Patentanwalts II

  • rechtsinformationen.bund.de

    Patentanwaltskosten: Erstattung der Kosten eines neben dem Rechtsanwalt an einer markenrechtlichen Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts II

  • rechtsprechung-im-internet.de

    § 670 BGB, § 677 BGB, § 683 S 1 BGB, § 14 Abs 6 S 1 MarkenG
    Patentanwaltskosten: Erstattung der Kosten eines neben dem Rechtsanwalt an einer markenrechtlichen Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts - Kosten des Patentanwalts II

  • IWW
  • JLaw (App) | www.prinz.law PDF
  • Wolters Kluwer

    Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung kann nur bei einem Nachweis der Erforderlichkeit seiner Mitwirkung zur Abmahnung erfolgen; Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung nur bei ...

  • Betriebs-Berater

    Zur Erstattung von Kosten für Patentanwälte bei Abmahnung wegen markenverletzung - Kosten des Patentanwalts II

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Erstattung der entstandenen Kosten eines Patentanwalts wegen einer Markenverletzung nur bei Vorliegen eines Erforderlichkeitsnachweises bzgl. einer Mitwirkung zur Abmahnung; Nachweis einer erforderlichen Mitwirkung eines Patentanwalts bei Recherchen zum Registerstand ...

  • wrp (Wettbewerb in Recht und Praxis)(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Kosten des Patentanwalts II

  • datenbank.nwb.de
  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Verfahrensrecht - Kostenerstattung, wenn Patentanwalt neben Rechtsanwalt tätig

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (11)

  • beckmannundnorda.de (Kurzinformation)

    Zur Erstattungsfähigkeit zusätzlicher Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung

  • ratgeberrecht.eu (Kurzinformation)

    Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

  • Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

    Kosten des Patentanwalts

  • ip-rechtsberater.de (Kurzinformation)

    Mahnverfahren: Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

  • ipweblog.de (Kurzinformation)

    Kosten des Patentanwalts II

  • kpw-law.de (Kurzinformation)

    Patentanwaltskosten bei Abmahnungen im Markenrecht

  • abmahnung-erhalten.info (Kurzinformation)

    Keine Patentanwaltskosten bei einfachen Markenrechtsabmahnungen

  • it-recht-kanzlei.de (Kurzinformation)

    Kostentragungspflicht bei gleichzeitiger Abmahnung durch Anwalt und Patentanwalt

  • kpw-law.de (Kurzinformation)

    Erstattungsfähigkeit von vorgerichtlichen Patentanwaltskosten

  • 123recht.net (Kurzinformation)

    Erhöhtes Kostenrisiko durch Patentanwalt

  • damm-legal.de (Kurzinformation zum Verfahren - vor Ergehen der Entscheidung)

    Erstattungsfähigkeit außergerichtlicher Patentanwaltskosten in Markenrechtssachen

Besprechungen u.ä. (3)

  • internet-law.de (Kurzanmerkung)

    Die Mitwirkung des Patentanwalts

  • angster.net (Kurzanmerkung)

    Zu Patentanwaltskosten bei Mitwirkung an kennzeichenrechtlicher Abmahnung

  • shopbetreiber-blog.de (Entscheidungsbesprechung)

    Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden?

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Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • MDR 2011, 932
  • GRUR 2011, 754
  • MMR 2011, 830
  • BB 2011, 1793
 
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Wird zitiert von ... (61)Zitiert selbst (19)

  • OLG Düsseldorf, 30.10.2007 - 20 U 52/07

    Zur Erstattung von Rechts- und Patentanwaltskosten für Abschlusserklärung nach …

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Die Vorschrift gibt - in Ergänzung zu § 91 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 ZPO - lediglich einen prozessualen und keinen materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruch (vgl. OLG Düsseldorf, Mitt. 2008, 561, 562; Omsels, MarkenR 2009, 27, 31).

    Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen Grund (OLG Düsseldorf, Mitt. 2008, 561, 562; LG Mannheim…, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 30).

    Rn. 20 b) Die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind auch dann nicht ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu erstatten, wenn die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und daher zu ersetzen sind (OLG Düsseldorf, Mitt. 2008, 561, 562; LG Mannheim…, Urteil vom 24. März 2009 - 2 O 62/09, juris Rn. 32).

  • BGH, 26.02.2009 - I ZR 219/06

    Thermoroll

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Rn. 30 (2) Der Senat hat zwar in der Entscheidung "Thermoroll" der Klägerin jenes Rechtsstreits einen Anspruch auf Erstattung der Kosten zuerkannt, die durch die vorprozessuale Einschaltung eines Patentanwalts zur Abmahnung entstanden sind (Urteil vom 26. Februar 2009 - I ZR 219/06, GRUR 2009, 888 Rn. 24 = WRP 2009, 1080).

    Zudem war nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in jenem Fall (BGH, GRUR 2009, 888 Rn. 10) zur Klärung der Rechtslage eine markenrechtliche Recherche und damit eine Tätigkeit erforderlich, die zum typischen Arbeitsfeld eines Patentanwalts gehört.

  • BGH, 26.05.2009 - VI ZR 174/08

    Gebührenrechtliche Situation einer Abmahnungen wegen der Verletzung des …

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Rn. 37 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßgebliche Sicht des Geschädigten abzustellen (vgl. BGH…, Urteil vom 4. Dezember 2007 - VI ZR 277/06, GRUR 2008, 367 Rn. 17 = WRP 2008, 364; Urteil vom 26. Mai 2009 - VI ZR 174/08, WRP 2009, 992 Rn. 28;… Urteil vom 19. Oktober 2010 - VI ZR 237/09, WRP 2011, 79 Rn. 15 mwN).
  • BGH, 19.10.2010 - VI ZR 237/09

    Ersatzfähigkeit anwaltlicher Abmahnkosten nach Verletzung des …

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Rn. 37 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßgebliche Sicht des Geschädigten abzustellen (vgl. BGH…, Urteil vom 4. Dezember 2007 - VI ZR 277/06, GRUR 2008, 367 Rn. 17 = WRP 2008, 364;… Urteil vom 26. Mai 2009 - VI ZR 174/08, WRP 2009, 992 Rn. 28; Urteil vom 19. Oktober 2010 - VI ZR 237/09, WRP 2011, 79 Rn. 15 mwN).
  • BGH, 04.12.2007 - VI ZR 277/06

    Getrennt erfolgte Abmahnungen wegen Verletzung des Allgemeinen …

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Rn. 37 Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßgebliche Sicht des Geschädigten abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 4. Dezember 2007 - VI ZR 277/06, GRUR 2008, 367 Rn. 17 = WRP 2008, 364;… Urteil vom 26. Mai 2009 - VI ZR 174/08, WRP 2009, 992 Rn. 28;… Urteil vom 19. Oktober 2010 - VI ZR 237/09, WRP 2011, 79 Rn. 15 mwN).
  • BGH, 02.12.2004 - I ZB 4/04

    "Unterbevollmächtigter III"; Erstattungsfähigkeit der Reisekosten eines ständig …

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die sich einstellen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH, Beschluss vom 19. April 2007 - I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 21 = WRP 2005, 224 - Consulente in marchi, mwN).
  • BGH, 20.12.1994 - X ZR 56/93

    "Kleiderbügel"; Geltendmachung von Patentverletzungsansprüchen durch den Inhaber …

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Rn. 29 (1) Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat zwar in der Entscheidung "Kleiderbügel" die Auffassung des Berufungsgerichts in jenem Rechtsstreit gebilligt, dass der aus dem gewerblichen Schutzrecht - im Streitfall ging es um ein Gebrauchsmuster und ein Patent - Abgemahnte die Kosten einer berechtigten Abmahnung unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzen müsse und hierzu auch die Honorare für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt für deren Mitwirkung an der Abfassung des Abmahnschreibens gehörten (Urteil vom 20. Dezember 1994 - X ZR 56/93, BGHZ 128, 220, 229).
  • BGH, 19.04.2007 - I ZB 47/06

    Consulente in marchi

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die sich einstellen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstatten sind (BGH, Beschluss vom 19. April 2007 - I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 21 = WRP 2005, 224 - Consulente in marchi, mwN).
  • OLG Köln, 15.03.2006 - 17 W 315/03

    Wettbewerbssache als markenrechtlicher Kennzeichenstreit

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Zur Beurteilung der Erforderlichkeit können, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grundsätze herangezogen werden, nach denen zu beurteilen ist, ob die Beauftragung eines Patentanwalts in einer Wettbewerbssache im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war (vgl. dazu OLG Köln, GRUR-RR 2006, 350, 352;… Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 29. Aufl., § 12 Rn. 2.121 mwN).
  • BGH, 12.12.2006 - VI ZR 224/05

    Voraussetzungen eines materiell-rechtlichen Kostenerstattungsanspruchs wegen …

    Auszug aus BGH, 24.02.2011 - I ZR 181/09
    Die materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlagen - hier §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG - regeln abschließend, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Erstattung außergerichtlicher Kosten der Rechtsverfolgung besteht (vgl. BGH, Urteil vom 12. Dezember 2006 - VI ZR 224/05, NJW 2007, 1458 Rn. 22; aA Omsels, MarkenR 2009, 27, 32).
  • BGH, 06.05.2004 - I ZR 2/03

    Selbstauftrag

  • LG Berlin, 18.09.2007 - 15 O 698/06

    Markenrechtsstreit: Streitwert eines Unterlassungsanspruchs wegen …

  • OLG Stuttgart, 09.08.2007 - 2 U 23/07

    Markenrechtsverletzung durch Keywordwerbung

  • BGH, 03.04.2003 - I ZB 37/02

    "Kosten des Patentanwalts"; Erstattungsfähigkeit der Gebühren eines gleichzeitig …

  • OLG Frankfurt, 12.11.2009 - 6 U 130/09

    Abwendbarkeit des § 140 III MarkenG auf die Erstattung vorgerichtlicher …

  • OLG Hamburg, 19.07.2007 - 3 U 241/06

    Erstattungsfähige Abmahnkosten in Kennzeichenstreitsachen - Nichtanwendbarkeit …

  • OLG Karlsruhe, 26.08.1998 - 6 U 36/98

    Schadensersatz aufgrund des Vertriebs von mit dem Schriftzug "REPLAY" versehenen …

  • KG, 30.07.2010 - 5 U 161/08

    Vorprozessuale Patentanwaltskosten - Kostenerstattung patentanwaltlicher …

  • LG Hamburg, 19.10.2004 - 312 O 798/04

    Erstattung von Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten für eine außergerichtliche …

  • BGH, 11.06.2015 - I ZR 19/14

    Zur Schadensersatzpflicht wegen Teilnahme an einer Internet-Tauschbörse

    Rn. 73 a) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für die Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatz nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 = WRP 2004, 903 - Selbstauftrag; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 15 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).
  • BGH, 11.06.2015 - I ZR 7/14

    Zur Schadensersatzpflicht wegen Teilnahme an einer Internet-Tauschbörse

    Rn. 63 a) Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für die Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) ebenso wie als Schadensersatz nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 - I ZR 2/03, GRUR 2004, 789 = WRP 2004, 903 - Selbstauftrag; Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 15 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).
  • BGH, 10.05.2012 - I ZR 70/11

    Kosten des Patentanwalts IV

    Allein der nicht weiter substanziierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011, I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

    Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG, kann dagegen - wie der Senat in seinem nach Verkündung des Berufungsurteils veröffentlichten Urteil "Kosten des Patentanwalts II" entschieden hat - weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 11-14 = WRP 2011, 1057).

    Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen sachlichen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II).

    Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

    Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

    Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz muss über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung eine Markenrecherche durchzuführen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 26 - Kosten des Patentanwalts II).

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